18 gennaio 2019

BACARDI combina elementi non distintivi, ma vince

Nel Dicembre 2017 Bacardi & Company Ltd ha chiesto la registrazione di questo marchio figurativo, per bevande alcoliche:

L’esaminatore ha negato la distintività del segno che, tra l’altro, ha ritenuto, nonostante la designazione come marchio figurativo, rappresentare la forma di per sé del contenitore, a riprova della libertà d’interpretazione di quanto apparisse nella domanda (cfr. mio Avviso ai Naviganti, Conta solo la domanda). Di conseguenza, erano applicabili le norme in tema dei marchi 3-D.

Con decisione di un anno dopo (EUIPO, R1737/2018-4, 21/12/2018, DEVICE OF A BOTTLE BEARING A RED SEAL) l’EUIPO ha invece disatteso le valutazioni dell’esaminatore, rilevando, preliminarmente che il tipo di marchio non implica alcuna differenza quanto ai criteri dell’accertamento della distintività, rivolti ad accertare se i componenti del marchio o la loro combinazione si stacchino significativamente dal noto e comune nel settore considerato. Secondo la decisione, dal momento che non veniva rivendicata la distintività della forma della bottiglia, la questione doveva essere limitata al fatto se i singoli componenti, o la loro combinazione, fossero o meno distintivi nella loro rappresentazione grafica.

Dopo un’attenta analisi dei singoli elementi, la Commissione di ricorso ha riconosciuto che, per un verso o un altro, erano molto comuni e di per sé non potevano certo essere considerati distintivi, in questo condividendo le valutazioni dell’esaminatore. Ma è sulla loro combinazione che la decisione diverge.

Infatti, dopo aver ricordato che occorre preliminarmente far riferimento alla natura dei prodotti e a come il marchio viene percepito dal consumatore, è una delle poche volte – se non sbaglio – che viene applicato il principio cardine della GESTALTUNG (che ha introdotto le regole fondative della psicologia cognitiva della percezione, cfr. SANDRI, Conoscere e riconoscere, §9, in Riv. Dir.Ind., I, 2014/2 e in Academia.edu), secondo il quale “the combination of all these elements has a greater distinctiveness that the sum of its parts” (§ 9, WERTHEIMER, M. (1923), Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II: “la somma delle singole parti produce un risultato che va oltre il tutto che lo compongono. Ci sono degli insiemi di relazioni nei quali il tutto non deriva dalle singole parti e da come sono messe insieme, ma al contrario ciò che risulta parte di quel tutto è determinato dalle leggi che ne regolano la struttura interna”). E il concetto viene, significativamente, espressamente ribadito nelle conclusioni (§25).

La Commissione è consapevole – ho la sensazione – che ritenere distintiva, nelle presenti circostanze, la combinazione degli elementi della bottiglia, - non distintivi - comporti un certo coraggio, mentre diverse decisioni ad Alicante riprendono la tesi, ma nel contesto diverso dei marchi verbali c.d. d’insieme. Tant’è vero che ammette che “anche se ci sono vari contenitori di bevande alcoliche che hanno la forma di bottiglie trasparenti, contengono sigilli di ceralacca rossa, ornamenti come stemmi di antiche nobili famiglie e riconoscimenti, tutto questo non significa che la combinazione di tutti gli elementi non possa servire sul mercato a distinguere prodotti di una determinata impresa da quelle dei suoi concorrenti “(§20). Quegli elementi “conferiscono, al limite, un basso livello di distintività al marchio, se presi nell’insieme “(§ 23).

Per terminare, trovo molto interessante l’obiter dictum a proposito dell’interpretazione lessicale del termine ‘decorativo’.

In effetti, il termine ricorre frequentemente con l’equivalente ‘ornamentale’, nella giurisprudenza comunitaria a significare l’irrilevanza distintiva dei componenti del marchio, la loro marginalità. Nota, invece, acutamente l’Estensore tedesco che attesto di notevole background culturale, che il termine non è correttamente applicato a qualcosa che eserciti un appeal per l’occhio.

Un prodotto decorativo abbellisce o decora, ad esempio un albero di Natale, ma il marchio può assumere anche altre funzioni, estetiche, ad esempio, senza contraddire la funzione distintiva, assicurata dalla posizione e configurazione dei vari componenti tra loro (§21 e 24), come nel caso in esame.

Posizione reciproca e configurazione armonica che nelle circostanze finiscono per concorrere alla riconoscibilità e memorabilità dell’impressione d’insieme (altro principio della GESTALTUNG), questa volta non rilevato, se non di passaggio.

 

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