• Marchi registrati

5 aprile 2019

Recepimento della direttiva marchi: le modifiche al CPI sulla registrazione dei marchi e la procedura di opposizione

di Francesco Bonini

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 recepisce la direttiva UE 2015/2436 (ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi) ed il regolamento UE 2015/2424 (collegamento al nuovo Regolamento del marchio UE [Reg. MUE]). Esso si compone di tre parti fondamentali:

  • la prima (artt.1-15 e 19-28) modifica il c.d. Codice della Proprietà Industriale (CPI) negli articoli riguardanti i marchi e le procedure di opposizione alla loro registrazione;
  • la seconda (artt. 16-18) innova sostanzialmente la normativa riguardante la Commissione dei Ricorsi;
  • la terza (artt. 29-37) introduce le procedure di decadenza e di nullità dei marchi di impresa di fronte all’UIBM aggiungendo tale procedimento amministrativo, accanto alla via giudiziaria (Tribunali delle Imprese) (la seconda e la terza parte saranno oggetto di approfondimento in un successivo contributo).

Quest’ultima innovazione comporta il reclutamento di 30 nuovi esaminatori, che vadano a costituire la nuova Divisione di Annullamento [e a rinforzare le fila della Divisione di Opposizione].

L’art. 7 CPI viene modificato, superando il requisito obbligatorio della rappresentazione grafica di un marchio, per ottenerne la registrazione.

Ciò permette la registrazione dei c.d. "marchi non convenzionali" (per es. i marchi sonori [di rumore o di suono], le sequenze di movimento e così via), purché i segni siano atti ad essere rappresentati nel registro in modo facilmente accessibile alle autorità competenti e a descrivere precisamente l’oggetto della protezione.

L’art. 9 CPI precisa che non sono registrabili come marchio solamente le forme, ma anche le "caratteristiche" di un prodotto, che siano "naturali", "tecnico-funzionali" e "di valore sostanziale".

L’art. 11 CPI armonizza la legge italiana al Reg. MUE in merito ai marchi collettivi. In particolare, si stabilisce che solo le persone giuridiche (per es. enti pubblici, associazioni o consorzi privati, garanti della qualità di un prodotto) sono intitolate ad ottenere la registrazione di marchi collettivi. Sono escluse le persone fisiche e le società, quali le S.p.A, le S.r.l. e le S.a.s.

L’art. 11 comma 4 specifica che, nella zona geografica pertinente al marchio collettivo, qualsiasi soggetto può utilizzare il marchio e chiedere di diventare membro del consorzio che lo regola.

Infine, il regolamento del marchio collettivo non viene più allegato alla domanda di registrazione, ma entra a far parte della raccolta dei titoli di proprietà industriale di cui all’art 185 CPI.

Ciò dovrebbe permettere di definire una raccolta di regolamenti dei marchi collettivi e che essi siano consultabili da parte del pubblico.

L’art. 11-bis, armonizza il CPI alla Reg. MUE introducendo il nuovo "marchio di certificazione", i cui regolamenti, come quelli dei marchi collettivi, entrano a far parte della suddetta raccolta dei titoli di proprietà industriale.

Gli artt. 12 (novità) e 14 (conflitto con diritti di terzi) vengono innovati introducendo nuovi segni esclusi dalla registrazione di marchio:

  • le denominazioni di origine:
  • le indicazioni geografiche;
  • le menzioni tradizionali dei vini;
  • le specialità tradizionali garantite [es. la mozzarella campana];
  • segni che consistono o contengono rappresentazioni di varietà vegetali.

Essi si aggiungono ai motivi di opposizione alla registrazione dei marchi ex art. 176 CPI, che viene novellato, nonché di istanza di nullità ex art. 184-bis (di nuova introduzione).

L’art. 20 CPI rafforza i diritti conferiti al titolare di un marchio, mediante la registrazione, prevedendo:

  • che il titolare possa vietare l’uso ai terzi di un marchio, identico o simile al proprio e per prodotti identici/affini, anche a fini diversi da quelli distintivi per prodotti/servizi. Questo è possibile, se l’uso di terzi avviene senza giustificato motivo e trae indebito vantaggio/arreca pregiudizio al marchio registrato;
  • che il titolare possa vietare l’apposizione del marchio su confezioni, etichette, cartellini e simili [spesso realizzati e spediti separatamente dal contraffattore], cioè impedire atti preparatori al commercio di merce contraffatta- Egli può anche bloccare il transito, nello Stato, di merci che recano il marchio, senza autorizzazione;
  • che il titolare possa chiedere agli editori di dizionari, enciclopedie, opere di divulgazione, di indicare (con rettifica nell’edizione successiva), che il proprio marchio, riprodotto verbalmente, è registrato. Ciò rappresenta una nuova facoltà, per il titolare, di agire per contrastare la "volgarizzazione " del marchio. Tale norma era già presente nel regolamento del Marchio Comunitario e viene finalmente recepita nel CPI.

L’art. 121 CPI modifica l’onere della prova, nel caso in cui sia domandata/eccepita la decadenza di un marchio registrato per mancato uso. Spetta al titolare del marchio provare l’uso dello stesso, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’azione.

L’art. 122 viene innovato per coordinare l’azione giudiziaria a quella amministrativa nelle azioni di nullità e di decadenza. È improcedibile una di tali azioni, se, sul medesimo oggetto, per i medesimi fatti e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dell’UIBM o sia in corso un procedimento di questo tipo presso l’UIBM.

L’art 122-bis regola la legittimazione del licenziatario nell’azione per contraffazione. Salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare tale azione solo con il consenso del titolare. Tuttavia, se egli è licenziatario esclusivo, può avviare l’azione, previa messa in mora del titolare e può partecipare come interveniente nell’azione di contraffazione avviata dal titolare, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

 

 


Dott. Francesco Bonini
Studio Bonini srl