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11 aprile 2019

Recepimento della direttiva marchi: le novità sulla Commissione dei Ricorsi e sulle procedure di decadenza e nullità dei marchi

di Francesco Bonini

Nell'attuare la Direttiva UE 2015/2436 e nell'adeguare la legislazione nazionale al Regolamento UE 2015/2424, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, oltre ad avere modificato la parte del Codice della Proprietà Industriale (CPI) negli articoli relativi ai marchi e alle procedure di opposizione alla loro registrazione, ha innovato sostanzialmente la normativa riguardante la Commissione dei Ricorsi e ha introdotto le procedure di decadenza e di nullità dei marchi di impresa di fronte all'UIBM.

Le riforma si articola infatti in tre parti fondamentali:

  • la prima (artt.1-15 e 19-28) modifica il Codice della Proprietà Industriale (CPI) negli articoli riguardanti i marchi e le procedure di opposizione alla loro registrazione (per la quale si rinvia all'approfondimento precedentemente pubblicato);
  • la seconda (artt. 16-18) innova sostanzialmente la normativa sulla Commissione dei Ricorsi;
  • la terza (artt. 29-37) introduce le procedure di decadenza e di nullità dei marchi di impresa di fronte all’UIBM aggiungendo tale procedimento amministrativo, accanto alla via giudiziaria (Tribunali delle Imprese).

La seconda parte del Decreto Legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 è costituito da una completa riscrittura della procedura di fronte alla Commissione dei Ricorsi.

Propriamente l’argomento non rientra nell’ambito della Direttiva UE 2015/2436, ma si è colta l’occasione per modificare gli articoli 135 e 136 CPI e di aggiungere dodici nuovi articoli (dal 136-bis al 136-terdecies).

In questo modo, la procedura di ricorso viene disciplinata dettagliatamente, conferendo alla Commissione un quadro operativo meglio definito e ai ricorrenti un articolato più chiaro, entro il quale orientarsi per il deposito, prosecuzione e conclusione di una procedura di ricorso.

Lo scopo, quindi, è quello di dare efficienza e rapidità alla Commissione dei Ricorsi, che dovrà gestire anche eventuali istanze contro le decisioni su procedimenti di decadenza e nullità.

Nel dettaglio, gli articoli aggiunti disciplinano: il deposito del ricorso; l’iscrizione nel registro generale, l’esame preliminare da parte del Presidente (che può dichiararne la manifesta inammissibilità); si disciplina l’eventuale reclamo per impugnare inammissibilità od estinzione del procedimento; la fase preliminare; l’udienza di trattazione; le deliberazioni del collegio giudicante; i casi di sospensione, interruzione o estinzione del processo; la correzione di errori materiali; i provvedimenti cautelari, adottati con ordinanza dalla Commissione; il giudizio di ottemperanza (in caso di inadempienza dell’amministrazione al giudicato); il sistema di impugnazioni.

In aggiunta, gli articoli 176-181CPI (procedura di opposizione) apportano varie modifiche al testo precedente, principalmente per l’introduzione dei nuovi impedimenti alla registrazione (le denominazioni/indicazioni geografiche, di protezione alimentare e dei vini, le varietà vegetali).

La terza parte del Decreto Legislativo, la più rilevante, inserisce nove articoli (dal 184-bis al 184-decies CPI) che disciplinano la nuova procedura amministrativa di decadenza e di nullità.

Quest’ultima innovazione comporta il reclutamento di 30 nuovi esaminatori, che dovrebbero costituire la nuova Divisione di Annullamento (e a rinforzare le fila della Divisione di Opposizione).

Inoltre per introdurre nuove disposizioni regolamentari, relative a tale procedura, è prevista la pubblicazione di un apposito decreto attuativo del MISE.

L’art.184-bis preserva la possibilità di esperire queste azioni di fronte al Tribunale delle Imprese, ma introduce la "via amministrativa" di fronte all’UIBM, che può agire come istituto deflattivo di almeno una parte del contenzioso giudiziario in materia di proprietà industriale.

L’istanza di nullità può essere presentata per uno dei seguenti impedimenti alla registrazione:

  • ex art. 7 CPI (segni non idonei ad essere registrati, privi di rappresentazione "stabile, certa, facilmente accessibile";
  • ex art. 9 CPI (segni costituiti esclusivamente dalla forma/caratteristica "naturale", "funzionale" o "di valore sostanziale";
  • ex art. 10 CPI (stemmi ed altri simboli di interesse pubblico);
  • ex art. 14 (illiceità, decettività del segno; conflitto di esso con altri diritti di proprietà industriale o con denominazioni di origine DOP, IGP, STG, varietà vegetali);
  • ex art 12.1, lett c-f) (carenza di novità rispetto ad altri segni distintivi preesistenti);
  • marchio depositato da agente/rappresentante senza giusto motivo od autorizzazione.

L’istanza è improcedibile, se è già stata emessa una decisione dell’UIBM o se è in corso un procedimento di fronte all’UIBM/Tribunale delle Imprese, tra le medesime parti e sui medesimi fatti.

Qualora sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, connesso all’oggetto, l’istanza è sospesa.

L’istanza di decadenza può essere presentata:

  • ex art. 13.4 CPI (sopravvenuta volgarizzazione del marchio);
  • ex art. 14.2, lett. a), CPI (sopravvenuta decettività);
  • ex art. 24 CPI (mancato uso nel quinquennio).

L’art. 184-quinquies disciplina la prova dell’uso nei procedimenti di nullità: nei procedimenti di nullità basati su un marchio anteriore, registrato da oltre 5 anni, su istanza del titolare del marchio posteriore, il titolare di quello anteriore deve esibire prova dell’uso serio ed effettivo del medesimo o che ne esista un legittimo impedimento.

Il quinquennio per cui si richiede la prova dell’uso è calcolato sia dalla data di registrazione sia (ove possibile) considerando gli ultimi cinque anni, precedenti la data di deposito o di priorità del marchio posteriore.

In mancanza di presentazione di detta prova entro un termine stabilito, l’istanza è respinta.

La disciplina si applica anche nel caso in cui il marchio anteriore sia dell’UE; in questo caso il suo uso effettivo è determinato dall’art. 15 del Regolamento UE 2017/1001.

L’art. 184-septies sospende il procedimento, se il diritto anteriore invocato non è giunto a registrazione; si sospende il procedimento, anche nel caso in cui sia in corso, contro il diritto anteriore, una procedura di nullità o decadenza, fino a decisione definitiva su tale procedimento.

La decisione di decadenza o di nullità anche parziale ha efficacia erga omnes e produce i suoi effetti dalla data di deposito dell’istanza di decadenza (ex nunc) o, su istanza del richiedente, dalla data anteriore, in cui sia avvenuta la decadenza; la nullità, invece produce i suoi effetti fin dalla data di registrazione del marchio annullato (ex tunc).

E’ prevista, anche contro le decisioni di nullità e decadenza, la possibilità di depositare istanza di ricorso presso la Commissione dei Ricorsi.
 

 


Dott. Francesco Bonini
Studio Bonini srl