5 aprile 2019

VUITTON e le scorciatoie dell’EUIPO

Il nostro cervello è plastico, nel senso che si è scoperto che ha un’innata capacità strutturale che lo predispone ad adattarsi al mutare delle circostanze e del contesto in cui opera. Più o meno l’avevamo  già intuito, ma psicologi e cognitivisti americani ci hanno costruito sopra, sulla base delle recenti evidenze delle neuroscienze, una vera e propria teoria comportamentale, quella dell’belief adjustement, dell’aggiustamento, che, naturalmente, interessa anche il giudice e il suo orientamento nello svolgimento del processo decisionale (me ne sono già occupato nel mio Avviso ai naviganti, Io sò io e voi non siete...).

In sostanza si tratta dell’attitudine a conformarsi a delle situazioni precedenti, molto simili a quella in cui si viene a trovare il giudicante. Già dai tempi della GESTALTUNG (anni ‘30) si è capito che tra le varie regole che governano la percezione, ce ne è una, secondo cui tendiamo, nell’affrontare problemi complessi, a scegliere la via più semplice e più breve (principio della cd. buona continuazione).

La nostra mente è pigra, insegna Daniel KHANEMAN (cfr. mio Avviso KAHNEMAN, chi era costui?) e cercainconsapevolmente di portarci su delle soluzioni rassicuranti, piuttosto che innovative o critiche, e che ci evitino fatiche mentali che esorbitano dai limiti che anche la nostra mente conosce e con cui bisogna fare i conti (LEGRENZI, UMILTA’, 2018).

Fatta questa premessa, non è chi non veda come questa predisposizione del giudice si converta da una attitudine meramente soggettiva al problema oggettivo del valore da attribuire ai precedenti. Naturalmente il problema viene affrontato e risolto in modi diversi a seconda dell’ordinamento giuridico in cui si inserisce.  Così nella Common law  degli anglosassoni, tutti abbiamo in memoria la visione filmica del brillante praticante di studio che dopo affannose nottate di ricerca in biblioteca trova il famoso precedente di non si sa quanti anni prima, che consente di risolvere il caso al leader dello studio legale iper-megalattico, che non mancherà di promuoverlo a partner.

Da noi è diverso. Per restare a casa nostra, sappiamo che l’autonomia e l’indipendenza dei nostri magistrati consente loro anche di disattendere una pronuncia della Cassazione, almeno fino a quando le Sezioni Unite esprimono un principio di diritto ineludibile.

Nell’ordinamento comunitario, è molto frequente che le parti, nel sostenere le proprie ragioni nelle controversie sul marchio, si rifacciano nelle istruttorie davanti all’EUIPO ai precedenti dell’Ufficio. Il che si spiega facilmente, anche considerando il numero enorme di decisioni che vengono prese, per cui cerca cerca alla fine qualcosa di utile si trova sempre.

All’inizio, l’Ufficio si è sempre difeso invocando l’autonomia del sistema del marchio comunitario, per cui le decisioni dovevano seguire il principio di legalità. Per anni lo sbarramento ha funzionato e tutti i riferimenti ai precedenti dell’Ufficio sono stati – con una certa aria di sufficienza– sistematicamente bocciati.

Poi qualcosa è cominciato a cambiare, perché i principi della buona amministrazione, da un lato,  e l’emersione della contraddittorietà delle decisioni in casi molto simili, dall’altro,  ha finito per far mugugnare i consulenti e gli avvocati, minando la credibilità del sistema, del fair approach e  alimentando le accuse di inconsistency della giurisprudenza di Alicante.

Viene dunque a proposito la presa di posizione del Tribunale Generale nel caso VUITTON (T- 372/1, 29/11/2018, Louis Vuitton/Bee Fee Group) che ha annullato la decisione della Quarta Commissione di ricorsi che aveva ritenuto di non prendere in alcuna considerazione i precedenti segnalati della VUITTON. La quale si era vista respingere la sua opposizione per mancata confondibilità tra questi due segni

    

e giudicando che non era stata data la prova (sic!) che il marchio VUITTON era sufficentemente noto al pubblico de prodotti interessati (classe 18 e 25).

Nel suo ricorso al Tribunale Generale la VUITTON aveva sostenuto che la Commissione di ricorso aveva ignorato le precedenti decisioni prodotte in giudizio, nonostante fossero rilevanti quanto alla percezione del segno e la sua reputazione nell’Unione Europea e basate sulle stesse prove documentali.

La Commissione non poteva limitarsi a dire che non era legata dalle precedenti decisioni e dalla prassi, senza violare del principio della certezza del diritto. A parte il fatto che la Divisione d’annullamento si era comportata in senso esattamente contrario. Lo stesso era a dirsi per quanto riguardava anche sentenze della magistratura dei Paesi membri, come nel caso del Tribunale di Roma, Bologna e Napoli che avevano accertato inequivocabilmente la notorietà e reputazione del marchio VUITTON.  

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha decisamente censurato il comportamento della Commissione: “it was for the Board of Appeal, in accordance with the case-law cited and recalled in paragraphs 28 to 31 above, to take those decisions into account and to consider with especial care whether it should decide in the same way.”(§ 51)..

La negazione della reputazione del marchio è stata davvero sorprendente se si considera che – almeno nel nostro ordinamento – sarei tentato di considerarla come un fatto notorio che esimeva la parte da qualsiasi onere probatorio.

Conseguente all’omessa considerazione dei numerosi e qualificati precedenti, anche la comparazione visiva, fonetica e concettuale ne è risultata distorta e inattendibile (§ 71 a 88) Il Tribunale ha quindi concluso per la confondibilità tra i due segni che, per la verità, mi pare più che evidente.

La sentenza, inoltre, ha rilevato tutta una serie di errori e inesattezze in cui è incorsa la decisione contestata.  Di passaggio, mi pare interessante l’interpretazione allargata del concetto di reputazione che conferma la tendenza evolutiva della funzione tradizionale del marchio.

Vale la pena di riprendere quanto sottolineato in proposito dal Tribunale (l’inglese è facilmente comprensibile) al § 21: “it must be pointed out that, while the primary function of a mark is unquestionably that of an ‘indication of origin’ the fact remains that a mark also acts as a means of conveying other messages concerning, inter alia, the qualities or particular characteristics of the goods or services which it covers or the images and feelings which it conveys, such as, for example, luxury, lifestyle, exclusivity, adventure, youth. To that effect, the mark has an inherent economic value which is independent of and separate from that of the goods and services for which it is registered. 

Tornando ai precedenti, il caso in esame è emblematico, data la grande notorietà del segno VUITTON e l’ampiezza dei riconoscimenti ottenuti, a diversi livelli giurisdizionali.

Ma non è dubbio che l’Ufficio non può sottrarsi all’obbligo di una corretta e accurata motivazione nelle proprie decisioni, evitando scorciatoie di comodo.

 

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