• Marchi registrati

21 maggio 2019

Il Tribunale UE conferma l'annullamento della registrazione del marchio "Neymar" per malafede

di Maria Alessandra Monanni

Il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato, il 14 maggio 2019 (causa T-795/17), quanto deciso precedentemente dall’EUIPO, dichiarando di annullare la registrazione del marchio denominativo "NEYMAR", in quanto il titolare del segno distintivo avrebbe agito in malafede.

 

Il fatto

Il 17 dicembre del 2012 un cittadino portoghese, sig. Carlos Moreira (di seguito "sig. Moreira") deposita la domanda di registrazione del marchio denominativo "NEYMAR" presso l’EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà intellettuale), per prodotti rientranti nella classe 25, "articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria".

Il 3 gennaio 2013 avviene la pubblicazione della domanda di marchio dell’Unione Europea, sottoposto poi a registrazione il 12 aprile 2013, con il numero 11.432.044.

Nel febbraio 2016 però le cose cambiano: il sig. Neymar Da Silva Santos Júnior (di seguito "sig. Da Silva") - calciatore brasiliano - presenta istanza di dichiarazione di nullità nei confronti del marchio "NEYMAR", nella totalità dei prodotti in esso rivendicati, ai sensi dell’art. 52, par. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (come modificato dall’art. 59 par. 1), lettera b) del Regolamento (UE) 2017/1001).

Questo perché il marchio denominativo "NEYMAR" contestato, corrispondeva esattamente al nome del sig. Da Silva - Neymar - con il quale lui stesso, al momento del fatto, era già diventato famoso come calciatore professionista, ma il marchio era stato registrato senza il suo consenso. Infatti, in base ai resoconti di stampa del periodo, il calciatore brasiliano era già conosciuto a livello internazionale. Quindi, non era certamente possibile per un terzo, estraneo al calciatore, poter registrare un marchio con tale riferimento denominativo a meno che agisse in malafede.

Difatti le disposizioni menzionate sanciscono i motivi di nullità assoluta, tali per cui "su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché (..) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede".

La richiesta di dichiarazione di nullità presentata dal sig. Da Silva viene accolta dall’EUIPO in quanto, al momento della presentazione della domanda di registrazione, il titolare del marchio "NEYMAR" avrebbe agito in malafede.

In data 11 gennaio 2017 il sig. Moreira ("parte ricorrente") presenta ulteriore ricorso al Tribunale dell’Unione Europea nei confronti dell’EUIPO affinché non fosse annullata la registrazione del marchio contestato. 

 Il ricorso al Tribunale UE

La ricorrente, pertanto, con tale ricorso chiede al Tribunale europeo di:

- annullare la decisione impugnata;

- dichiarare valido il marchio controverso;

- condannare l'EUIPO alle spese.

Di contro l’EUIPO richiede al Tribunale di:

 - respingere l'azione;

- condannare la ricorrente alle spese.

La motivazione che adduceva la ricorrente ineriva la violazione dell’art. 52, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 207/2009, sostenendo che lei stessa non aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio "NEYMAR".

La ricorrente dichiarava di fatto che la scelta del nome per il marchio era stata intrapresa per ragioni esclusivamente fonetiche e che il richiamo allo stesso nome di Neymar, con cui infatti il calciatore era diventato famoso, fosse determinato dal caso. Inoltre, precisava che le sue conoscenze in ambito calcistico erano piuttosto limitate. Di conseguenza negava di aver richiesto la registrazione del marchio con l’intento di sfruttare la notorietà del calciatore.

La decisione

Il Tribunale dell’Unione Europea, sulla base degli elementi di prova forniti dall’EUIPO a sostegno della dichiarazione di nullità del marchio contestato, conferma la decisione dell’Ufficio di annullamento della registrazione del marchio "NEYMAR", in quanto il titolare ha agito in malafede.

Le motivazioni di questa decisione sono avvalorate dal fatto che il sig. Moreira aveva affermato in realtà che al momento della presentazione della domanda fosse a conoscenza di chi fosse il sig. Da Silva, ma che comunque non fosse al corrente del livello di popolarità del calciatore, e certamente, a suo parere, non era ancora conosciuto in Europa.

Il Tribunale di contro, valutando gli elementi di prova, sostiene che il sig. Da Silva fosse già popolare al momento del fatto in causa, in seguito ai risultati conseguiti nella Nazionale brasiliana e ad "un’ampia copertura mediatica in Europa tra il 2009 e il 2012, in particolare in Francia, in Spagna o nel Regno Unito". Pertanto, il sig. Da Silva aveva già conquistato una sua notorietà, quale calciatore di talento, che aveva richiamato altresì l’interesse di rilevanti società calcistiche europee.

In ragione di questi fattori, il Tribunale asserisce che il sig. Moreira non poteva certamente non essere a conoscenza del calciatore e della sua fama al momento del fatto, avvalorato dalla presentazione, nello stesso contesto, di un'ulteriore domanda di registrazione di un marchio denominativo che di per sé richiamava il nome di un altro calciatore. 

Infatti, risulta che, lo stesso giorno della domanda di registrazione del marchio contestato, il ricorrente abbia presentato un’ulteriore domanda di registrazione per il marchio denominativo "IKER CASILLAS": denominazione che corrisponde a sua volta al nome di un calciatore spagnolo.

La decisione dell’EUIPO, quindi, era avvalorata da questo secondo deposito e da "elementi oggettivi, risultanti da un fascicolo probatorio costituito da articoli di stampa e da articoli diffusi online", comprovanti la notorietà del calciatore brasiliano.

Con questi presupposti, il Tribunale ricusa la motivazione della ricorrente sostenendo che la stessa non avesse sicuramente una conoscenza limitata del mondo calcistico e che, nello specifico, non abbia esibito prove convincenti per confutare la decisione dell’EUIPO. Per cui l’unica ragione che potesse chiarire perché avesse depositato la domanda di registrazione del marchio contestato era la "volontà di sfruttare in modo parassitario la notorietà del calciatore" - e quindi la sua reputazione - "al fine di ottenere determinati vantaggi finanziari".

Per queste ragioni il Tribunale respinge "il motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno dell’annullamento" e condanna il sig. Carlos Moreira al pagamento delle spese nel loro complesso.
 


Dott.ssa Maria Alessandra Monanni

Legal Specialist in Proprietà Intellettuale 
Copywriter e Blogger