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6 dicembre 2016

La doppia identità di OSCAR: marchio e nome comune

GIANPIERO COCCIA

La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la validità del marchio “OSCAR” con riferimento al settore dell'industria cinematografica, attribuendo di conseguenza al titolare, l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), pieni diritti al suo utilizzo esclusivo. Per altro verso la Suprema Corte ha dichiarato il marchio “OSCAR” decaduto per volgarizzazione in relazione a servizi di diversa natura, nella fattispecie i servizi relativi all'istruzione ed allo spettacolo nella classe 41 della Classificazione di Nizza.

 

La causa

Nel 2007 l’Academy of Motion Pictures Arts and Science citava in giudizio l’Associazione Italiana Calciatori, A.I.C. Service S.r.l. e Media Service S.r.l. per contraffazione del proprio marchio “OSCAR” (registrato come marchio italiano n. 988918 e comunitario – ora dell’Unione Europea – n. 2931038) poiché utilizzato per una manifestazione denominata “OSCAR DEL CALCIO”, in occasione della quale venivano premiati i migliori calciatori, allenatori ed arbitri della trascorsa stagione calcistica. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano le domande dell’attrice ed in via riconvenzionale eccepivano la volgarizzazione del marchio “OSCAR”, essendo questo divenuto un termine di uso comune sin dai primi anni ottanta per identificare genericamente il primo premio di qualunque manifestazione.

Il Tribunale di Venezia, con decisione n. 2143/2008, rigettava le domande riconvenzionali di nullità e decadenza per sopravvenuta perdita di carattere distintivo formulate dalle convenute, confermando invece la piena validità dei marchi “OSCAR” di AMPAS. Il Tribunale rigettava tuttavia anche la domanda di contraffazione formulata dall’attrice, in particolare per assenza di identità o affinità tra i servizi rispettivamente identificati con i marchi.

In sede di appello la Corte di Venezia, con sentenza n. 2678/2011, riformava la decisione di primo grado accogliendo i motivi dell’appello incidentale e dichiarando la decadenza per volgarizzazione del marchio italiano “OSCAR” n. 988918 e la nullità per carenza ab origine di distintività del marchio comunitario n. 2931038 di AMPAS, essendo il marchio “OSCAR” divenuto termine di uso comune.

Nel 2012 AMPAS presentava ricorso alla Corte di Cassazione.

Questa, con sentenza n. 15027 del 21 luglio 2016, ha parzialmente riformato la decisione resa in appello confermando la validità dei marchi italiano e comunitario “OSCAR”, ma esclusivamente in relazione al settore dell’industria cinematografica.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che il fenomeno della volgarizzazione di un marchio si verifica quando la parola “è acquisita dalla realtà linguistica”, così che ogni collegamento con l’azienda di origine è perduto. Ciò che originariamente era marchio diviene quindi un neologismo, un “nome comune di cosa”.

Per altro verso la Cassazione ha ricordato che ove un marchio sia protetto in relazione a più prodotti o servizi è possibile che la decadenza operi solo per alcuni di essi. Nel caso della volgarizzazione può pertanto accadere che il marchio si generalizzi in funzione descrittiva di una categoria di prodotti e servizi soltanto, mantenendo al contempo la sua capacità distintiva in relazione ad altri.

A questo proposito la Suprema Corte ha precisato che la sentenza d’appello correttamente rilevava che il termine “OSCAR” oggi assume un duplice significato: da un lato è percepito quale generico riconoscimento volto a premiare l’eccellenza nelle competizioni di ambiti eterogeni; dall’altro preserva la sua capacità individualizzante in relazione allo specifico settore cinematografico, ove “OSCAR” assume la funzione di marchio inequivocabilmente ed univocamente riferibile all’Academy che annualmente organizza l’evento. Ciononostante, la Corte d’Appello traeva conclusioni errate, affermando la volgarizzazione tout court del marchio “OSCAR”, anziché in relazione a settori diversi da quello cinematografico.

In considerazione di quanto sopra la Suprema Corte ha parzialmente accolto il ricorso di AMPAS, riformando di conseguenza la sentenza della Corte di Appello nella misura in cui questa ha considerato il marchio “OSCAR” volgarizzato anche in relazione al settore dell’industria cinematografica. La Suprema Corte ha altresì statuito nel merito rigettando le domande di contraffazione e consequenziali, ritenendo di fatto dissimili i servizi per i quali è stato utilizzato “OSCAR DEL CALCIO” da quelli per i quali il marchio “OSCAR” ha preservato la sua funzione distintiva.

 

Commento

La decisione della Suprema Corte conferma il fatto che la volgarizzazione non opera automaticamente in relazione a tutti i prodotti/servizi rivendicati, essendo invece necessario accertare in relazione a quale ambito merceologico l’istituto giuridico esplichi i suoi effetti. Può pertanto accadere che un marchio assuma una doppia identità, preservando la sua funzione distintiva e di indicazione di origine commerciale per alcuni prodotti o servizi, per altri divenendo invece termine meramente descrittivo e, di conseguenza, di uso comune.

Nel caso di specie il discrimine è dato dal contesto. Nella misura in cui “OSCAR” sia utilizzato nel settore dell’industria cinematografica allora esso assolverà alla funzione di marchio ed il consumatore lo assocerà all’Academy ed alla relativa cerimonia di premiazione. Al contrario l’uso del termine “OSCAR” in altri ambiti, quali ad esempio per una cerimonia di premiazione in ambito calcistico, sarà percepito dal consumatore quale termine comune atto ad identificare un qualunque premio o evento legato all’eccellenza.

Le argomentazioni della Suprema Corte sono chiare in punto di diritto, ciononostante permangono dei dubbi circa la possibilità di utilizzare liberamente il termine “OSCAR”, seppur in settori diversi da quello cinematografico.

La normativa marchi italiana e, in generale, dell’Unione Europea, garantisce infatti una tutela accresciuta ai marchi che godono di rinomanza, oltre il principio di affinità dei prodotti/servizi. La più ampia protezione è garantita ai marchi rinomati qualora l’uso senza giusto motivo del segno successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.

La Corte Suprema ha tuttavia precisato che nel caso in esame la rinomanza o celebrità del marchio “OSCAR” non è stata oggetto di discussione nei precedenti gradi di giudizio, seppur l’Academy abbia, quanto meno formalmente, eccepito anche la violazione delle relative norme e la Corte d’Appello abbia incidentalmente parlato di marchio rinomato.

È quindi lecito chiedersi quale sarebbe stato l’esito del giudizio nel caso in cui, accertata la rinomanza del marchio “OSCAR”, l’Academy avesse dato prova dell’indebito vantaggio o del pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo del marchio. L’uso di “OSCAR” per servizi non affini avrebbe integrato gli estremi della contraffazione di marchio oppure la volgarizzazione occorsa in relazione a servizi diversi da quelli legati all’industria cinematografica avrebbe comunque rappresentato un limite alla più ampia tutela garantita ai marchi rinomati? La Suprema Corte avrà probabilmente occasione di pronunciarsi in futuro anche su tale quesito.

 


Dott. Gianpiero Coccia