11 gennaio 2019

Conta solo la domanda

Conta quello che dico io o decide l’EUIPO? Mi sono già occupato del problema, ma mi pare che è pacifico, nei giudizi di nullità e invalidazione del marchio registrato, che l’accertamento della identità del segno debba fondarsi unicamente su quanto appare dalla domanda di registrazione (cfr. Avviso ai naviganti, Il cubo di RUBIK), come insegna la nostra migliore dottrina (SENA in particolare). Diversa potrebbe invece essere la soluzione nei procedimenti di contraffazione.

Accade infatti spesso di notare una certa indecisione, se non incertezza, nella redazione della domanda di registrazione di un marchio, da noi, come ad Alicante,  quanto alla classificazione del marchio rivendicato. A volte vengono indicati come marchi figurativi quelli che chiaramente sono marchi di forma, altre volte non è chiaro se la riproduzione a colori comprenda o meno la rivendicazione di un colore. Sul marchio verbale con una grafica particolare c’è poi una bella confusione tra i tedeschi – che li definiscono figurativi – e l’EUIPO che, almeno di norma, considera le stilizzazioni grafiche del tutto irrilevanti. Ed è evidente che non si tratta solo di questioni meramente lessicali perché ad ogni tipo di marchio l’ordinamento riconduce tutela ed effetti diversi.

La Corte di giustizia (C-433/17 P, 25/10/2018, ENERCON/GAMESA EOLICA/EUIPO) ha ora preso decisamente posizione sul punto, dando un’interpretazione restrittiva dell’art. 26,3) del Regolamento N. 207/2009 (inalterato dopo la Riforma), che rinvia per le condizioni di registrabilità alla Regola 3 del Regolamento  No 2868/95  che prevede la indicazione della categoria di appartenenza del marchio. Per intenderci, il marchio richiesto nella classe 7 per turbine energetiche a vento, era il seguente

e le parti hanno discusso in questa interminabile controversia se doveva considerarsi un marchio di colore o un marchio figurativo bi-dimensionale. Il Tribunale Generale, infatti, aveva già osservato che andava rispettata la descrizione del richiedente (nel senso del marchio di colore) e che la forma trapezoidale esulava dall’ambito della protezione, serviva solo a indicare come i colori andavano applicati ai relativi dispositivi.

La ricorrente ha cercato di sostenere che l’indicazione del tipo di marchio non era un requisito legale, ma rispondeva semplicemente alle necessità amministrative dell’Ufficio. Era un marchio figurativo e come tale andava trattato. La sentenza impugnata, tra l’altro, non avrebbe preso in considerazione il certificato internazionale prodotto, da cui sarebbe risultato che il marchio era un segno figurativo composto da diversi elementi.

Ma la Corte non ha accolto queste argomentazioni e, confermando le valutazioni del Tribunale Generale, ha aggiunto però – ed è questo l passaggio che interessa – che il sistema prevede che una volta scelta la tipologia del marchio, questa non può più essere modificata: “That provision, however, does not authorise the category of EU trade mark chosen by the applicant in its application to be changed to another category of mark” (§ 25). Conseguentemente, conclude lapidariamente la Corte, il carattere distintivo del marchio  deve essere accertato in conformità della categoria del marchio scelta (§ 27).

Vorrei osservare tuttavia che cambiare di categoria non è la stessa cosa che interpretare la domanda. Che il richiedente non possa cambiare la domanda, una volta depositata, nei suoi requisiti iniziali è certo incontestabile, e molte prescrizioni e ragioni di ordine sistematico giustificano questo assunto. Che l’Ufficio non possa cambiare la domanda d’imperio, è anche palesemente evidente. Ma questo divieto lascia del tutto impregiudicata la questione di fondo, se cioè la domanda, al di là delle formalità con cui si esprime, rifletta o meno l’effettiva volontà del dichiarante. Nel diritto civile, direi di ogni ordinamento europeo, il rispetto della reale volontà negoziale è comunemente condiviso e trova puntuale riscontro nella disciplina dei vizi genetici e funzionali della dichiarazione, con l’eventuale sanzione dell’annullamento.

Una certa flessibilità della disciplina del marchio in sede di avviamento del procedimento di registrazione è, del resto, ammessa, come ad esempio nel depotenziamento dell’inserimento dei prodotti nella classificazione di Nizza a formalità di natura amministrativa, situazione alla quale, non a caso, il ricorrente si è implicitamente richiamato. Né vale opporsi in contrario che il richiedente non avrebbe altri modi di esprimere le sue intenzioni. Incertezze e imprecisioni – anche se la tendenza dopo TRANSLATOR e della Riforma va nella direzione di una maggior precisione e chiarezza  – possono essere rimosse, con l’attenta considerazione di quanto risulta dal file e in sede di istruttoria dalla quale la reale volontà dell’interessato può essere ricostruita (in analogia alla flessibilità che attenua il rigore di una motivazione canonica delle decisioni).

In somma, non so se la specialità del procedimento amministrativo della registrazione del marchio, nazionale o europeo che sia, possa giustificare l’applicazione così stretta delle Regole proposta dalla Corte di Giustizia con questa pronuncia.

Forse qualche altro chiarimento non guasterebbe.

 

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