• Marchi registrati

22 luglio 2019

Le novità introdotte dal Decreto Crescita sui marchi storici: spunti di riflessione

di Stefano Casartelli

Il c.d. Decreto Crescita 2019 (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 100) contiene - secondo una logica sempre più frequente negli ultimi anni - misure estremamente eterogenee e spesso non connesse tra loro volte a favorire la crescita economica. Anche il diritto industriale è interessato dal nuovo decreto legge, il cui capo terzo contiene due articoli, dedicati rispettivamente ai marchi storici (art. 31) e al contrasto all’Italian sounding ed agli incentivi al deposito di brevetti e marchi (art. 32).

Nel presente articolo saranno esaminate le norme relative ai marchi storici e le relative - non trascurabili - problematiche, probabilmente in gran parte derivanti da una stesura della norma frettolosa e più dettata da ragioni di politica industriale che da valutazioni strettamente legate al diritto dei marchi. L’intervento legislativo, come noto, è stato infatti ispirato da un caso di delocalizzazione, nel contesto di una crisi aziendale, della produzione di una celebre impresa dolciaria italiana.

 

La nozione di marchio storico

La nozione di “marchio storico” è nuova nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), nel quale il Decreto Crescita 2019 introduce tre nuovi articoli. Il nuovo art. 11-ter stabilisce al comma 1 che il titolare o il licenziatario esclusivo di “marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale” possa ottenere l’iscrizione del marchio nell’apposito registro tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Quale osservazione preliminare, essendo la norma inserita nel codice della proprietà industriale, si deve ritenere che la stessa si applichi ai soli marchi nazionali e non a quelli dell’Unione europea, disciplinati esclusivamente dal diritto europeo: ogni tentativo di estenderne l’applicazione anche ai marchi dell’Unione sarebbe chiaramente illegittimo. Particolarmente problematica sarebbe pertanto l’ipotesi in cui uno stesso segno “storico” sia registrato allo stesso tempo come marchio nazionale ed europeo.

Ciò premesso, la definizione sopra illustrata presenta non pochi margini di incertezza. In primo luogo, come evidente, non è affatto chiaro cosa si intenda esattamente per impresa “di eccellenza” o, meglio, il grado di “eccellenza” sufficiente ad integrare il requisito. Tale eccellenza è testualmente ricollegata non a determinati prodotti contraddistinti dal marchio, ma all’impresa (titolare o licenziataria esclusiva) che ne fa uso, il che rende se possibile ancor più complesso valutare la sussistenza del requisito.

A ben vedere, anche il collegamento con il territorio nazionale è riferito all’impresa e non ai relativi prodotti (“impresa storicamente collegata al territorio nazionale”). In ogni caso, la natura di tale collegamento è poco chiara: ad esempio, potrebbero essere qualificati come marchi storici i marchi delle imprese che - sebbene abbiano solidamente in Italia la propria sede centrale - producono già all’estero una parte significativa dei propri prodotti?

La genericità e l’incertezza della definizione, di cui si sono appena visti alcuni aspetti, non la rendono certamente felice. Tale incertezza si ripercuoterà inevitabilmente sull’esame, ad opera dell’UIBM, delle istanze di iscrizione. Ma non solo: come si vedrà di seguito, alcuni degli aspetti più problematici della nuova normativa si applicano al mero ricorrere dei requisiti di cui alla definizione, a prescindere dalla effettiva registrazione del marchio come storico.


La registrazione del marchio storico. I vantaggi previsti dal legislatore

Il nuovo art. 185-bis del Codice della Proprietà industriale istituisce il “registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale”. L’iscrizione nel registro non pare, ad un primo esame, comportare vantaggi particolarmente significativi: consente soltanto (art. 11-ter, comma 2, c.p.i.) di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, l’apposito logo “marchio storico di interessa nazionale”, che dovrà essere istituito mediante un apposito decreto ministeriale, il quale definirà anche i criteri per il relativo uso.

Solo la prassi consentirà di verificare quanto successo avrà la possibilità di iscrizione nel nuovo registro. Forse, le imprese italiane veramente “di eccellenza” e pacificamente riconosciute come tali, potrebbero non avere un significativo interesse ad iscrivere i propri marchi nel registro al fine di poter utilizzare l’apposito logo, in quanto difficilmente avrebbero bisogno di quest’ultimo per dimostrare al pubblico la propria reputazione storica.

Ciò anche alla luce del fatto che l’iscrizione nell’apposita sezione nel registro comporta con certezza l’applicabilità delle discusse nuove norme in materia di crisi d’impresa.


La “valorizzazione” dei marchi storici nelle crisi di impresa

Le previsioni che più faranno discutere sono quelle contenute nel nuovo art. 185-ter c.p.i., che pone stringenti obblighi in capo alle imprese titolari o licenziatarie (si presume esclusive, in coerenza con il nuovo art. 11-ter) di marchi storici che intendano “chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo”, e può anche portare alla nazionalizzazione dell’impresa. Si tratta di previsioni estremamente limitative della libertà di impresa e di dubbia compatibilità con il diritto dell’Unione europea, che saranno meglio analizzate in seguito.

Ad una prima lettura, un osservatore poco attento potrebbe ritenere che, per evitare di essere soggetta alle norme di cui all’art. 185-ter, ad un’impresa basti evitare di iscrivere i propri marchi storici nell’apposito registro. Non è però così: ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, la procedura applicabile in caso di crisi di impresa si applica all’“impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter [ossia dei requisiti per l’iscrizione nel registro speciale]”. Pertanto, quandanche il marchio non sia registrato come “storico”, l’autorità pubblica - qualora ritenesse (a torto o a ragione) sussistenti i requisiti - potrebbe cercare di assoggettare l’impresa titolare alla speciale procedura in materia di crisi di impresa, con ciò accrescendone gli effetti limitativi della libertà di iniziativa economica. La genericità dei requisiti di cui al comma all’art. 11-ter contribuirebbe ad aggravare ulteriormente il quadro.

Ciò chiarito, è possibile analizzare il concreto svolgimento della procedura. In primo luogo, essa trova applicazione in caso di chiusura del sito produttivo “di origine” o di quello principale, per (i) la cessazione della produzione o (ii) la delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, in ogni caso con conseguente licenziamento collettivo. Il fatto che la procedura, testualmente, si applichi anche alle delocalizzazioni interne all’Unione europea (“al di fuori del territorio nazionale”) è un aspetto estremamente critico, che potrebbe facilmente essere ritenuto in conflitto con il diritto dell’Unione europea e, segnatamente, con la libera circolazione dei capitali.

L’impresa che intenda compiere una delle predette azioni dovrà notificare il progetto di chiusura o delocalizzazione al Ministero dello Sviluppo economico. Quanto alla tempistica, la legge è estremamente generica (“senza ritardo”): è comunque logico ritenere che la notifica debba avvenire in ogni caso prima che siano poste in essere le attività di cui al progetto. Le informazioni che devono essere fornite al Ministero, molto ampie, sono le seguenti:

  • i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto;
  • le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali;
  • le azioni che l’impresa intende intraprendere per trovare un acquirente;
  • le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Merita di essere sottolineato che gli ultimi due punti costituiscono una deroga alle norme ordinarie che regolano le crisi di impresa, in quanto non vi è generalmente alcun obbligo di attivarsi per trovare un acquirente. L’ultimo punto, inoltre, sembrerebbe imporre all’impresa di acconsentire ad una vera e propria collettivizzazione. Si tratta, con ogni evidenza, di ulteriori significative limitazioni della libertà di iniziativa economica.

Ricevuta la comunicazione, il Ministero avvia un procedimento per individuare gli interventi da compiere utilizzando le risorse di cui al Fondo per la tutela dei marchi storici. Ai sensi dell’art. 185-ter, co. 1, c.p.i., tale fondo opera mediante “interventi nel capitale di rischio” delle imprese titolari o licenziatarie di marchi storici. Le modalità di tali interventi, che nei fatti equivalgono a nazionalizzazioni (parziali o totali), dovranno essere definite da un apposito decreto interministeriale. Per quanto sia previsto che essi debbano essere effettuati a condizioni di mercato e nel rispetto dei orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, è lecito attendersi che (trattandosi di nazionalizzazioni) possano sorgere complessi contenziosi tanto circa la legittimità costituzionale quanto la conformità ai sensi del diritto dell’Unione europea.


Conseguenze della mancata notifica al Ministero

Nel caso di mancata notifica al Ministero del progetto di chiusura o delocalizzazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per la maggior parte delle imprese, si tratta a ben vedere di un importo esiguo, se non addirittura trascurabile.

In aggiunta alla sanzione, è lecito attendersi - ancorché la norma sia silente sul punto - che il Ministero possa comunque avviare il procedimento per l’intervento nel capitale di rischio, laddove il progetto non sia ancora stato attuato.

Non è invece affatto chiaro quali siano le conseguenze - sempre che vi siano - nel caso in cui il progetto sia già stato realizzato: potrebbe ad esempio essere intaccata la validità degli atti già compiuti? Alcune indicazioni potranno essere eventualmente fornite nel decreto interministeriale cui si è fatto cenno, ma è assolutamente evidente che sarebbe stata del tutto opportuna una regolazione più meditata e dettagliata direttamente nella norma di legge.
 

Conclusioni

Come si è visto, le nuove norme sui marchi storici presentano numerosi elementi di incertezza, derivanti tanto dalla loro oscura formulazione, quanto da profili di possibile incompatibilità con il diritto dell’Unione europea. Su questi ultimi, potrà ovviamente pronunciarsi la Corte di Giustizia e ciò potrebbe portare alla loro disapplicazione.

Anche da un punto di vista pratico, vi è da chiedersi se l’intervento del legislatore contribuisca effettivamente a tutelare i marchi storici e la produzione in Italia o se invece possa avere un effetto contrario, in ragione delle inevitabili ripercussioni che l’incertezza giuridica creatasi e l’incoerenza di molte previsioni con il quadro normativo nazionale ed europeo potranno avere sia sul valore dei marchi “storici” come asset aziendali, sia sulla scelta degli investitori (soprattutto se esteri) di acquisire imprese italiane titolari di marchi qualificabili come “storici”.
 


Avv. Stefano Casartelli

Head of Art, Design and Fashion Law Department, Jenny.Avvocati