• Disegni e modelli

11 gennaio 2019

Giro di vite per i produttori dei "cerchioni replica". Daimler vince contro Acacia

Una sentenza del Tribunale di Roma del 20 dicembre 2018, nella causa che vedeva contrapposte l’azienda campana ACACIA S.r.l. e la tedesca DAIMLER A.G. (titolare di diversi marchi dell’automotive, tra i quali Mercedes e Smart), ha inferto un duro colpo al mercato dei "pezzi di ricambio", stabilendo che la clausola di riparazione di cui all’art. 110 del Regolamento europeo n. 6/2002 sui design, pur applicandosi astrattamente ai cerchioni, non opera per i modelli con lo stesso design degli originali ma differenti per misure o colorazioni.

L’art. 110 prevede che "non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato […] allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario". Tale disposizione avrebbe lo scopo, nell’intenzione del legislatore europeo, di evitare che le privative industriali possano limitare la concorrenza nel mercato dei ricambi.

Sulla scorta di tale norma ACACIA aveva intrapreso, nel 2012, una causa di accertamento negativo di contraffazione dei design registrati di DAIMLER, quest’ultima difesa dagli Avv.ti F. Fischetti e F. Celluprica dello Studio Barzanò & Zanardo.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha accertato la non identità di misure o colorazioni di numerosi cerchioni replica di ACACIA (i.e. cerchioni copia pedissequa di quelli originali) con gli originali DAIMLER e ha stabilito che, pur dovendosi considerare il cerchione un pezzo di ricambio, la clausola di riparazione opera solo se la riproduzione del design altrui è effettiva ed integrale, non estendendosi dunque ai modelli di cerchioni pur identici nel disegno ma differenti per misura o colorazione. In tale ultima ipotesi, infatti, non può aversi finalità di riparazione intesa quale ripristino dell’aspetto originario del veicolo.

Il Tribunale ha inoltre statuito che è onere del produttore dei cerchioni replica documentare per quali specifici modelli di auto sono previsti i cerchioni di cui ha inteso realizzare le repliche.

La sentenza è parziale - il giudizio proseguirà per la quantificazione del danno - ed è soggetta ad appello.

 


Barzanò & Zanardo