4 giugno 2019

Conta solo la domanda, ma deve esser chiara

In un mio precedente Avviso ai Naviganti (Conta solo la domanda, 11/01/2019) mi sono chiesto se quando si richiede la registrazione di un marchio, a Roma come ad Alicante, conta di più la domanda del richiedente o come l'Ufficio possa interpretarla.

Notavo, infatti, nella casistica una certa indecisione, se non incertezza, nella redazione della domanda di registrazione di un marchio, quanto alla sua identificazione e tipologia: “a volte vengono indicati come marchi figurativi quelli che chiaramente sono marchi di forma, altre volte non è chiaro se la riproduzione a colori comprenda o meno la rivendicazione di un colore.” Nella sentenza della Corte di giustizia in commento (CCGUE, C-433/17 P, 25/10/2018, ENERCON/GAMESA EOLICA/EUIPO) si era osservato di passaggio che andava rispettata la descrizione del richiedente (nel senso del marchio di colore), indipendentemente dalla figurazione trapezoidale che in quella fattispecie appariva a corredo della domanda.

In particolare la Corte argomentava che una volta scelta la tipologia del marchio, questa non poteva più essere modificata (§ 25), per cui il carattere distintivo del marchio doveva essere accertato in conformità della categoria del marchio scelta (§ 27). Commentavo che la questione era piuttosto quella dell'interpretazione della domanda (se cioè l'Ufficio avesse o meno il potere di  interpretarla diversamente o meno dal richiedente) e che rimaneva aperta, in attesa di ulteriori lumi da parte della Corte.

Ora la Corte (C-578/17, 17/03/2919, OY HARTWALL AB.) ha preso decisamente posizione sulla questione e in sede di interpretazione pregiudiziale ha sentenziato che “l’articolo 2 della direttiva 2008/95 dev’essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, osta alla registrazione di un segno come marchio in considerazione dell’esistenza di una contraddizione nella domanda di registrazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Il segno di cui si discuteva é il seguente:


Una società finlandese aveva richiesto la registrazione del marchio comunitario, come sopra rappresentato, come “marchio di colore” e l'Ufficio Nazionale gliela aveva negato, sull'assunto dei mancanza di distintività come tale. Da qui, una serie di appelli che aveva portato l'ultima istanza giurisdizionale ad interpellare la Corte di giustizia sostanzialmente sulla questione della differenza o meno tra il marchio di colore e quello figurativo, anche per quanto riguardava gli eventuali effetti ed implicazioni sull'accertamento della distintività del marchio in oggetto. Era, infatti, emerso che il richiedente, in palese contraddizione con quanto figurava nella domanda, aveva nella descrizione della domanda stessa indicato inequivocabilmente che intendeva ottenere il marchio come “marchio di colore”.

L'Avv. Generale ha chiaramente distinto il marchio di colore da quello figurativo.

Un marchio di colore è un segno consistente in un colore o in una combinazione di colori di per sé, senza forma e senza contorni (e cita l'esempio del color rosso applicato alla scuola delle scarpe nel caso LOUMBOUTIN). Pur non richiedendosi per la sua registrazione criteri più restrittivi o diversi da quelli previsti per tutti i marchi, non può negarsi che la sua percezione da parte dei consumatori è più difficoltosa (sentenza LIBERTEL) e, comunque, la disponibilità dei colori non può essere indebitamente ristretta, tranne casi eccezionali o per effetto dell'acquisizione di un secondary meaning (che è poi quello che puntualmente nella prassi chiedono gli esaminatori in prima battuta). Inoltre , se si tratta di una combinazione di colori, va tenuto presente che la loro presentazione deve essere sistematicamente organizzata e definita (sentenza HEILDEBERGER BAUCHEMIE).

Il marchio figurativo, viceversa, protegge il diritto di utilizzare il marchio figurativo, esattamente come rappresentato graficamente, con contorni ed eventuali colori (§ 34 conclusioni).

Le due categorie di marchi sono pertanto diverse, “nei limiti in cui un marchio cromatico protegge il diritto di utilizzare un determinato colore o una determinata combinazione di colori di per sé, vale a dire senza contorni, mentre un marchio figurativo protegge il diritto di utilizzare il marchio figurativo, esattamente come rappresentato graficamente, con contorni ed eventuali colori.”(§ 35). Incidentalmente: la sentenza e l'Avv. Generale fanno riferimento al requisito della rappresentazione grafica, ma la sua abolizione operata dalla Riforma - come è noto - non ne altera affatto le conclusioni, dal momento che, sussiste sempre l'esigenza fondamentale della certezza, chiarezza ed inequivocità della domanda.

E' chiaro, dunque, che nell'apprezzamento del carattere della distintività – che va condotto in concreto tenendo conto di tutte le circostanze del caso – la differenza pesa, per cui la corretta identificazione del segno è rilevante perché la domanda deve delineare senza incertezze l'ambito di protezione del marchio.

Sulla necessità di determinare l'oggetto del marchio, l'Avv.Generale argomenta ampiamente (§ 48-57). Ne consegue che la contraddizione, insanabile sotto quell'aspetto, nella prospettazione della domanda di registrazione come marchio contestualmente come marchio  e come marchio di colore appare del tutto evidente, con l'effetto di negarne la registrabilità.

Da notare che né la sentenza, né l'Avv.Generale  definiscono una gerarchia di valori tra la rappresentazione e la qualificazione del marchio. Il contrasto viene assunto in termini meramente oggettivi e - almeno nel caso considerato - tra di loro inconciliabili. Almeno fino a quando il giudice del rinvio darà seguito alla pronuncia della Corte.

Del resto, il principio della determinatezza e della certezza della domanda trova applicazione già nell'emergente giurisprudenza della nostra Commissione dei ricorsi nelle pronunce di inammissibilità sotto questo profilo delle impugnative avverso le decisioni delle opposizioni marchi dell'UIBM.

L'esigenza della precisione, chiarezza e specificità, in conclusione, sembra sempre più rappresentare l'attuale tendenza del diritto di marchio, esigenza che chi assiste le imprese è chiamato con molta attenzione a seguire.

 

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