• Know how aziendale e segreti commerciali

8 giugno 2018

In vigore dal 22 giugno 2018 le nuove norme sul segreto commerciale

Con la pubblicazione nella G.U. n. 130 del 7 giugno 2018 del D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63, l’Italia da attuazione alla Direttiva (UE) 2016/943 dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Come annunciato nel comunicato stampa dell’8 maggio 2018 (v. relativa notizia), il provvedimento appena pubblicato prevede misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di informazioni commerciali riservate.

Il decreto apporta in particolare, modifiche ad alcune norme del Codice di proprietà industriale e del Codice penale.


Modifiche al Codice di proprietà industriale

Gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 63/2018, al fine di adeguare la terminologia contenuta negli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 30/2005 alla direttiva 2016/943, sostituiscono le parole "informazioni aziendali riservate" con le più moderne "segreti commerciali".

Similmente, ai sensi dell’art. 3, c. 1 del nuovo decreto, la rubrica della Sezione VII del Capo II del CPI da “Informazioni segrete” diventa ora “Segreti commerciali”.

Sempre l’art. 3, al comma 2, sostituisce il primo comma dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, relativo all’oggetto della tutela, riprendendone tuttavia, il contenuto sostanziale.

Secondo quanto previsto dall'art. 98, costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.
Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Con l’art. 4 vengono inseriti nell’art. 99 CPI, relativo alla tutela, i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Le nuove disposizioni:

  • ampliano il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava.
  • stabiliscono che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini  costituiscono un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente. Per merci costituenti violazione s'intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui sopra si prescrivono in cinque anni.

Per la tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali, l’art. 5 introduce nel CPI il nuovo art. 121-bis, che prevede la possibilità per il giudice, su istanza di parte, di vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.

Inoltre, il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare:

  • limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;

  • disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui sopra, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali.

Il provvedimento di divieto perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

Le ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale riguardano:

- l’art. 124 sulle misure correttive e sanzioni civili;

- l’art. 126 sulla pubblicazione della sentenza;

- l’art. 132 sull’anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito.


Modifiche al Codice penale

Le modifiche al Codice penale apportate dall’art. 9 del provvedimento in oggetto riguardano, l'art. 388 in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e l’art. 623 in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali.

I nuovi commi dell’art. 388 prevedono che si applica la pena della reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032:

  • a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale;
  • a chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.

Infine, l'art. 623, così come riformulato, interviene sulle sanzioni, prevedendo la pena della reclusione fino a due anni per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.