27 febbraio 2018

La guerra dei conetti: marchio Vs. design

Un design è pacificamente diverso da un marchio, per natura, funzione e interessi protetti. In particolare, un design inerisce direttamente al prodotto che intende rivestire di una forma attraente per il consumatore, mentre nel marchio questo legame è più immateriale perché serve a comunicargli da quale impresa il prodotto proviene. Eppure è chiaro che ci sono dei punti di contatto, se non altro perché si rivolgono allo stesso soggetto, il consumatore, appunto.

Del resto nella società contemporanea, così complessa e articolata (Edgar MORIN), tutti gli istituti della Proprietà intellettuale finiscono per interagire l’un con l’altro. Succede anche nel design, in cui la novità che ne condiziona la registrabilità  può essere pregiudicata da un segno distintivo anteriore se viene riprodotto nel design stesso. Il nostro ordinamento lo prevede nel CPI, all’art. 43, co.1, lett. e) tra le cause di nullità “se l’uso del design comporti la violazione di un segno distintivo”, quale un marchio.

Analogamente dispone il diritto comunitario (Regolamento UE 06/2002, art.25, co.1, lett.e).

L’applicazione di questa normativa non appare frequente nel nostro sistema, mentre nel caso del design comunitario si contano diversi precedenti, specialmente nella giurisprudenza dell’EUIPO.

In proposito, può essere interessante per l’operatore giuridico esaminare la recente sentenza del Tribunale Generale (T-793/16, 97/02/2018, CONTENITORE PER CONI) che ha affrontato il problema che si è posto tra il design per contenitore di conetti per gelato, qui rappresentato:

e  il diritto anteriore fatto valere da una società bulgara sul seguente marchio anteriore (per prodotti desinati all’industria dolciaria):

Il confronto appare anche più evidente nel caso parallelo T-794/16

Come si capisce, l’oggetto del contendere riguardava l’immagine nella parte superiore del contenitore o di un conetto.

L’Ufficio di Alicante, in applicazione dell’art. 25 del Regolamento sul design comunitario ricordato, con pronuncia confermata dalla Terza Commissione dei Ricorsi, ha negato la sussistenza della confondibilità tra i segni, ma il Tribunale è stato di diverso avviso, rovesciando quella pronuncia.

In sostanza, il ricorrente (una azienda bulgara) ha attaccato la pronuncia dell’EUIPO sotto il duplice aspetto dell’erronea identificazione del pubblico di riferimento e della valutazione della dissomiglianza tra i segni.

Quanto al pubblico di riferimento, il Tribunale ha accolto la tesi del ricorrente, secondo cui il contestato contenitore non era destinato ad essere usato separatamente dai prodotti che conteneva (§31) e che questi erano  – contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione di ricorsi – indirizzati al pubblico in generale, e non ai professionisti dell’industria dolciaria.

Ma l’aspetto più interessante della sentenza sta nell’approccio al problema della somiglianza tra i segni, il design, da un lato, e il marchio, dall’altro.

Mentre la decisione dell’EUIPO ha fatto tralatizia applicazione dei noti principi e giurisprudenza in tema in tema di confondibilità tra marchi, il Tribunale è partito – correttamente – dal contesto della disciplina del design, in cui l’anteriorità dedotta del marchio in quel contesto (eccezionalmente) si è inserito, ed in particolare dall’art.25. Nella motivazione (§ 22-24 e 27-28), infatti, si premette che l’art. 25(1)(e)  “non presuppone necessariamente una riproduzione completa e dettagliata del segno distintivo anteriore”. Questo si applica ad “ogni tipo di marchio distintivo”, con la conseguenza che “se il segno distintivo, ripreso in un posteriore design comunitario, difetta di alcune caratteristiche secondarie  o ne presente alcune altre in più,  non è detto che il pubblico rilevante noterà queste varianti”.

Da notare che nelle due versioni della sentenza in inglese e francese il termine che compare è use o usage, il che sembra voler indicare che, nel caso dell’accertamento di una anteriorità disruttiva della novità del design  la direzione sia  quella della violazione del diritto di esclusiva del titolare del design, piuttosto che quella della confondibilità, nel caso nell’accertamento del carattere individuale rimessa al giudizio dell’utilizzatore informato.

Ciò nonostante, il Tribunale ha applicato l’art. 5(1)(b), della  Direttiva 89/104, perché identico all’art.13 della legge marchi bulgara, invocato dal ricorrente, pervenendo, nella fattispecie,  alla conclusione del rischio di confusione nella percezione del pubblico rilevante.

Si tratterà ora di vedere - tra un conetto di gelato e un altro - se la contestualizzazione del marchio anteriore nel sistema normativo del design comunitario, che mi è parso di individuare, potrà assumere o meno nella evoluzione della giurisprudenza del Tribunale Generale un peso significativo nel giudizio di confondibilità tra marchio e design.

 

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