1 ottobre 2018

Contraffazione marchio: conta solo la registrazione del segno o come viene usato sul mercato?

La questione è estremamente controversa nella dottrina e nella giurisprudenza di merito italiano, mentre a livello comunitario non si è mai posta in termini generali, ma sembra prevalere la tesi di una valutazione della contraffazione fortemente concreta.

Naturalmente l’approccio può essere diverso, a seconda se si privilegia la funzione meramente distintiva del marchio di cui la registrazione costituisce il riferimento essenziale (confondibilità in astratto), o invece quella complementare e integrativa di veicolo di comunicazione, che pone al centro il ruolo del consumatore e la sua percezione del segno (confondibilità in concreto).

Per un’approfondita presentazione del problema, rinvio al Commentario al CPI di A.VANZETTI (pp. 317-320).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata della Corte d’appello di Milano aveva escluso la confondibilità dei marchi ‘P Zero’ e ‘Zero’ della Pirelli con i marchi ‘C-Zero’ e ‘Citroen CZero’ della Citroen. La Cassazione l’ha confermata.

Qual è la posizione della nostra Cassazione? La recente ordinanza, Sez. I, 19/04/2018, n. 9769, PIRELLI, affronta, quasi di passaggio la questione, rispondendo al terzo motivo di ricorso, con cui (nel tenere conto del grado di attenzione del pubblico correlato al rilevante valore del prodotto da acquistare) si contestava che la sentenza impugnata abbia “valutato la confondibilità in concreto tra i prodotti contraddistinti dai segni contrapposti, anziché sulla confondibilità in astratto”.

Risponde in proposito il Supremo Collegio, partendo dall’art. 20 CPI (secondo cui il rischio di confusione richiede congiuntamente l’identità/somiglianza tra i segni e l’identità/affinità tra i prodotti/servizi), notando che il consumatore di media intelligenza e capacità deve pur sempre esser riferito “alla specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato” (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016). Il che sembrerebbe dare un’indicazione nella direzione della concretezza dell’accertamento. Anche nella sentenza FERNET-BRANCA, (che ho definito: il VADEMECUM della Cassazione sulla confondibilità tra i marchi, Avviso ai naviganti n.100, 26/06/2016) sul pubblico di riferimento si legge: ”occorre valorizzare le peculiarità del prodotto, le quali permettono di individuare il consumatore di riferimento, pur sempre medio, al fine di un approccio realistico nel giudizio di confondibilità; la possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti di media diligenza e capacità, ma sempre tenendo conto dello specifico tipo di clientela cui il prodotto è destinato e considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferisce”.

Ma il punto più interessante nell’ordinanza PIRELLI lo troviamo nell’obter dictum che immediatamente segue:

Laddove, invece, viene usata l'espressione "giudizio di confondibilità in astratto o in concreto" si intende, in genere, contrapporre due tipologie di giudizio di confondibilità, tanto con riguardo ai segni, quanto con riguardo ai prodotti o ai servizi contrassegnati, il primo condotto sulla sola base degli elementi risultanti dalla registrazione e il secondo con riguardo alle modalità effettive di uso del segno, e non anche limitare il giudizio sul rischio di confusione ai soli segni o anche ai prodotti”.

Se capisco bene, la sentenza impugnata avrebbe appunto giudicato sui prodotti/servizi, congiuntamente ai segni (il che spiegherebbe il richiamo iniziale all’art. 20 CPI).

Il fatto è che la pronuncia non chiarisce affatto quando si applica il giudizio in astratto e quando in concreto, nel senso appena spiegato. Vi sono infatti delle situazioni in cui il riferimento al mercato e all’uso del segno non ha alcun senso, come  nel caso in cui si chieda, magari per gli stessi motivi utili alla contraffazione per confondibilità, la nullità della registrazione (come avviene all’EUIPO e avverrà anche da noi con l’adeguamento alla Direttiva introdotta dalla recente Riforma sul marchio comunitario).

La contiguità delle azioni di nullità, contraffazione e concorrenza sleale, come è normale in un procedimento cautelare,  non aiuta certa a chiarire il quadro della situazione.

Facciamo il caso – più volte verificatosi – che nella domanda di registrazione si indicano come prodotti interessati unicamente le calzature.

Se il presunto contraffattore eccepisce che le sue calzature sono extra lusso e vendute esclusivamente nei suoi esercizi come tali, che succede? Se ne teniamo conto (in concreto) è verosimile che il consumatore non si confonderà, se viceversa pigliamo in considerazione solo la domanda di registrazione (in astratto), dovremmo valutare i prodotti calzature come identici. Rimarrebbe poi, il problema della confondibità tra i marchi, ma questo è un altro discorso.

Secondo la mia opinione, avendo da sempre sostenuto la tesi della rilevanza della percezione e del marchio e dei prodotti da parte del consumatore, è chiaro che starei vicino alla realtà del mercato, secondo una visione concreta nella proprietà industriale della Lebenswelt  (‘il mondo della vita’).

Vorrei però ricordare un aspetto – che nella discussione non mi pare abbia avuto la dovuta attenzione – e cioè che la domanda di registrazione definisce e delimita in primo luogo l’ambito di protezione del segno e che, in ogni caso resta pur sempre valido l’assunto che non possono avere ingresso nell’accertamento della confondibilità o nullità del marchio gli intendimenti meramente soggettivi o commercialmente programmatici dell’imprenditore.

Insomma credo che il problema non possa essere minimizzato e non sia ancora emerso con la necessaria considerazione.

 

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