12 febbraio 2015

Prova d’uso del marchio comunitario

Quando in un procedimento di opposizione avanti all’UIBM il titolare del marchio contestato chiede che l’opponente provi l’uso effettivo del marchio anteriore può darsi il caso, sempre più frequente, che il marchio in questione sia un marchio comunitario.

Quale regole si debbono applicare per valutare se quella prova è stata fornita o meno, quelle del diritto comunitario o quelle del nostro diritto interno? O più esattamente: se la prova d’uso non fa alcun riferimento al mercato italiano, che succede, visto che la nostra procedura ha le sue proprie regole?

Come si comprenderà la questione è di rilevante importanza, pratica e giuridica, ed è stata oggetto di intensa e animata discussione negli ambienti interessati prima ancora che venisse emanata la decisione UIBM n. 32/2012.

Ora la decisione è stata pubblicata per non interposto appello alla Commissione di ricorso e questo mi consente, non per autocompiacimento, ma nell’interesse degli utenti e del consolidamento della emergente giurisprudenza sull’opposizione, essendo l’estensore della decisione, di aggiungere qualche ulteriore considerazione e chiarimento.

La decisione, come si dice in questi casi, è decisamente “tosta” ed ha interessato i paragrafi dal punto 4 al punto 25, una enormità, se teniamo presente la speditezza e l’economicità che le decisioni di opposizione - procedimento amministrativo e non giurisdizionale - dovrebbero seguire.

Il fatto è che il problema esaminato (l’opponente non aveva provato per l’Italia l’uso del marchio comunitario) è complesso e delicato, per una serie di motivi, tra i quali la mancanza di qualsiasi precedente.

Basti pensare che è già pendente avanti alla Corte di giustizia una richiesta di interpretazione pregiudiziale.

Staremo a vedere, ma nell’attesa l’UIBM ha dovuto prendere una posizione per orientare gli utenti, tanto più che alcune decisioni, tra cui alcune mie, avevano suscitato dubbi o velate supposizioni interpretative di segno contrario, generate più che altro dalla preoccupazione che gli esaminatori non fossero eccessivamente "UAMI dipendenti" e quindi che si ricordassero, innanzi tutto, che dovevano applicare il nostro diritto, non sempre perfettamente coincidente con quello comunitario.

Sotto tale aspetto è evidente che alcune situazioni proprie del marchio comunitario, quali la definizione del pubblico di riferimento, la valutazione linguistica, la gamma più ampia dei diritti anteriori opponibili e, naturalmente, l’estensione territoriale del mercato di riferimento dell’Unione, non erano trasferibili nel nostro ordinamento.

C’erano e ci sono, poi, delle zone d’ombra in cui il diritto comunitario e quello nazionale si sovrappongono ed interferiscono l’un l’altra. Basti pensare che le norme di procedura e le questioni di rito non sono affatto armonizzate, perché lasciate alla competenza degli Stati Membri.

Il problema esaminato si colloca appunto “in between”, per cui, non potendo far leva sul dato meramente normativo, si è dovuto ricercare una possibile soluzione ad un livello superiore, quello appunto del rapporto tra i due sistemi, ritenendo di privilegiare quello comunitario su quello nazionale.

La motivazione della decisione parte da questa premessa.

Spero d’averci preso, almeno fino a quando la Corte di Giustizia o qualcun altro in alto loco ci dirà il contrario.

Se qualcuno vuol dire la Sua…

 

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