31 agosto 2015

Tripp Trapp e la sua applicazione pratica (?)

La 5a Commissione di ricorso dell’UAMI ha partorito, dopo lunga e sofferta gestazione, la decisione nel caso VITRA, volendo prima vedere cosa avrebbe detto la Corte di Giustizia nel caso Tripp Trapp sull’interpretazione dell’impedimento alla registrazione del marchio di forma quando questa dia esclusivamente valore sostanziale al prodotto.

La vicenda della proteggibilità o meno della forma come marchio della famosa chaise lounge dei fratelli Eames è iniziata nientemeno nel 2009 e ha portato alla decisione citata, nella faticosissima traduzione in italiano che ho predisposto per la migliore comprensione da parte dei lettori.

Si tratta di una delle decisioni più estese e complesse mai rese nella giurisprudenza dell’UAMI, a testimonianza  della obbiettiva difficoltà dei problemi interpretativi sollevati da sempre dall’art. 7(1)(e)(iii) RMC.

Le vicende attinenti alla nascita e applicazione – o meglio disapplicazione – di questa disposizione, che incidentalmente mi ha visto coinvolto nelle precedenti decisioni delle Commissione dei ricorsi in tema, si possono leggere nel mio commento, La prima pronuncia della Corte di giustizia sul valore sostanziale, in Il diritto industriale, 6/2014, 577 ss. in calce alla sentenza Tripp Trapp.

Ma non è ancora finita, dal momento che VITRA ha già proposto appello al Tribunale Generale e che non è dato sapere come deciderà nel merito il giudice olandese a quo che ha sollevato le questioni pregiudiziali che hanno generato la sentenza della Corte.

Naturalmente non è parso vero all’UAMI di potersi integralmente riferire all’autorevole interpretazione della Corte, come viene espressamente dichiarato nella motivazione che fa puntuale applicazione dei vari – e non esaustivi – criteri per la valutazione del valore sostanziale.

Ma la decisione in commento lascia inalterati i dubbi che già avevo sollevato in occasione della sentenza della Corte: “La sentenza in commento sembra suscitare più domande di quelle alle quali intende rispondere.”.

Anzi, la applicazione in pratica di quei criteri rende evidente per l’esaminatore e il giurista l’estrema problematicità, sovrapponibilità  e variabilità delle varie soluzioni proposte, incapaci di aver trovato un parametro affidabile unitario di riferimento, parametro che ho invece identificato nella conclusività e esclusività, in termini di motivazione, del valore sostanziale nell’induzione all’atto d’acquisto del prodotto contraddistinto da una forma da parte del consumatore.

Andando per ordine, cominciamo col dire che nel caso VITRA la forma ha riguardato un ‘classico’ del moderno design, una vera e propria icona della progettazione e dell’architettura per un prodotto dell’arredamento, una poltrona destinata a comparire negli ambienti d’attesa e aperti (‘lounge’), piuttosto che al diretto uso privato.

Circostanza del tutto pacifica e incontroversa tra le parti e negli ambienti interessati, per cui la estesa dimostrazione della Commissione in quella direzione, quando non collegata alla valutazione del valore sostanziale, è del tutto ultronea, tesa a dimostrare quello che costituisce un fatto di dominio pubblico (come se si dovesse dimostrare e fosse utile comprovare che la celebre chaise long di Le Corbusier - per restare nella stessa area merceologica -  sia universalmente riconosciuta come un capolavoro del design).

Nel caso Tripp Trapp, viceversa, non si fa affatto questione se la sedia per bambini sia o meno un ‘classico’ del design.

Tant’ è vero che la Corte ha modo di sottolineare che non è necessario che il valore sostanziale si debba incorporare in un pezzo da museo (“aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale”, dice la Corte, para 32).

Se comprensibilmente nel caso VITRA l’argomentare della Commissione si è trovata ad esaminare una forma notoriamente conosciuta e quindi agevolata a negarne la registrabilità come forma qualificata dal suo valore sostanziale, ciò non toglie che il vero problema posto dalla norma è quello di accertare quando la forma possa assumere (esclusivamente) valore sostanziale.

A riguardo la sentenza della Corte imposta correttamente il problema, cogliendo l’opportunità di interpretare anche il divieto delle forme dettate dalla natura del prodotto (art.7(1)(e)(i) e di quelle esclusivamente funzionali (art.7(1)(e)(iii).

Da quella sentenza quindi bisogna partire, cosa che la decisione in esame conferma di voler fare, sottolineando l’ampiamento dell’interpretazione della norma dell’ art.7(1)(e) RMC in generale e aggiungendo, anzi, un suo ulteriore e concorrente parametro di valutazione, la ‘craftmanship’ che, a parte il suo significato che ho cercato di rendere con ‘abilità artigianale’, rimane di incerta configurazione, dal momento che parliamo non semplicemente di ‘design’, ma di ‘design industriale’, destinato quindi in ogni caso alla riproduzione seriale.

Se ci limitiamo all’impedimento del valore sostanziale, la Corte riconferma innanzi tutto la sua appartenenza alla ratio generale, che sta nell’evitare che il marchio di forma possa fondare, attraverso la concessione di un diritto di marchio praticamente illimitato, delle situazioni di esclusiva di sfruttamento, quando per quel diritto l’ordinamento predispone altre forme di protezione temporalmente limitate, come quella del design o del diritto d’autore (conclusione su cui si trova da tempo attestata anche la dottrina e la giurisprudenza italiana).

Ma d’altra parte è pur vero che ognuno delle tre fattispecie considerate nel divieto sottende un suo specifico interesse generale che deve essere bilanciato con l’interesse delle imprese (Nel caso del divieto sub Articolo 7 (1) (e) (iii), RMC si tratta di evitare che la natura di un segno possa tradursi in un monopolio abusivo sulla adozione di quel segno che, per essere esclusivo del conferimento del valore sostanziale al prodotto, finirebbe per impedire o limitare il diritto di terzi concorrenti all’adozione dello stesso segno in qualsiasi variante.

Il valore sostanziale costituisce un plus concorrenziale che influisce le scelte del consumatore, per cui il fatto di riservarla a favore di un solo imprenditore perturberebbe le condizioni della concorrenza del mercato in questione).

E invero questa è proprio la conclusione cui perviene la Corte (risposta al quesito n.3) nel l’ammettere l’eventuale concorso applicativo di altri impedimenti come quello della forma imposta o naturale, o dettata da forme tecniche-funzionali, sul presupposto che ciascuno dei sotto-sistemi dell’art. 7(1)(e) richiede una interpretazione indipendente.

E palesemente questa interpretazione, introducendo un’eccezione derogatoria della registrabilità del marchio, non può che essere che di stretto diritto.

Non è comprensibile, quindi, come possa essere saltato il chiarissimo dettato della norma che impone, in generale, che la forma, di cui parliamo, debba essere ‘esclusiva’ in tutti e tre casi.

La sentenza e la decisione in proposito danno una interpretazione del termine, richiamando il precedente LEGO, secondo cui dovrebbe intendersi come 'caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica'.

Secondo la decisione, 'esclusivamente' nell’Articolo 7 (1) (e) (iii), RMC ‘è diretto alla forma del prodotto e non alla natura del valore come tale. Cioè, 'valore' è espresso interamente nelle caratteristiche essenziali della forma del  prodotto, ma (non è richiesto) la forma del prodotto non deve avere completamente valore.’.

A me pare che, per quanto sin qui detto, la trasposizione delle funzioni tecniche dal contesto, loro appropriato, dall’art. 7 (1) (e) (iii), RMC all’art. 7 (1) (e) (iiii), RMC, non sia consentito. Cosa c’entrano le funzioni tecniche con il valore sostanziale?

Diverso è, naturalmente, affermare che anche funzioni tecniche e utili possono concorrere nell’insieme della forma del prodotto che il legislatore prende in considerazione anche nell’applicazione del divieto specifico dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto.

Ma, anche qui, il problema resta pur sempre di determinare in quale misura quelle funzioni sono determinanti in modo esclusivo del valore sostanziali, se no ammettendo una pluralità di forme sostanziali, come sembra dedursi dalla risposta - a mio avviso, sconcertante – della Corte. Ma a questo punto, come si fa ad obliterare il ruolo fondamentale del pubblico di riferimento, il consumatore, appunto?

Da questo ruolo sentenza e decisione non possono prescindere, altrimenti siamo fuori della proprietà industriale e del diritto di marchio, nel cui sistema il divieto di registrabilità di cui parliamo è inserito. Infatti, ‘la valutazione si basa su un'impressione generale’, affermano concordemente sentenza e decisione. 

Ma l’impressione di chi, se non del consumatore il quale poi – paradossalmente – dovrebbe essere chiamato a ricercare e individuare le varie funzioni concorrenti (cfr. para 27 Sentenza) con quella del valore sostanziale (quelle che sì, e quelle che no).

Che “La percezione della forma del prodotto da parte del pubblico di riferimento costituisce solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui trattasi” (risposta a l quesito n.2 della Corte, ripresa integralmente dalla decisione), non appare  - con ogni dovuto rispetto - per niente convincente.

La distinzione proposta dall’Avv. Generale tra due pubblici di riferimento, uno interessato alla funzione distintiva del marchio, ed uno no, è speciosa e non ha alcun senso quando si discute del diritto di marchio, a prescindere da come si vuole denotare la nozione della funzione legalmente riconosciuta e protetta.

Per di più, sostenere che la valutazione della percezione sarebbe obbligata solo nel caso dell’art.3(1)(b) Direttiva, e quindi in un contesto diverso (decisione, para 15) non ha alcun riscontro normativo, mentre l’emersione del momento percettivo nei procedimenti di confondibilità inter partes è un apporto ella giurisprudenza.

Come ho avuto già modo di sostenere nel mio commento citato, non mi pare che la interpretazione contestata  sia condivisibile: "espulso o ridotto marginalmente il ruolo tradizionale nel diritto di marchio del pubblico di riferimento, si apre un vuoto nell’accertamento del parametro del valore sostanziale, in assenza di qualsiasi definizione e di indicazione della ratio dell’impedimento, che la sentenza non colma…Altra cosa è sostenere che nella determinazione della percezione del consumatore e nella formazione del suo convincimento decisionale occorre tener presente, decidendo caso per caso, di tutte le circostanze pertinenti e rilevanti…evidente che il legislatore considera il marchio nella sua dimensione ontologica di segno di comunicazione e, proprio in quanto  tale, nella sua struttura di mediazione di messaggio tra l’impresa, da un lato, e il suo naturale interlocutore, il consumatore, dall’altro. Come il consumatore percepisce la forma del segno è dunque definitivamente determinante”.

Conseguentemente, sono stato tra i primi a sottolineare  che la forma - per l’applicabilità della preclusione - deve essere esclusiva, determinante e conclusiva nella scelta d’acquisto, non essendo sufficiente la mera gradevolezza o attrattiva estetica (mia decisione 03/05/2000, R 395/1999-3 – ‘Gancino quadrato singolo’), situazione che copre la possibile interpretazione che la percezione della forma è di per sé scarsamente rilevante, volendosi prevenire eventuali apprezzamenti meramente soggettivi ed opinabili nel pubblico di riferimento.

Del resto, l’importanza primaria delle scelte d’acquisto del consumatore risulta palese già nella sentenza del Tribunale Generale impugnata avanti alla Corte (T-508/08, 06-10-2011) : “…it is important to determine whether the aesthetic value of a shape can, in its own right, determine the commercial value of the product and the consumer’s choice to a large extent. It is immaterial whether the overall value of the product is also affected by other factors, if the value contributed by the shape itself is substantial.

In altre parole, a parte la valutazione di tutte le altre circostanze rilevanti caso per caso, il vero test, non ausiliario, ma determinante, è: perché hai comprato questo prodotto? Perché è utile, pratico, funzionale, di buon prezzo, ampiamente promosso e pubblicizzato, per la sua qualità, la sua reputazione, perché è al museo, o perché, a prescindere dal concorso di una o più di quelle modalità, non l’avresti mai acquistato se non fosti stato mosso dall’irresistibile  e determinante attrazione e valore estetico di quel prodotto?.

Piuttosto facile la risposta per l’esposizione della famosa poltrona Eames nella sala d’attesa del noto professionista, molto meno per l’acquisto della seggiola Tripp Trapp per i miei nipotini.

Francamente, avrei non poche difficoltà a procedere al suo acquisto solo perché impressionato da una straordinaria armonia di funzioni tecniche, composizione tra i vari elementi, estetica, insomma un valore sostanziale aggiunto, ma che dovrebbe risultare determinante nei miei comportamenti.

Esempi che mostrano la ricorribilità al criterio empiricamente affidabile proposto e il cui abbandono, o limitazione, apre fatalmente la via ad una frammentazione del sistema e una analisi defatigante delle innumerevoli varianti che la forma di un prodotto può presentare e l’impressione che può generare, foriera di un prevedibile estenuante contenzioso.

Impressione, appunto, suscitata dalla decisione, per la quale mi riservo un approfondimento in altra sede.

 

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