23 settembre 2015

La Corte di giustizia precisa i limiti della prova sul secondary meaning

Il 16 settembre ultimo scorso la Corte di Giustizia ha fornito ulteriori elementi di interpretazione su come deve intendersi il secondary meaning. Il caso ha riguardato la registrabilità come marchio della forma delle quattro barrette di cioccolato, note come Kit Kat (C-215/14, 16/09/20, sentenza pregiudiziale), per la cui soluzione vengono ribaditi i criteri in tema dell’impedimento delle forme esclusivamente  tecniche o utilitaristiche previste dall’art. 7, 1, e) (i),(ii),(iii) RMC, (anticipati nella sentenza C-205/13, HAUK , Tripp Trapp, per intendersi).

Ma l’aspetto più interessante della pronuncia - confermato che se viene riscontrata la presenza dell’impedimento della norma appena ricordata  il marchio di forma non è registrabile - sta nell’accertamento della sua distintività (sotto il profilo dell’art. 7, lett.b) RMC), inerente o acquisita attraverso l’uso (art.7, 3,RMC). In questo secondo caso - che riconduciamo abitualmente al secondary meaning - la Corte ha precisato che:

  • la prova dell’uso deve riguardare il risultato, il prodotto in quanto tale, e non il procedimento di fabbricazione relativo. Il che mi pare abbastanza scontato, non tanto sulla base del dato letterale normativo, ma perché il marchio, per essere adeguatamente percepito, non può che essere apprezzato nella rappresentazione esterna del prodotto che percepisce;
  • non è sufficiente che la prova riguardi il riconoscimento da parte di una quota significativa del pubblico rilevante (anche mediante la semplice associazione) che il prodotto sia riconducibile ad un marchio, ma occorre che “gli ambienti interessati  percepiscano il prodotto o il servizio designato da quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.”.

E questa è una bella novità, anzi, una brutta novità perché renderà l’accertamento del secondary meaning ancor più rigoroso e difficoltoso, anche per le parti.

 

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