9 ottobre 2015

Onere della prova: quando non serve

Nei giudizi ordinari di contraffazione, nullità, decadenza sappiamo che il contenzioso è governato dal principio dell’onere della prova. E’ anche vero che viviamo nella società dell’informazione, per cui l’area della conoscenza dei fatti e del pubblico dominio si allarga sempre più. Fino a che punto però si può parlare di attenuazione o superamento di quel principio anche nei procedimenti che interessano la proprietà industriale? Ad esempio, se deduco la titolarità di un marchio come quello della Coca-cola o della McDonald devo forse provarne la notorietà, la rinomanza? E che ruolo giocano i sistemi che oggi gestiscono queste informazioni, come nel caso di Internet?

Una prima risposta è nata dalla giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’UAMI che, anni fa (il caso riguardava la registrabilità del colore arancione per le sementi) si era posto il problema se si poteva motivare una decisione, richiamando d’ufficio specificatamente dei siti web da cui trarre il convincimento dell’effettiva diffusione o notorietà del marchio, senza incorrere nell’ultra petitum.

Dopo qualche esitazione, il messaggio è passato e non è oggi infrequente incontrare nelle motivazioni delle decisioni riferimenti, conferme o dinieghi basati sulle risultanze di Internet.

Lo stesso è a dirsi per il ricorso a WIKIPEDIA da cui date, accadimenti e informazioni utili possono trarsi quanto alla verifica delle argomentazioni delle parti, distinguendo però tra quelle che sono appunto informazioni (la FIAT è nata a Torino), dai giudizi di valore (la FIAT produce le auto di migliore qualità nel segmento delle medio piccole).

Che il noto non debba essere approvato è saldamente ribadito dalla nostra giurisprudenza di merito. A livello comunitario, viceversa, il principio in questione è stato affermato occasionalmente e quasi in via interlocutoria, specie in occasione della valutazione delle prove fornite nel contesto dell’uso effettivo del marchio.

In particolare, si era già detto che nell’accertamento della confondibilità tra i segni, la Commissione dei ricorsi “…possa prendere in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, o che esamini una questione di diritto, anche se non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per assicurare una corretta applicazione delle disposizioni regolamentari pertinenti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T 57/03, , punti 21, 32 e 33].” (T-623/11, 9 aprile 2014, Pico Food GmbH/ Bogumił Sobieraj, punto 19).

La sentenza del Tribunale generale T- 618/14, 29/06/2015, nel caso BIMBO che aveva a oggetto la richiesta di registrazione per il marchio tridimensionale per snacks qui rappresentato:

 

ha ora, nell’affrontare il tema, espressamente affermato:  “30 … quando la Commissione di ricorso ha concluso che la mancanza di carattere distintivo intrinseco del marchio, la stessa  può fondare la sua analisi sui fatti noti, vale a dire i fatti derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti largo consumo, che sono suscettibili di essere conosciuti da chiunque e sono particolarmente conosciuti dai consumatori di tali prodotti. In tali casi, la Commissione di ricorso non è obbligata a fornire esempi di tale esperienza pratica (vedi Forma di una bottiglia di plastica, punto 29, UE: T: 2006: 84, e al punto 19 giurisprudenza ivi citata). 31 E 'su questa esperienza che si è basata la Commissione di ricorso, nell’affermare che il marchio richiesto non differisce nella sostanza da altre forme normalmente utilizzate nel settore spuntini e che è comune trovare in qualsiasi supermercato, con una varietà di snack e simili)” (T-623/11, 09/04/2014, Pico Food GmbH/ Bogumił Sobieraj,punto 19).

A parte il contesto delle forme dei marchi tridimensionali, mi pare che il riferimento all’esperienza pratica e la conoscenza dei fatti notori  venga qui elevato a regola generale.

Naturalmente il marchio non è stato concesso e sembra evidente che non c’era bisogno di comprovare la banalità della forma degli snacks in questione. E se questo vale per l’Ufficio, a maggior ragione vale per le parti.

 

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