13 ottobre 2015

Giocando un po’, ma non solo

Il Tribunale Generale con le sentenze parallele T-492/13 e 493/13, del 03/03/2015, Schmidt Spiele GmbH, si è imbattuta in due segni, davvero particolari, per i quali una azienda tedesca ha chiesto la registrazione di un marchio comunitario. Eccoli qui:

 

Si tratta in realtà della riproduzione delle tavole di un gioco sociale, «Mensch ärgere Dich nicht» (letteralmente: uomo non ti arrabbiare), molto diffuso in Germania e nei Paesi germanofoni.  Il marchio intendeva contraddistinguere prodotti e servizi in diverse classi, la 9, 16, 28 e 41.

L’esaminatore dell’UAMI prima, e la Commissione di ricorsi, poi, hanno rigettato la domanda perché il segno “costituiva una rappresentazione grafica tipica di una tavola per giochi di società e quindi di una semplice riproduzione dell’apparenza esteriore dei prodotti”. Difettava, pertanto, secondo l’Ufficio di Alicante, il requisito del minimo di distintività previsto dall’art. 7, (1), (b) del Regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale ha seguito questo ragionamento, ma il richiedente ha obbiettato che le domande del marchio non portavano solo su delle tavole per gioco, ma su ”dei segni figurativi che designavano una serie di prodotti e servizi tra i quali figuravano dei giochi”.  Di conseguenza la sentenza ha annullato la decisione impugnata nella misura in cui aveva omesso di esaminare se le riproduzioni in questione avessero o meno capacità distintiva in relazione ai prodotti o servizi diversi dai giochi.

Fin qui, niente da dire. Il problema è che – a mio modo di vedere – ancora una volta la giurisprudenza comunitaria (non mi pare vi siano precedenti per quella di casa nostra) mostra un’autentica avversione all’applicazione dell’art. 4, (1)(a) del Regolamento (più o meno lo stesso dice il nostro CPI) che ricordo, recita: “Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente,... a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.“ Sono segni, quindi, strutturalmente inidonei a essere rappresentati in un modo che consenta il perseguimento della funzione tipica riconosciuta dall’ordinamento, quella distintiva dell’origine die prodotti/servizi.

La norma è stata sempre confinata a quelli che, come si dice, sono casi di scuola: il punto, la linea, i segni troppo complicati (un ideogramma cinese o una frase in arabo), o troppo semplici.  Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha cominciato a farne applicazione consolidata, ma sempre sotto il profilo dell’art. 7 (1) (b), in particolare alle figure geometriche, “un segno di eccessiva semplicità e consiste in una forma geometrica di base, come un cerchio, una linea, un rettangolo o un pentagono convenzionale, non è in grado, in quanto tale, per trasmettere un messaggio di cui i consumatori possono ricordare in modo che essi non considerano come marchio se non ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso” (così la sentenza in commento che cita T 304/05,12/09/2007, (pentagono); T 499/09, 13/07/2011, (rettangolo rosso).

Del problema mi sono già occupato nel precedente post Marchi e segni eccessivamente semplici, alle cui citazioni anche giurisprudenziali rimando.

Nella fattispecie, se si considera il livello medio di attenzione del pubblico rilevante e come percepisce la forma, pare arduo pensare che l’estrema complessità dei due segni, nell’insieme e nei singoli componenti, ne consenta una qualsiasi modalità di ritenzione mnemonica. In realtà sembrerebbe configurarsi l’originaria impossibilità di esercitare la funzione distintiva che è propria del marchio.

La sentenza si rende conto del diverso ambito applicativo delle due norme ricordate e ritiene di trovarne la conciliazione nella necessità della “valutazione concreta dell’attitudine del segno di distinguere i prodotti/servizi” (punto 35), riscontrabile nel motivo assoluto dell’art.7,(1), (b), mentre invece l’art.4 esprimerebbe l’attitudine di un segno a costituire un marchio (C 265/09 P, 9/09/2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, punto 36).

La soluzione, peraltro, non sembra convincente. Se l’idea è che i motivi di impedimento assoluto costituiscono dei sotto-sistemi del sistema generale, questa gerarchia o è del tutto inutile (tutti i motivi di impedimento, a prescindere dalla loro specificità e dagli interessi che sottendono, risultano alla fine nella negazione della capacità del segno di volta in volta considerato a svolgere la funzione distintiva giuridicamente rilevante), ovvero non è applicabile (se un segno è a monte inerentemente inidoneo a funzionare come marchio, non ha senso porsi il problema a valle dell’eventuale concorso di un impedimento alla sua registrazione).

La distinzione tra l’interpretazione/applicazione delle due norme, non è di poco momento. Se infatti il Tribunale avesse riconosciuto che i due segni erano naturalmente irregistrabili come marchi, la domanda di nullità avrebbe dovuto essere accolta tout court, senza ulteriori indagini. Avendo invece ritenuto trattarsi di mancata distintività, ha censurato l’impugnata decisione per non averne verificata l’esistenza in relazione a tutte le classi dei prodotti, e non solo a quella dei giochi di società.

 

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