9 gennaio 2016

Cavalieri di Malta e yankees furbacchioni

Ci hanno provato. Spudoratamente. La croce di Malta è sufficientemente nota anche negli USA e così qualcuno ha tentato di sfruttarne la reputazione per farne un bel business.

Questo è l'emblema usato dall'"Ordine sovrano militare e ospedaliero dei Cavalieri di Malta di San Giovanni di Gerusalemme, Rodi e Malta", per contraddistinguere in tutto il mondo le sue attività umanitarie attraverso le sue associazioni nazionali in diversi Paesi, inclusa la Germania. Ora è accaduto che tale MALTA CROSS FOUNDATION INTERNATIONAL, Inc.. costituitasi nel 2008 a New York, ha chiesto la registrazione come marchio comunitario di questo segno:

 

per una serie di servizi di promozione e fund raising nelle classi 35, 36 e 45, a favore di organizzazioni di beneficienza. L'impresa nordamericana, costituita nella forma di una società commerciale, ha fatto valere l'autorizzazione di un fantomatico “Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta Federation of Autonomous Priories".

L'autorizzazione era stata richiesta dall'esaminatore dell'UAMI perchè la Croce di Malta è protetta come emblema ufficiale ai sensi dell'art. 7.1, h) e i), RMC. Se non che, questa associazione non è mai stata riconosciuta in alcun modo dall'Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta, quello che per intenderci ha sede in Roma, dopo il trasferimento operato da Napoleone dall'originaria Isola di Malta.

L'emblema della associazione in questione, che data dal 1977, si è peraltro progressivamente, e significativamente, avvicinato a quello dell'Ordine di Malta, secondo questa sequenza:

   

Secondo la Grande Chambre (GRAND BOARD OF APPEAL) (decisione UAMI, 9 luglio 2015, R 863/2011-G, punto 132), il marchio contestato risulta chiaramente dalla combinazione dei vari elementi del marchio dell'opponente , dell'emblema ufficiale del Gran Maestro dell'Ordine e della Croce di Malta a otto punte, a conferma del disegno appropriativo della società americana.

Ciò premesso, la Malteser Hilfsdienst e.V., filiazione in Germania dell'Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta, presentava opposizione, facendo valere il marchio tedesco per vari servizi in diversi classi che la decisione in commento ha ricondotto alla stessa area si servizi di carità e assistenza umanitaria rivendicati dalla società nordamericana. L'opponente fondava la propria azione sul carattere altamente distintivo e la reputazione del segno della Croce, la c.d. Croce Maltese, a prescindere dal colore, in base agli artt. 7.1. (b) e 8, 5 RMC.

Del tutto sorprendentemente, la Divisione di opposizione rigettava l'opposizione con una serie di argomenti palesemente errati, al limite del risibile. La decisione andava quindi alla Commissione di ricorsi che la riformava. Si apriva allora una complicata fase interlocutoria e istruttoria tra i vari uffici, alla fine della quale non si ritenevano pertinenti i richiami alla bandiera e all'emblema araldici dello Stato di Malta.

Il caso veniva quindi inviato ai "piani superiori", la Grande Chambre des Recours, appunto, perchè, in particolare, chiarisse l'ambito di protezione, sotto il profilo dei motivi relativi del rifiuto, di un segno registrato in Germania come marchio dell'opponente, che è una organizzazione, autorizzata da un ente pubblico - segnatamente l'Ordine di Malta - e che usa quel segno per il conseguimento delle sue attività sul mercato.

La Grande Chambre ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione per rischio di confusione ai sensi dell'art.7, 1 (b) e vantaggio indebito della reputazione ai sensi dell'art. 8, 5, RMC.

Questi i tratti essenziali della controversia dalla quale ho volutamente tralasciato precedenti, pretesi antecedenti, vicende giudiziarie statunitensi e tedesche, tutte puntualmente esaminate e risolte in termini di irrilevanza dalla decisione in esame, dovuta al relatore Ph. von Kapff - già assistente della mia Terza Commissione di Ricorsi - che con teutonica determinazione, pari a pregevole sistematicità metodologica, ha affrontato i diversi, nuovi e complessi problemi in ben 143 paragrafi per 38 pagine.

Ritenuta la sostanziale affinità dei servizi coperti dai due segni a confronto e identificati negli stessi beneficiari finali il pubblico rilevante, la decisione ha riscontrato innanzi tutto la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, per concludere sulla loro confondibilità in generale, avuto riguardo anche all’altissima distintività del marchio dell'opponente. Sgombrato il campo dalla normativa del Regolamento sul marchio comunitario degli stemmi, bandiere ed emblemi, della quale non ricorrevano i presupposi applicativi, la decisione ha affrontato il problema dell'interpretazione della disciplina sul marchio di rinomanza ex art. 8, 5 MC, nel caso di specie, caratterizzato - come visto - dalla natura particolare dei soggetti coinvolti (associazioni, fondazioni, organizzazioni no profit).

La Grande Chambre non ha mancato l'occasione per ribadire la posizione dell'Ufficio di Alicante su temi fondamentali come quelli rappresentati nei passaggi giuridici appena ricordati, sottoponendoli ad una completa ricognizione.

Alcuni aspetti della motivazione mi pare comunque vadano sottolineati e posti all'attenzione del lettore, sopra tutto in tema di valutazione della prova rivolta a supportare la distintività e la reputazione del marchio, e che così riassumo:

  •  la valenza semantica del simbolo, quando altamente distintivo, come elemento dominante nei marchi complessi (compositi dice la GC) rispetto al criterio fonetico e visivo:
  • la identificazione del pubblico rilevante inferita dai servizi, a loro volta identificati e comparati secondo principi di chiarezza e specificità (IP. Translator), che prescindono totalmente dalle classi:
  • l'equiparazione del particolare pubblico finale nella fattispecie (malati, disabili, disagiati, bisognosi di assistenza e altri) al concetto (fortunatamente solo giuridico) dei consumatori;
  • la valutazione della distintività deve esser condotta secondo criteri qualitativi, e non quantitativi (punto 86);
  • principio logico-induttivo della retroattività della prova sulla notorietà (pubblicità, investimenti, marketing, quando raggiungono livelli importanti presuppongono azioni durature e significativi nel tempo anteriore), in tal modo innovando la giurisprudenza restrittiva che tende a negare valore a presunzioni e ipotesi;
  • le prove possono essere prodotte anche oltre i termini istruttori di scadenza se devono considerarsi "confirmatory evidence" e (punto 88);
  • l'onere della prova può essere attualizzato se nasce dalla necessità di contraddire e replicare alle argomentazioni dell'avversario;
  • viene per la prima volta chiaramente affermato che la reputazione di un marchio di rinomanza non consegue necessariamente e direttamente dalla sua notorietà, anche se eccezionalmente alta, ma va provata (punto 95);
  • nel caso di un marchio che gode di una reputazione eccezionalmente alta, il rischio di un indebito sfruttamento e vantaggio "è così ovvio che le parti non hanno alcun obbligo di prova in tal senso" (punto 127);
  • l’utilizzazione diffusa come marchio di un simbolo, quando non autorizzata dall'avente diritto, non implica di per sé un suo affievolimento nella tutela, sia sotto il profilo della distintività che della reputazione;
  • il che vale nei confronti dei terzi anche quando da tempo sia vigente un accordo per gli stessi servizi e segni simili (come nel caso in Germania della presenza della fondazione protestante “Johanniterorden”.

In termini generali, credo di poter dire che la decisione in esame esprime la tendenza dell'accentramento dell'attenzione giuridica su problematiche sempre più di procedura, piuttosto che di merito.

D'altro canto sembra apprezzabile, nell'affrontare le diverse tematiche, un atteggiamento concreto e realistico che ricorda da vicino le rules of reasons della common law.

Questi i primi commenti on first reaction. La giurisprudenza a venire avrà ulteriori opportunità di confermare o meno questi orientamenti. Ma certo l'autorità di una pronuncia della Grande Chambre mi pare difficilmente potrà essere rimessa in discussione, come è già avvenuto nel caso LEGO, più volte testato.

 

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