21 marzo 2016

Marchio debole - Marchio forte

Nel recente IX Symposium dei giudici del marchio e disegno comunitario (Alicante, 4-5 novembre 2015) un’intera sessione è stata dedicata all’esame dell’incidenza del marchio debole e degli elementi deboli interessanti comunque il marchio, nel contesto del giudizio di confondibilità tra i segni.

La prassi dell’Ufficio di Alicante è stata messa a confronto con la giurisprudenza delle giurisdizioni comunitarie (Tribunale Generale e Corte di Giustizia). Come ufficialmente dichiarato, l’intento della Corte di giustizia “è quello di offrire un supporto generale a quella prassi e un aiuto nel chiarire anche gli uffici nazionali nell’armonizzare le loro decisioni nell’Unione Europea”. 

Questa collaborazione è certamente destinata a ulteriormente svilupparsi per effetto dei piani di convergenza previsti dalla nuova Riforma, ed in particolare dal Regolamento n. 2015/2424 che entra in vigore in questi giorni. Questa prospettiva, chiaramente orientata verso la problematica del marchio comunitario, non esclude peraltro l’interesse all’analisi ed approfondimento di questa tematica a livello nazionale, e in particolare del nostro ordinamento in cui il rapporto marchio forte/marchio debole è stato oggetto di esame e discussione da tempo.

Riassumendo innanzi tutto i termini della questione, come visto dai giudici europei, dal Symposium è emerso che la distintività e il riconoscimento sul mercato del marchio contestato è, in linea di principio, irrilevante (C-381/12 P, 06//06/2013, B. ANTONIO BASILE/BASILE). Il fatto poi che un certo grado di distintività sia attribuito al marchio anteriore è compatibile con l’accertamento che quel marchio – o uno dei suoi elementi componenti, è debole (C-196/11 P, 24/05/2012, F1-LIVE/F1, paragrafi 41-52).

Anche degli elementi banali che, però, possono risultare obbiettivamente dominanti in ragione della loro dimensione o posizione, possono essere neutralizzati da altri elementi. Se così non fosse, si dovrebbe riconoscere un diritto esclusivo su elementi che, per loro natura, non sarebbero stati registrabili (T-665/13, 29/01/2015, SPIN BINGO v. ZITRO SPIN BINGO, paragrafi 31 a 38). La CDG ha confermato che “SPIN BINGO” è l’elemento dominante, pur essendo descrittivo. Bisognerebbe dare più peso agli elementi di differenziazione, quando sono distintivi, piuttosto che a quelli più dominanti, ma deboli. Può sussistere rischio di confusione se i segni consistono della stessa combinazione di elementi deboli, o se hanno la stessa struttura o configurazione generale (T-123/14, 28/01/2015, “AQUAPERFECT v. WATERPERFECT”, paragrafi 42 e 50; C-579/08 P, 15/01/2010, “FERROMIX/FERROMAXX” + 2, paragrafi 71-73).

Queste le ultime tendenze espresse dalla più recente giurisprudenza comunitaria, dalla quale emerge chiaramente che non esiste una formula generale, visto che ogni regola, non appena formulata viene immediatamente corretta dalla sua possibile eccezione. In sostanza sembra potersi dire che occorre – ma questo la sapevamo già da un pezzo – considerare tutte le circostanze del caso, resistendo alla tentazione i applicare eccessivi schematismi.

La nostra giurisprudenza e migliore dottrina, per la verità, si è messa già da tempo alle spalle la dicotomia tradizionale marchio forte – marchio debole. E’ stato ripetutamente chiarito che i c.d.marchi ‘deboli’ sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l’uso di parole di comune diffusione in relazione ai prodotti/servizi che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Sentenza CR 05/2014). Conseguentemente, “la qualificazione del segno distintivo come marchio (forte o debole) incide sulla intensità della tutela che ne deriva…” (Sentenza CR 15/15, 10/11/2014).

La distintività, tuttavia, “è soltanto un elemento tra altri che intervengono al momento di tale valutazione (confondibilità)” come da giurisprudenza del Tribunale Generale comunitario (v. da ultimo T-199/13, 10/09/2014, DTM RICAMBI / DTM RICAMBI, punto 69; T-342/12, 08/10/2014, MAX FUCHS / LES COMPLICES punto 60 e 61).

A livello dei procedimenti di opposizione avanti all’UIBM la qualificazione forte o debole del marchio viene assunta nel contesto della ricerca ed identificazione del gradiente della distintività del segno (in una scala dal minimo al massimo), tant’è vero che il secondary meaning (c.d. convalidazione o riabilitazione del segno*) “è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva del marchio, in origine debole” (CASS.1861, 02/02/2015, DIVANI& DIVANI).

Come sostenuto da autorevole dottrina: “non esistono due categorie separate di segni forti e segni deboli, ognuna con una propria tutela standard, e (come) non sia corretto, dopo aver attribuito in astratto una certa ampiezza di tutela alla categoria dei marchi forti e un altro, più ridotto, ambito di tutela ai marchi deboli, incasellare meccanicamente i marchi oggetto di giudizio nell’una o nell’altra categoria, facendo da ciò dipendere  l’esito del giudizio di confondibilità quando essa in concreto esiste, e viceversa …si dovrà invece procedere a una analisi caso per caso del grado di capacità distintiva in concreto posseduto dal marchio alla data rilevante, senza che si possa o si debba ricorrere a classificazioni vincolanti  scala continua da un minimo ad un massimo di distintività (VANZETTI),  dottrina cui fa seguito una emergente giurisprudenza di merito.  

Si tratta quindi di considerare, nel concorso di tutte le circostanze rilevanti e pertinenti (distintività intrinseca, attenzione e percezione del pubblico rilevante, identità/affinità tra i prodotti, comparazione visiva, fonetica e concettuale, modalità della distribuzione e dell’offerta al pubblico, impressione globale del pubblico) se nei singoli casi sia prospettabile un rischio di confondibilità quanto alla origine dei prodotti contrassegnati.

Questa valutazione olistica porta a emersione la rilevanza del rapporto impresa/consumatore e dei relativi interessi di cui sono portatori, secondo un approccio realistico che parte dalla natura di strumento moderno di comunicazione del segno contraddistinto dal marchio, approccio che si sta portando avanti nell’emergente giurisprudenza dell’UIBM. Scrive in proposito Ernesto Franco Perri, l’estensore della decisione UIBM n. 1006/2012, 29/04/2015, n. 100:

“… in merito alla natura debole del marchio anteriore che ne affievolirebbe la tutela, occorre far rilevare quanto segue. La specificità del marchio, come noto, consiste nel fatto che esso deve contenere uno specifico messaggio, percepibile dal pubblico di riferimento, che consenta a quest’ultimo di operare un riconoscimento della fonte imprenditoriale dei prodotti o dei servizi: ove il marchio sia capace di traghettare e veicolare una informazione chiara ed inequivocabile in merito all’origine, si potrà concludere che esso  è dotato di carattere distintivo. Da ciò si deve desumere che l’orizzonte valutativo della capacità distintiva non può essere limitato ad una astratta analisi del tipo di segno designato come marchio e del suo grado di originalità. Al contrario, è necessario compiere un esame ulteriore, in senso “dinamico”, che sia teso a determinare se il marchio sia concretamente una entità portatrice di un significato percepibile dal pubblico ed, in caso affermativo, quale sia questo significato”. 

Non ho ancora trovato nella giurisprudenza dell’EUIPO (così si chiamerà l’Ufficio di Alicante)  e dei Giudici di Lussemburgo un concetto di governo della questione marchio forte - marchio debole espresso in termini così chiari e convincenti.

 

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