27 novembre 2016

157 paragrafi per negare la libertà dell’impresa

Avviluppato nella rete dei suoi frammentati precedenti, Il Tribunale dell’ Unione Europea (T-579/14, 09/11/2016, Birkenstock Sales GmbH) è riuscito a cucinare uno spezzatino di argomenti per negare il marchio comunitario a questo segno.

La società tedesca aveva, infatti, chiesto la registrazione all’EUIPO del marchio figurativo in questione, qualificato come tale nella registrazione internazionale di provenienza e nella domanda, senza indicazione dell’uso. Già, perché la richiedente, una volta ottenuto il marchio si è riservato di usarlo come le pareva. Il discorso non fa una grinza, e invece no, l’EUIPO prima e il Tribunale poi, hanno preteso di sindacare quelli che potevano essere gli interessi dell’azienda e la sua strategia commerciale.

Sentenza grave e giuridicamente errata – a mio modo di vedere – e che costituisce la prima disgraziata applicazione della sindrome che ho chiamata il diritto amaro ( cfr. Diritto amaro, in Avviso ai naviganti, maggio 2016).

Vediamo perché.

Secondo la ricorrente la Commissione di ricorso ha applicato criteri estranei all’articolo 7, 1, b), del regolamento (assenza di un minimo di distintività). La commissione di ricorso non si sarebbe basata sul marchio internazionale nella sua forma registrata, ossia un’immagine la cui superficie sarebbe chiaramente delimitata e che non si confonderebbe con la forma dei prodotti, ma avrebbe esteso senza giustificazione il marchio affermando che quest’ultimo poteva essere riprodotto e continuato.

In effetti, il Tribunale ha completamente disatteso la volontà dell’azienda, dichiaratamente espressa nel delimitare lo scope of protection alla immagine rappresentata nella domanda, senza alcuna estensione alla forma dei prodotti rivendicati, né il Tribunale ha saputo indicare se avesse tratto il diverso e contrastante convincimento dal file o altre fonti secondarie. Né tale supporto può riscontrarsi nel debolissimo argomento della “esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti oggetto della domanda di registrazione (punto 43), oltre tutto in macroscopica contraddizione con la giurisprudenza consolidata che rigetta come inconferenti ed irrilevanti tutti gli aspetti attinenti alla commercializzazione dei prodotti, una volta concessa la registrazione.

Per sostenere il rigetto della domanda da parte dell’EUIPO, il Tribunale, non si sa perché, ha cominciato a parlare di marchio tridimensionale (a partire dal punto 23) per applicarlo anche ai marchi figurativi in cui il marchio non sarebbe  “ costituito da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue”  (sic !), (punto 25). Nella fattispecie, si tratterrebbe di “un motivo applicabile alla superficie di un prodotto”, di “una parte della forma del prodotto” (punti 25 e 26), senza che si capisca il perché di questa estensione e su cosa si basa visto che  la richiedente potrebbe benissimo, ad esempio, applicare il suo disegnino singolarmente riproducendolo al centro di una T-shirt. Potrebbe, appunto, ma si tratta di una mera ipotesi, il cui esercizio è riservato alla libertà dell’impresa.

Come si fa ad affermare perentoriamente che il segno in questione “si confonde con l’aspetto del prodotto designato”? (punto 28). Se così fosse, come contestato dalla richiedente, ogni marchio figurativo potrebbe essere ripetuto o esteso all’infinito, e quindi non registrabile.

Il Tribunale riconosce il fondamento all’argomento (punto 41), ma pretende di superarlo perché quelle caratteristiche scaturirebbero intrinsecamente dal’analisi della struttura del segno. Secondo la Commissione di ricorsi, infatti, /punto 35 a 37), il segno in questione sarebbe “costituito da una rappresentazione grafica, di forma quadrata, di linee ondulate che si intersecano in modo da formare una ripetizione dello stesso motivo verticalmente e orizzontalmente. Tale raffigurazione è priva di contorni. La sequenza ripetitiva può estendersi all’infinito nelle quattro direzioni del quadrato e applicarsi dunque a qualsiasi superficie bidimensionale o tridimensionale”. Si tratterebbe dunque di “un segno composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente e che si presta in particolare a essere utilizzato come motivo di superficie”.

Da questa premessa nasce tutto il ragionamento del Tribunale e le conseguenze che ne derivano.

Se non che, la premessa è frutto di una analisi clamorosamente errata. Il momento della creazione del segno va nettamente distinto da quello della sua ripetizione. Il primo attiene alla costituzione genetica della forma, che potrà modularsi nelle rappresentazioni connotative suscettibili, a determinate condizioni previste dal sistema, di tutela nella fattispecie di volta in volta presa in considerazione (nel caso in esame il marchio figurativo). Il secondo, si pone a valle del primo e afferisce agli aspetti funzionali connessi all’utilizzazione del segno riservata all’area di libertà di cui gode l’impresa.

Che la rappresentazione del segno denunci la presenza di più elementi, identici o simili tra loro, è problema di composizione della forma, nella stessa maniera in cui si presenta per la creazione di un’opera di arte figurativa la cui identità si esprime nell’unitarietà della sintesi, esattamente come avviene nella composizione e raccordo delle linee ondulate nel segno contestato.

La forzatura e arbitrarietà del ragionamento del Tribunale emerge del resto dalla pretesa di verificare la compatibilità del supposto motivo di superficie in relazione ai vari prodotti rivendicati, sostituendosi, anzi espropriando il diritto dell’impresa di fare liberamente le sue scelte sul mercato.

In somma, lo spezzatino è stato cucinato con cura, ma non sarei molto sicuro che le imprese lo gradiscano.

 

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