UAMI 27/01/2015 (B 2 214 701) [Opposizione Intenso AROMA DI CAFFÈ / EXPRESSO aroma intenso]

OPPOSIZIONE N. B 2 214 701

Paskà S.R.L., Via delle Industrie n. 35, 80147 Napoli, Italia (opponente), rappresentata da G.D. Di Grazia D'alto & C.S.N.C., Isola E1- Centro Direzionale, 80143 Napoli, Italia (rappresentante professionale)

contro

Expresso Trading Ltd, 10th Floor 44 Chipman Hill, Saint John, NB E2L 4S6, Canada (richiedente), rappresentata da Laura Cirillo, Via Santa Lucia, 15, 80132 Napoli, Italia (rappresentante professionale).

 

Il 27/01/2015, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L'opposizione n. B 2 214 701 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate in 300 EUR.

 

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 11 355 724. L’opposizione si basa sulle seguenti registrazioni: registrazione di marchio italiano n. 1 519 207, registrazione internazionale n. 1 148 786; registrazione di marchio comunitario n. 9 960 824 e registrazione di marchio italiano n. 1 496 101. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC.

 

RILIEVO PRELIMINARE

La decisione emessa in data 28/05/2014 in esito al procedimento di opposizione B 2 204 538, e frattanto divenuta definitiva, ha rigettato il marchio comunitario n. 11 355 724 in relazione a tutti i prodotti ascritti alle classi 11 e 30.

L’opponente nel presente procedimento ha confermato, con comunicazione del 05/12/2014, di voler mantenere l’opposizione contro i prodotti e servizi rimanenti. Ne consegue che la presente opposizione deve intendersi diretta contro tutti i prodotti delle classi 31 e 32 e i servizi della classe 43.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

a) I prodotti servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

- Marchio italiano n. 1 519 207

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè, bevande a base di caffè, gli aromi del caffè, preparati fatti di cereali, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, salse (condimenti), spezie, ghiaccio;

Classe 40: Torrefazione e trattamento del caffè;

Classe 43: Servizi di caffè, caffetteria, ristorante, albergo;

-  Registrazione internazionale n. 1 148 786

Con estensione a Spagna, Germania, Austria, Francia, Lituania, Bulgaria, Benelux e Polonia per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè, bevande a base di caffè, gli aromi del caffè, preparati fatti di cereali, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, salse (condimenti), spezie, ghiaccio;.

Classe 40: Torrefazione e trattamento del caffè;

Classe 43: Servizi di caffè, caffetteria, ristorante, albergo;

e con estensione a Irlanda, Regno Unito e Grecia per i seguenti prodotti:

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè, bevande a base di caffè, gli aromi del caffè, preparati fatti di cereali, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, salse (condimenti), spezie, ghiaccio.;

- Marchio Comunitario n. 9 960 824

 

Classe 16: Filtri da caffè in carta;

Classe 30: Caffè; caffè decaffeinato; chicchi di caffè;

· Marchio italiano n. 1 496 101

 

Classe 30: Caffè.

 

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi; piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto;

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande;

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati nelle classi 31 e 32

I prodotti contestati delle classi 31 e 32 hanno natura (e caratteristiche organolettiche) e origine completamente diversi da tutti i prodotti nelle classi 16 e 30 e i servizi nelle classi 40 e 43 dei marchi anteriori. Inoltre, si tratta di prodotti e servizi che soddisfano bisogni affatto diversi, sono destinati ad un consumatore distinto e commercializzati e forniti attraverso canali non coincidenti. Infine, non sono tra loro in competizione. Sono pertanto differenti.

A tal riguardo, la Divisione di opposizione precisa che non sussistono elementi di affinità neppure con gli specifici servizi in classe 43 di cui marchi anteriori italiano n. 1 519 207 e internazionale n. 1 148 786. In effetti, sebbene la realtà del mercato dimostri che alcuni produttori di alimenti e/o bevande forniscono anche servizi di ristorazione con il loro marchio, tale contingenza non può considerarsi una consuetudine commerciale consolidata, la quale, per converso, si verifica principalmente nel caso di aziende (economicamente) di successo e dimensioni rilevanti e, nella specie, per tabulas non ricorrono tali condizioni. Pertanto, la mera constatazione che i cibi e le bevande siano consumati in un ristorante non è una ragione sufficiente per individuare un’affinità tra gli stessi. Il consumatore è consapevole che i cibi e le bevande serviti sono prodotti da un’azienda diversa (cfr. la sentenza del 9/03/2005, T-33/03, "Hai", EU:T:2005:89, punto 45 e la decisione del 20/10/2011, R 1976/2010-4, "THAI SPA/SPA et al.", punti 24-26). Ne consegue che i prodotti contestati sono dissimili anche rispetto ai servizi citati.

Servizi contestati in classe 43

I servizi di ristorazione (alimentazione) e alloggi temporanei contestati sono identicamente contenuti nella lista di prodotti e servizi dei marchi anteriori italiano n. 1 519 207 e internazionale n. 1 148 786 (quali servizi di ristorante e albergo). Ne consegue che tali servizi sono identici.

Tenuto conto dell’esito della comparazione dei prodotti e servizi, la valutazione comparativa dei segni proseguirà analizzando esclusivamente i marchi anteriori italiano n. 1 519 207 e internazionale n. 1 148 786 ( lim it atam ent e all’estensione a Spagna, Germania, Austria, Francia, Lituania, Bulgaria, Benelux e Polonia), in relazione ai quali i servizi contestati sono stati ritenuti identici. Per converso, posto che i marchi italiano n. 1 496 101 e comunitario n. 9 960 824 coprono solo prorotti nelle classi 16 e 30, in virtù del fatto che i prodotti contestati sono stati ritenuti dissimili e che, poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro tali prodotti non potrebbe comunque essere accolta. Ne consegue che non è necessario tenere conto di tali diritti anteriori nel prosieguo della decisione né è, neppure, necessario esaminare le prove dell'uso del marchio anteriore italiano n. 1 496 101 depositate dall’opponente in data 24/04/2014.

 

b) I segni

 

1) marchio italiano n. 1 519 207 2) registrazione internazionale n. 1 148 786
Marchi anteriori	Marchio impugnato

 

Il territorio di riferimento è l’Italia (per il marchio n. 1)) e la Spagna, la Germania, l’Austria, la Francia, la Lituania, la Bulgaria, il Benelux e la Polonia (per il marchio n. 2)).

I marchi anteriori sono composti dal termine “INTENSO” collocato in posizione centrale e scritto con caratteri lievemente stilizzati di colore grigio, alla destra del quale è collocato un elemento figurativo grigio-rosso - che ricorda una tazza dalla quale fuoriesce del fumo - e sotto al quale si trova la dicitura “AROMA DI CAFFE’” scritta con caratteri standard maiuscoli grigi estremamente più piccoli preceduta da tre rettangolini verde, bianco, rosso. Il marchio contestato è costituto da un’etichetta dal fondo grigio chiaro con sfumature quasi argentate che contiene, al centro, i seguenti elementi: il termine ”EXPRE**O”, le cui lettere sono scritte con caratteri standard maiuscoli neri, mentre una fiamma stilizzata viene usata fra la lettera ‘E’ e la lettera ‘O’; le parole “aroma” e “intenso” scritte sotto “EXPRE**O” in caratteri minuscoli neri e significativamente più piccoli.

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nelle parole “AROMA” e “INTENSO”, quest’ultima, però, si trova ubicata in posizione completamente diversa in seno ai due marchi e presenta dimensioni decisamente differenti. Essi differiscono in relazione ad ogni altro aspetto, in particolare: l’etichetta, le lettere “EXPRE**” e, come testé già rilevato, la differente collocazione e le ben minori dimensioni del termine “INTENSO” nel marchio contestato; la posizione e le notevoli dimensioni della parola “INTENSO”, le parole “DI CAFFE’”, posizionate a destra rispetto ad “AROMA” e scritte con gli stessi caratteri di piccole dimensioni, gli elementi grafici della tazza di caffè e dei rettangolini colorati tricolore nei marchi anteriori che non hanno alcun analogo corrispettivo nel marchio contestato. Ne consegue che il livello di similitudine visiva è estremamente limitato.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia esistenti nelle diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide solo nel suono delle parole “INTENSO” e “AROMA” presenti identicamente in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nelle lettere “EXPRE**O” che saranno molto probabilmente pronunciate ‘ESPRESSO’ del marchio contestato e “DI CAFFÈ” dei marchi anteriori. Gli elementi figurativi dei marchi anteriori (tazzina e rettangolini colorati ) non saranno oggetti di trasmissione orale di tali marchi.

Sotto il profilo concettuale, i marchi anteriori contengono parole in lingua italiana, quali l’aggettivo “INTENSO” - che significa che si manifesta o agisce o è sentito o colpisce i sensi con forza, con energia, in modo acuto, violento e sim. (indica in genere, oltre alla forza, la continuità e la concentrazione) (faceva un freddo i.; la luce troppo i. dei riflettori lo abbagliava; un profumo i.; colore i., carico, vivace, cupo, secondo i casi; attenzione, meditazione, contemplazione i.; dedicarsi a uno studio i.; con i. opera di persuasione, di propaganda) (v. Vocabolario della Lingua italiana Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/intenso/) - e l’espressione “AROMA DI CAFFE” - che indica l’odore soave e gradevole che emana il caffè (v. Vocabolario della Lingua italiana Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/aroma/).

Il marchio contestato sarà letto probabilmente come la parola “EXPRESSO” (che sarà agevolmente percepita in tutte le lingue del territorio rilevante nel senso di “espresso”, cioè caffè ristretto preparato apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere v. Vocabolario della Lingua italiana Treccani online, http://www.treccani.it/vocabolario/espresso/) e le parole italiane “AROMA” e “INTENSO” già viste. Occorre rilevare che in tutte le altre lingue del territorio di riferimento diverse dall’italiano (quali lo spagnolo, il tedesco, il francese, il lituano, il bulgaro, il polacco e il neerlandese) esiste un equivalente sufficientemente prossimo per le parole “AROMA” e “CAFFE’”, le quali saranno, pertanto, comunemente intese nella portata semantica sopra riportata. Per quanto riguarda la parola “INTENSO”, anch’essa sarà intesa nell’accezione già indicata nella parte di territorio di lingua francese, spagnola e neerlandese, per la presenza di un equivalente linguistico molto prossimo, mentre non può escludersi che tale termine non sia compreso in lingue quali il tedesco, il bulgaro, il lituano e il polacco, posto che i relativi equivalenti linguistici presentano alcune differenze (rispettivamente, intensiv, intenziven/интензивен, intensyvus, intensywny). Gli elementi figurativi del marchio anteriore, quali la tazza fumante e il piccolo rettangolo tricolore ai colori della bandiera italiana, saranno percepiti da tutto il pubblico di riferimento come un rafforzamento del messaggio veicolato dal termine “CAFFE” e l’origine italiana dei prodotti/servizi.

Pertanto, i segni sono concettualmente simili entro i limiti della coincidenza delle parole “AROMA” e, per una parte del pubblico di riferimento, “INTENSO”.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili in misura estremamente ridotta.

 

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Le parole “AROMA” e “CAFFE” del marchio anteriore e “AROMA” e “EXPRE(SS)O” del segno contestato, cosi come, limitatamente ad una parte del pubblico di riferimento (in particolare, francofono, ispanofono e di lingua neerlandese), la comune parola “INTENSO” sono tutte associate al caffè, in virtù della combinazione delle stesse e posto che, come già rilevato, ad ognuna di queste parole corrisponde una parola di significato simile nelle lingue rilevanti. Analogamente la componente iconica della tazza del marchio anteriore. I rettangolini verde, bianco e rosso saranno intesi come descrittivi dell’origine italiana dei prodotti/servizi contraddistinti. Tenendo conto che i servizi rilevanti sono, inter alia, servizi di ristorazione (alimentazione), si considera che gli elementi denominativi e figurativi citati siano dotati di una limitata capacità distintiva per servizi che possono comprendere anche la fornitura di caffè di origine italiana dall’aroma intenso. Di conseguenza, l'impatto di tali elementi di limitata capacità distintiva è da considerarsi limitato in sede di valutazione del rischio di confusione fra i marchi in questione.

Le parole “INTENSO” nel marchio anteriore e “ESPRE(SS)O” del marchio impugnato sono gli elementi dominanti dei segni a confronto, cioè dotati chiaramente di maggiore impatto visivo, in virtù delle loro dimensioni e posizione centrale in seno ai rispettivi marchi.

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi rilevanti. Pertanto, in assenza di un uso pregresso che abbia incrementato tale capacità distintiva intrinseca, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

 

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico avente un livello di attenzione, per lo meno, medio.

 

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il rischio di confusione nella percezione del pubblico deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (v. sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, punto 22, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, EU:C:2000:339, punto 40)

Peraltro, la valutazione globale deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Emerge, infatti, dal tenore letterale dell’art. 8, n. 1, lett. b), del RMC ai sensi del quale «sussiste un rischio di confusione per il pubblico», che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce di regola un marchio nella sua totalità e non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli.

I servizi contestati sono stati ritenuti identici e gli stessi sono diretti al grande pubblico dotato di un grado di attenzione, per lo meno, medio. Per converso, i segni presentano solo elementi di analogia molto limitati. In particolare, è dirimente rilevare che le rispettive componenti dominanti sotto il profilo visivo sono due parole completamente differenti graficamente, foneticamente e concettualmente, quali “INTENSO” e “EXPRE(SS)O”. Malgrado i due marchi condividano la parola “AROMA”, le ridotte dimensioni e la medesima posizione secondaria della stessa in entrambi i segni fanno si che il suo impatto sia decisamente marginale nell’economia dei due marchi globalmente intesi (è ben possibile che tale termine non sia neppure oggetto di pronuncia nella trasmissione orale dei due segni). Parimenti, l’identità del termine “INTENSO” non è in grado di dare luogo ad una sufficiente similarità, posto che tale termine occupa nel marchio contestato una posizione secondaria e ha dimensioni molto ridotte cosi da non poter catturare l’attenzione del consumatore. Vieppiù, i marchi in litigio presentano caratteristiche grafiche, figurative e cromatiche diverse: i marchi anteriori contengono componenti denominative di colore grigio, la rappresentazione stilizzata di una tazza fumante grigio-rossa e il rettangolino tricolore, mentre il marchio impugnato contiene componenti verbali con caratteri neri e ilcolore rosso della fiamma che si stagliano su uno sfondo grigio chiaro con sfumature quasi argentate.

In virtù di quanto sopra, posto che costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti/servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro e tenuto conto delle marcate differenze tra i segni e del livello di attenzione quanto meno medio che caratterizza il consumatore di riferimento dei servizi in questione, la Divisione di Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento. Pertanto, l'opposizione in quanto basata sui marchi anteriori italiano n. 1 519 207 e internazionale n. 1 148 786 deve essere respinta.

Inoltre, come già rilevato sopra, poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, l'opposizione basata su tale articolo e sui marchi anteriori comunitario n. 9 960 824 e italiano n. 1 496 101, non può essere accolta in ragione delle differenze riscontrate tra i prodotti e servizi messi a confronto. A tal riguardo, quindi, come già indicato sopra, non è neppure necessario esaminare le prove dell'uso del marchio anteriore italiano n. 1 496 101 depositate dall’opponente in data 24/04/2014.

 

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto ii) REMC, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

La Divisione d’Opposizione

Jessica LEWIS

Maria Luce CAPOSTAGNO

Martina GALLE

 

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).

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