UIBM 22/05/2013, n. 37 [Opposizione N. 293/2011 – CAPRI / CAPRIALIVELIVEBAITFISHINGGAME – Esito: rigetto]

OPPOSIZIONE N. 293/2011

 

IN.PRO.DI - INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A. corso di Porta Romana, 3- 20122 Milano - Italia, rappresentato da Laura Pellicanò della Bugnion S.p.a. via di Corticella , 87, 40128 Bologna Italia
(opponente)

 

contro

 

Ruocco Fabrizio via Dalmazio Birago, 11, 80073 Capri (NA)
(opposto)

 

Il 22 /05/2013, l'esaminatore Dott. Ernesto Franco Perri, ha emanato la seguente decisione:

l'opposizione n. 293/2011 è respinta.

La domanda di registrazione marchio italiano NA2011C001069 è accolta.

 

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 19/07/2011 il sig. RUOCCO FABRIZIO ha depositato la domanda di registrazione del marchio "Caprialivelivebaitfishinggame" n. NA 2011COO1069 per contraddistinguere i prodotti rientranti nella classe 25: articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa in data 16/09/2011

In data 14/12/2011 la IN.PRO.Dl -INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.p.A., così come sopra rappresentata, ha depositato un atto di opposizione sulla base di due diritti anteriori.

Per ragioni di economia procedurale, si prenderà in esame, per quanto viene successivamente indicato nelle conclusioni, solo uno dei due diritti anteriori invocati, ovvero il marchio comunitario n.2689891.

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della Proprietà Industriale (CPI) ritenendo sussistere la somiglianza tra i marchi e l'identità o affinità tra i prodotti e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori.

 

ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente sostiene che sussista un rischio di confusione, in quanto c'è somiglianza tra i marchi a confronto e i prodotti risultano identici.

La somiglianza tra i marchi è data dal fatto che entrambi i segni, a livello visivo, fonetico e concettuale, condividono la parola "Capri"; che assume un carattere distintivo perché non associabile ai prodotti di abbigliamento ma alla famosa isola dell'arcipelago campano.

Inoltre viene riportato, ad adiuvandum, un caso analogo in cui l'Uami (procedura B-856163), ha ritenuto sussistere un rischio di confusione tra il marchio "capri" ed il marchio"100% capri ".

Il richiedente di converso sostiene che il paventato rischio di confusione non sussiste in quanto il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è totalmente diverso da quello dell'opponente sia a livello visivo che fonetico e concettuale.
Inoltre viene negata l'asserita distintività del marchio anteriore e viene altresì fatto notare come esso costituisca un marchio intrinsecamente debole in quanto riproduce, "sic et simplìciter'', il nome della nota località turistica, famosa in tutto il mondo.

 

AMMISSIBILITÀ- Dimostrazione dei diritti anteriori.

L'opponente ha prodotto copia dell'estratto della registrazione comunitaria n.002689891 del 10/02/2004 per i prodotti appartenenti alle classi 3,18 e 25.

Inoltre dal sito internet dell'Uami, risulta che la domanda di rinnovo del marchio comunitario n.2689891 è stata presentata in data 16 aprile 2012, e che attualmente pende un procedimento per la declaratoria di decadenza.

Per quanto sopra riferito l'opposizione, fondata sul marchio comunitario in questione, è ammissibile.

 

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro parte dei prodotti della domanda di registrazione di marchio nazionale NA 2011C001069 compresi nella classe 25.

L'opponente ha invocato l'articolo 12 comma 1, lett d) c.p.i..

 

PROVA DELL'USO

Non è stata richiesta la prova d'uso.

 

RISCHIO DI CONFUSIONE - ARTICOLO 12 COMMA 1 - LETTERA d) C.P.I.

L'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

 

I prodotti.
I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio, e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi: pelli di animali: borse, borsette, borsellini; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni, e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Articoli di abbigliamento intima ed esterno, scarpe, cappelleria

 

I prodotti contestati sono i seguenti:

articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, della classe 25.

 

Comparazione dei prodotti

Per valutare la somiglianza dei prodotti e/o dei servizi si deve tener conto dei seguenti fattori che includono in particolare la loro natura, il loro scopo, e il loro impiego e se sono tra di essi in concorrenzialità o complementarietà (v. sentenza della corte europea di giustizia nella causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contro Metro Goldwyn-Mayer, Inc. (1998). Tali fattori possono comprendere anche gli utilizzatori finali dei prodotti, il tipo di impresa, i canali di distribuzione e i loro punti vendita.

Nel caso in esame i prodotti contestati sono tutti compresi nelle lista dei prodotti su cui si fonda l'opposizione di conseguenza essi debbono considerarsi identici.

 

Comparazione dei segni

Marchio anteriore	Marchio opposto

Esame dei segni.

 

A livello visivo: i entrambi i marchi risultano essere complessi e cioè formati da elementi denominativi e figurativi

 

Marchio anteriore: Capri.
La parola Capri è posta sul piano di appoggio in senso orizzontale per tutta la sua estensione e le lettere che la compongono sono tutte scritte in bianco su uno sfondo nero. Ciascuna lettera è stata graficamente elaborata in modo tale da attribuire al marchio una sua particolarità visiva.

 

Marchio opposto: caprialive-livebaitfishinggame.
La parte denominativa del marchio, posta sul piano di appoggio in senso orizzontale, è sormontata da una parte figurati va rappresentata da un doppio cerchio con all'interno di esso, dipinto di nero, su sfondo bianco, un pesce che sembra voler abboccare ai due ami, uno più piccolo dell'altro, posti immediatamente al di sotto della sua bocca.

Le lettere sono scritte in normali caratteri di stampa. Va evidenziato come la parola "alive" che segue la parola capri risulta più marcata graficamente, mentre le altre parole che compongono il marchio, tutte scritte in inglese e cioè "live-bait-fishing-game" e con caratteri più piccoli sono state poste al disotto della parola Caprialive partendo dalla lettera p di capri e finendo alla lettera v di alive.

Dall'insieme degli elementi sopra valutati risulta esistere un basso livello di somiglianza reso dalla sola presenza della parola Capri in entrambi i marchi con le sopra riportate diversità

 

A livello fonetico

Il marchio anteriore è costituito dalla pronuncia della parola di due sillabe CA- PRI.

Il marchio opposto e costituito dalla pronuncia della parola di cinque sillabe ca- pri -a -li -ve che danno una intonazione e un ritmo diverso alla pronuncia del segno rispetto al marchio anteriore. L'altra parte verbale "livebaitfishiggame" difficilmente potrà essere ricordata dal consumatore medio ciò in quanto è scritta in caratteri piccoli e in inglese.

Complessivamente dunque i due marchi presentano un grado di somiglianza fonetica medio basso.

 

A livello concettuale

Dal punto di vista concettuale, la parola Capri, presente in entrambi i marchi, sarà associata dal consumatore medio italiano alla nota isola dell'arcipelago campano, meta, per lo più, dei rappresentanti del jet set mondiale. Risulta priva di significato, per la lingua italiana, la parola "ali ve" del marchio opposto.
Si può dire che il grado di somiglianza risulta medio-basso

 

Elementi distintivi e dominanti dei segni.
Nel determinare la presenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data ai marchi, tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (cf decisione della Corte di Giustizi a 11 nov.l997c-251/95, Sabel BV v. Puma AG Rudolf Dassler Sport. Bollettino Ufficiale dell'UAMI n.1/1998 parg.22e seq)

 

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha esplicitamente rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà ma si è limitato a richiamare, nell'esame concettuale del segno, il suo carattere fortemente distintivo per il semplice fatto che il termine Capri rinvia alla famosa isola e non agli articoli di abbigliamento che con il suo termine vengono commercializzati.

Nel caso di specie il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere, pertanto, considerato normale.

 

Pubblico di riferimento e livello di attenzione.

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Nel caso in esame, i prodotti sono rivolti a un grande pubblico che ha un livello di attenzione medio.

Si ritiene che i prodotti sia dell'opponente che del richiedente stano accomunati da una identica finalità.

 

Conclusioni finali.

Un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo che tutte le altre componenti risultino trascurabili nell'impressione complessi va da questa prodotta.

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinanti di un marchio complesso occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa alle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

Se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo la valutazione dell'impressione complessiva deve avvenire sulla base di una analisi visiva.

Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre ancora tenere conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di una immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante del marchio.

Nel caso di specie si deve osservare che le componenti del marchio richiesto sono le parti denominative, capria live e livebaitfishingame e la parte figurativa. Per quanto concerne le parti denominative, la prima è riprodotta in caratteri di stampa normali mentre la seconda è scritta in caratteri più piccoli e posta al disotto della parola caprialive. La parte figurativa del marchio, posta al di sopra del termine caprialive, è invece formata da un doppio cerchio concentrico all'interno del quale è inserito un pesce colorato di nero su sfondo bianco che sembra voler abboccare ai due ami posti proprio al di sotto della sua bocca. Per le considerazioni sopra esposte la parte figurativa del marchio deve essere considerata come la sua componente dominante anche per il fatto che alcune delle lettere del termine "caprialive" si intersecano con i cerchi della componente figurativa rendendole, così, meno intellegibili agli occhi dei consumatori che invece manterranno nella loro memoria la parte figurativa che per le caratteristiche sopra riferite conferisce al marchio una attrattiva visiva tutta particolare. Scarsamente influenti appaiono, invece, le parole "livebaitfishingame" ai fini di una sia pure minima distintività del marchio, vuoi per i caratteri più piccoli e vuoi perché scritte in inglese e, pertanto, difficilmente comprensibili per il consumatore medio. Inoltre deve essere precisato che la parola alive è un termine inglese che vuol dire "vivo­vivente" ma che non ha, in italiano, alcun significato.

Il termine Capri, per le ragioni sopra riferite, non può da solo essere considerato come l'elemento dominante sebbene in ambedue i marchi contrapposti, sia posto davanti alle altre parole.

Pertanto appare evidente che quanto sostenuto dall'opponente e cioè che il termine Capri, presente nei due segni, debba essere considerato come l'elemento dominante per entrambi, non può essere condivisa.

Né può essere riscontrata alcuna analogia, tra decisione Uami del 30/05/2008 (Capri / 100% Capri) citata dall'opponente.

In tale fattispecie, infatti, come correttamente è stato evidenziato dalla Commissione di ricorso che ha confermato la decisione di prima istanza (Prima commissione di ricorso, R 1148/2008, 02 aprile 2009), la parola Capri, comune ad entrambi i marchi in conflitto, costituisce l'elemento dominate ed individualizzante del marchio opposto "100% Capri", stante il carattere descrittivo dell'elemento costituito dalla percentuale.

Nel caso in esame, come evidenziato, è la parte figurati va del marchio opposto che deve chiaramente essere considerata come la componente dominante.

In considerazione di quanto sopra e tenuto altresì conto anche del fatto che un alto grado di affinità o di identità dei prodotti, come nel caso in esame per effetto del principio di interdipendenza dei fattori può essere compensato da un tenue grado di somiglianza dei marchi si deve ritenere la non sussistenza del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

 

L'opposizione è respinta.

Le conclusioni cosi come sopra rese rendono superfluo prendere in considerazione l'altro diritto anteriore costituito dal marchio nazionale denominativo CAPRI.

Le differenza visive, fonetiche e concettuali tra i segni presi in esame nella presente decisione, infatti, devono ritenersi prevalenti, anche con riferimento al marchio costituito dal solo elemento denominativo CAPRI.

Nel caso in esame, l'opponente risulta la parte soccombente, e, pertanto, sopporterà le proprie spese. Non avendo il richiedente alcuna rappresentanza professionale, null'altro viene disposto in tema di costi di procedura.

Ai sensi dell'art 135 comma 1, contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento.

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