UIBM 15/09/2014, n. 123 bis [Opposizione n. 442/2012 - LAND ROVER - RANGE ROVER / Ideogrammi cinesi - Esito: rigetto]

 

OPPOSIZIONE N. 442/2012

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, con sede in Whitley, Coventry - Regno Unito, rappresentata dal Dr. Andrea Klein della Società Italiana Brevetti S.p.a. con sede in Roma­ Piazza di Pietra 38/39 (opponente)

contro

CHINA DEPEND LIMITED - Regno Unito - rappresentata dallo studio Brevetti Dr. Ing. Digiovanni Schmiedt con sede Milano- in Via Aldrovandi 7 (richiedente)

L'esaminatore, dr.ssa Loredana Mancuso, ha emanato la seguente:

 

DECISIONE

 

l'opposizione n. 442/2012 è respinta totalmente.

La domanda di registrazione di marchio italiano MI2011C010786 è accolta per tutti prodotti rivendicati.

L'opponente sopporta l'onere delle spese sostenute dal richiedente, nei limiti di cui all'art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/2010 contenente il regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

 

FATTI E PROCEDIMENTO

Si premette che l'atto di opposizione è stato depositato dalla società LAND ROVER la quale ha successivamente ceduto i marchi anteriori alla società JAGUAR LAND ROVER LIMITED; nel registro informatizzato di questo UIBM risulta la trascrizione RM2013E000171 del 18/4/2013 dell'atto di cessione. L'opposizione prosegue pertanto a nome della nuova titolare dei diritti anteriori che ha prodotto apposita lettera di incarico.

La società CHINA DEPEND LIMITED in data 3/11/2011 ha depositato la domanda di registrazione di marchio Ml2011C010786  per il marchio figurativo  consistente in due ideogrammi cinesi, di colore scuro, allineati orizzontalmente, la cui translitterazione è rispettivamente "LU" e "HU" e la cui traduzione è rispettivamente "STRADA" e "TIGRE". Non è stata fatta alcuna rivendicazione di colore.

Non è stata fatta alcuna rivendicazione di colore.

Le classi rivendicate dal marchio contestato sono le seguenti:

classe 18: portamonete, borse, borse e cartelle per scolari, zaini, sacchi per roulette, coperte in pelle (pellicce), bastoni da passeggio, pelli di animali, parapioggia, valigie

classe 25: articoli di abbigliamento, calzature, berretti, cuffie, maglieria, guanti (abbigliamento) indumenti in pelle, maglie, T-shirts, guaine (sottovesti), fazzoletti di seta.

La presente domanda di registrazione, ritenuta registrabile, è stata pubblicata sul bollettino UIBM dei marchi di impresa n. 6/2011 del 6/12/2011

In data 6 marzo 2012 la società JAGUAR LAND ROVER LIMITED ha depositato atto di opposizione contro tutti i prodotti delle classi 18 e 25. Detta opposizione è basata sulla registrazione nazionale anteriore n. 691090 rinnovata con domanda RM2004C006892 e registrata in data 6/3/2008 con il n.1099161 a nome LAND ROVER. Questa rivendica, fra le altre, le seguenti classi e i seguenti prodotti su cui si basa l'opposizione:

classe 18: cuoio e imitazioni del cuoio, articoli fabbricati con tali materie non compresi in altre classi, pelli di animali, bauli e valigie, ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni da passeggio, fruste, finimenti e articoli di selleria

classe 25: articoli di abbigliamento (eccetto alcuni vestiti e scarpe speciali) compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole, cappelleria.

L'opposizione è inoltre basata sulla registrazione anteriore nazionale n. 892048, rinnovata in data 2/10/2009 con n. 1217268 a seguito di domanda RM2006C002038, per i prodotti compresi nella seguente classe:

classe 25: sopravvesti, bluse, saloppe, tute da lavoro, calzature, cappelleria, guanti, cravatte e T-shirts.

A seguito della prima comunicazione alle parti n. 111854 dell'11/5/2012 (regolarmente ricevuta dal mandatario che assiste il richiedente), scaduto il termine per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 178 comma 1 del codice della proprietà industriale (CPI), il richiedente non ha fatto pervenire deduzioni o istanza per la prova d'uso ex art. 178 comma 5 CPI mentre l'opponente ha prodotto una memoria a sostegno dell'opposizione (pervenuta all'Ufficio tramite il servizio di posta certificata in data 3/10/2012 e ritualmente notificata al richiedente con ministeriale 26361O del 28/12/2012 e da questi ricevuta in data 9/1/2013 attraverso il servizio di posta certificata, senza presentare proprie osservazioni).

 

ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente nell'atto di opposizione ha sostenuto la somiglianza tra i segni nonché l'identità/affinità dei prodotti delle classi 18 e 25 ed analogamente ha argomentato nelle (...)

prodotti rivendicati con il primo marchio n.1099161 e su tutti i prodotti rivendicati con il secondo marchio n. 1217268.

Ha pertanto invocato la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 12 comma 1, lettera d) CPI in quanto la somiglianza fra i segni e l'identità/affinità dei servizi possono comportare rischio di confusione, compreso quello di associazione, rispetto al pubblico di riferimento.

In particolare, nella memoria a sostegno dell'atto di opposizione pervenuta in data 3/10/2013 l'opponente ha contestato la descrizione del marchio del richiedente da questi definito come due ideogrammi cinesi la cui translitterazione corrisponderebbe alle espressioni "LU" e "HU" (traducibili come "STRADA" e "TIGRE") ed ha fornito la certificazione di un traduttore dalla quale risulta che le espressioni su citate corrispondono in Cina al nome locale della LAND ROVER. A dimostrazione di ciò sono state allegate pagine estrapolate da siti internet nelle quali è presente l'espressione LAND ROVER scritta con gli ideogrammi riprodotti nel marchio contestato. Nella memoria si evidenzia il fatto che, pur avendo il segno opposto un pubblico di riferimento di nazionalità italiana, nel nostro Paese risiede una "numerosa" comunità cinese, disomogeneamente distribuita sul territorio, costituente lo 0.34% dei residenti in Italia senza però tener conto dei cinesi presenti illegalmente in Italia e di quelli che hanno acquisito la cittadinanza. Si aggiunge che nella memoria di cui trattasi non viene fatta menzione alcuna del secondo marchio dell'opponente "RANGE ROVER" il quale non potrebbe avere la stessa traduzione in caratteri cinesi. Nella stessa inoltre viene rivendicata una notevole rinomanza internazionale del marchio LAND ROVER da decenni presenti sul mercato quale icona del settore automobilistico.

 

MOTIVAZIONE

Rischio di confusione- art. 12, comma 1 lettera d) CPI

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"

 

a) l prodotti

Non si procede alla comparazione fra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi anteriori e da quello contestato ritenendo non sussistente il rischio di confusione fra i segni a causa della palese diversità dei segni anteriori rispetto a quello contestato

 

b) I segni

LAND ROVER RANGE ROVER
Marchi anteriori	Marchio contestato

 

Esame visivo

Il marchio anteriore LAND ROVER, la cui traduzione in cinese corrisponde ai due ideogrammi costituenti il segno opposto, è un marchio verbale in caratteri standard composto di due parole in lingua inglese, rispettivamente formate da quattro e da cinque lettere, non rivendicante nessun colore o particolare grafia. Il marchio anteriore RANGE ROVER è anch'esso un marchio verbale in caratteri standard composto di due parole in lingua inglese la prima delle quali è formata da cinque lettere. Anche in questo caso non sono rivendicati particolari colori o grafie.

Il marchio contestato è un marchio figurativo costituito da un pittogramma formato da due ideogrammi cinesi la cui natura è quella di raffigurare graficamente un'idea, un concetto o un dato astratto e che per le sue caratteristiche non può che essere incomprensibile per il pubblico nazionale di riferimento che sarà portato ad identificarlo come ideogrammi in veste esclusivamente grafico/figurativa.

Esame fonetico

Considerato che il segno contestato è un marchio figurativo formato da due ideogrammi cinesi, privi di valenza linguistica per il vasto pubblico dei consumatori, non è possibile effettuare la comparazione fra i segni dal punto di vista fonetico.

Esame concettuale

Per la natura figurativa e priva di senso linguistico per il pubblico di riferimento del marchio contestato si ritiene di non poter procedere all'esame concettuale dei segni in conflitto.

 

c) Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione il confronto fra i segni deve essere basato sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti; di quelle loro componenti, cioè, che da sole riescono a dominare l'immagine del singolo marchio e perciò vengono conservate nella memoria del pubblico di riferimento.

Anche in questo caso detta valutazione non può che essere omessa non essendo possibile un confronto fra i segni totalmente dissimili.

 

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore costituisce un fattore da considerare al fine di effettuare la valutazione globale del rischio di confusione; l'opponente ha rivendicato per il marchio anteriore un carattere distintivo accresciuto dalla rinomanza dei marchi sul mercato internazionale ma la stessa non dimostra che gli stessi hanno acquisito un elevato grado di distintività attraverso il loro uso intensivo. Gli estratti da siti internet relativi al loro utilizzo in campo automobilistico non dimostrano le dimensioni della quota di mercato detenuta dall'opponente o gli investimenti pubblicitari finalizzati a promuovere 1 prodotti rivendicati rispetto al vasto pubblico di riferimento.

Il carattere distintivo del segno anteriore è pertanto da considerarsi normalmente intrinseco.

 

e) Pubblico di riferimento- livello di attenzione

Il consumatore medio della categoria dei prodotti di cui si discute è da considerarsi non specializzato ma normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed attento. Considerato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in ragione della funzione della categoria di prodotti/servizi da valutare, si rileva che i prodotti contraddistinti da entrambi i segni sono generalmente offerti ad un vasto pubblico che presterà un normale livello di attenzione nella scelta dei prodotti che vengono, peraltro, forniti attraverso gli stessi canali di distribuzione (esercizi commerciali che effettuano la vendita di prodotti di abbigliamento e altri ricompresi nelle classi 18 e 25) e che per natura e destinazione potrebbero presentare elementi di identità/affinità che non sono stati valutati stante la non confondibilità fra i segni in conflitto.

 

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione globale deve essere effettuata prendendo in considerazione tutti i fattori e le circostanze rilevanti per la fattispecie in esame.

I marchi sono risultati dissimili dal punto di vista visivo, non confrontabili dal punto di vista fonetico e dal punto di vita concettuale.

Il livello di attenzione dei consumatori di riferimento è da considerarsi ordinario trattandosi di prodotti destinati al grande pubblico e offerti attraverso gli stessi canali di vendita. Le evidenze probatorie allegate dall'opponente, infine, dimostrano un certo uso del marchio ma sono insufficienti a dimostrare che lo stesso abbia acquisito un elevato grado di distintività attraverso l'uso.

Consistendo i segni anteriori in due marchi verbali e quello contestato in un marchio figurativo composto da due ideogrammi cinesi, il cui significato è essenzialmente sconosciuto al pubblico dei consumatori interessato ai prodotti da essi rivendicati, sono sembrate fuorvianti le considerazioni dell'opponente contenute nella memoria del 3/10/2012. In essa si asserisce che la popolazione cinese residente in Italia (legalmente o illegalmente e in percentuale vicina allo zero) e concentrata, peraltro, in specifiche aree geografiche, sarebbe in grado di comprendere il significato dei due ideogrammi e pertanto ritenere erroneamente che i prodotti contraddistinti dal marchio del richiedente possano provenire dalla società opponente o da altra a questa collegata. Al riguardo si ritiene che la domanda di registrazione MI2011C010786 è destinata a produrre i propri effetti su tutto il territorio nazionale e che il pubblico di riferimento non può che essere quello composto dai consumatori italiani normalmente non a conoscenza della lingua cinese.

Alla luce della sopra evidenziate considerazioni si ritiene non sussistente il rischio di confusione e che, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) CPI, l'opposizione debba essere respinta e che la domanda di registrazione nazionale Ml2011C010786 debba essere registrata per i prodotti contestati

 

SPESE

L'opponente sopporta l'onere delle spese sostenute dal richiedente, nei limiti di cui all'art. 56, comma 4 del decreto ministeriale n. 33/201O contenente il regolamento di attuazione del codice di proprietà industriale.

Ai sensi dell'art. 135 CPI contro il presente provvedimento è ammessa facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di gg.60 dalla data di ricevimento della decisione stessa.

 

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