UIBM 24/03/2015, n. 69 [Opposizione N. 266/2012 - TRIBORD / TREBOR - Esito: accoglimento parziale]

OPPOSIZIONE N. 266/2012

DECATHLON S.A. con sede in Villeneuve d'Ascq (F) rappresentata dalla dr.ssa Elena Gravina dello studio Nortarbartolo & Gervasi spa con sede in Torino, Corso Giacomo Matteotti n.39 (opponente)

contro

TDM srl con sede in Arzergrande (PD) rappresentata da Dr. Stefano Giacon dello Studio tecnico brevetti Ing. E. Giacon con sede in Padova, Via Carlo Dolci 17 (richiedente)

L'esaminatore, Dr.ssa Loredana Mancuso, ha emanato la seguente

 

DECISIONE

 

l'opposizione n. 266/2012 è accolta parzialmente per i prodotti contestati appartenenti alle classi: 18, 24, 25 e 27.

La domanda di registrazione di marchio italiano PD2011C001248 può proseguire il suo iter per i restanti prodotti delle classi:

classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici

classe 18: cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; fruste e articoli di selleria;

classe 27: linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili;

classe 37: costruzione; riparazione; servizi di installazione;

classe 40: trattamento di materiali.

Rimangono a carico delle parti le rispettive spese di procedimento e di rappresentanza professionale.

 

FATTI E PROCEDIMENTO

La società G.T.E. srl in data 7/10/2011 ha depositato la domanda di registrazione di marchio PD2011C001248 per il marchio denominativo in caratteri di fantasia  rivendicante i seguenti prodotti:

03 preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

18 cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

24 tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

25 articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

27 tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

37 costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

40 trattamento di materiali.

La presente domanda di registrazione, ritenuta registrabile, è stata pubblicata sul bollettino UIBM n. 5/2011 del 10/10/2011. La stessa è stata poi ceduta all'attuale titolare come dimostrato dalla trascrizione PD2011E000076 del 19/10/2011 regolarmente iscritta nel registro pubblico informatizzato UIBM.

In data 13/2/2012 la società DECATHLON S.A., per il tramite del proprio mandatario, ha depositato atto di opposizione basandolo sui seguenti marchi comunitari

• marchio denominativo TRIBORD n. 3392966 (depositato il 7/10/2003 e registrato il 5/8/2008) rivendicante le classi 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 e 41
• Marchio denominativo TRIBORD n. 6781074 (depositato il13/3/2008 e registrato il 18/11/2008)

L'opponente ha dimostrato la anteriorità dei diritti nonché la legittimazione a presentare opposizione in qualità di titolare.

La presente opposizione è stata riunita dall'Ufficio alla opposizione n. 186/2012 in quanto depositata avverso la stessa domanda di registrazione nazionale; con riferimento alla seconda il richiedente ha presentato una istanza di limitazione approvata dall'opponente LANCOME PARFUME ET BEAUTÈ & CIE.

A seguito della prima comunicazione alle parti n. 90603 del 12/4/2012 (rinotificata in data 19/7/2012 con nota 161468 a causa di un disguido postale nella ricezione della prima) e scaduto il termine per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 178 comma 1 CPI, lo stesso ha depositato una propria memoria argomentativa a sostegno dei motivi di opposizione in data 29/12/2012 alla quale, il 28/1/2013, hanno fatto seguito osservazioni del richiedente che contemporaneamente ha presentato istanza per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio, ai sensi dell'art. 178, commi 2 e 5 CPI.

 

ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente nella propria memoria argomentativa ha evidenziato la sussistenza di una somiglianza visiva e fonetica fra i marchi in conflitto a fronte della loro non confrontabilità concettuale. Ad essa si aggiungerebbe la identità/affinità tra i prodotti da essi rivendicati con conseguente rischio di confusione rispetto al vasto pubblico di riferimento considerato anche che i diritti anteriori sarebbero marchi forti privi di aderenza concettuale con i prodotti che contraddistinguono. Ha pertanto invocato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) CPI.

Il richiedente nelle proprie osservazioni, 1n calce alle quali ha formulato istanza per ottenere la prova d'uso, ha individuato nella speciale grafia con la quale è reso il marchio contestato il suo elemento caratterizzante. A nulla rileva il fatto che sia stata fornito un elenco di marchi depositati in precedenza del tutto analoghi di quelli in conflitto essendo alcuni registrati per classi differenti e altri in periodi di molto antecedenti (non essendo peraltro ancora previsto il procedimento di opposizione). Viene infine evidenziata la presunta diversità visiva e fonetica nonché l'esclusività dei canali di distribuzione dei prodotti a marchio TRIBORD (la sola catena DECATHLON). A seguito della istanza per ottenere la prova d'uso effettivo del marchio anteriore datata 28/1/2013 l'opponente ha prodotto la relativa documentazione probatoria in allegato alla nota del 9/12/2014 alla quale il richiedente ha replicato in data 5/3/2015 trasmessa tramite il servizio di posta certificata. Nella stessa viene evidenziato che l'opponente non ha fornito la prova dell'uso relativamente ai prodotti delle classi 3, 18, 24, 25 e 27 contraddistinti dal proprio marchio con il quale sarebbero stati commercializzati unicamente articoli sportivi limitati al settore degli sports acquatici. Gli stessi sarebbero, inoltre, commercializzati attraverso la rete di vendita Decathlon.

 

MOTIVAZIONE

Rischio di confusione - art. 12, comma 1 lettera d) CPI

L'art. 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che alla data del deposito della domanda "siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato e con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni"

a) l prodotti e servizi

I prodotti del marchio 3392966 sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 3:

preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; deodoranti per uso personale (profumeria); prodotti di profumeria; o/ii essenziali; prodotti antisolari (preparati cosmetici abbronzanti); cosmetici; balsami per labbra (contro le screpolature; creme di protezione contro gli sfregamenti; gel riscaldanti; lozioni per capelli; shampoo; gel per la doccia; dentifrici:

classe 18:

cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di pelletteria in cuoio e sue imitazioni (tranne gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere guanti e cinture); borsette, borse da viaggio; articoli di selleria; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse, cartelle, portafogli, portadocumenti, astucci per chiavi (pelletteria); cartelle per scolari, borse per scolari, valigette per documenti, portamonete non in metallo prezioso; cartelle (pelletteria); borse da spiaggia; sacche per alpinisti; bastoni da montagna; arcioni e attacchi per le selle; le cavezze, tutti i suddetti articoli destinati ai cavalli; corregge per pattini; sacchi per portare bambini; carnieri; finimenti per animali; morsi (bardatura, finimenti per cavalli); zaini, zainetti; borse per lo sport (tranne quelle adatte alla forma dei prodotti che sono destinati a contenere), sacche da viaggio non in cuoio e sue imitazioni, sacchetti per polvere da arrampicata, sacchi per immersioni; bastoni trasformabili in sedili

classe 20:

mobili, mobili da campeggio, vetri (specchi), quadri (cornici); cesti non metallici; ceste che fungono anche da sedili; cartone per manifesti; banchi di lavoro; scaffali, cannucce (per la degustazione di bevande), materiale per effetti letterecci (tranne la biancheria), sacchi a pelo per il campeggio; materassi; materassi gonfiabili; custodie per abiti (riassetto); targhe di identità e di immatricolazione non metalliche, serrature di veicoli (non metalliche), girelli per bambini.

classe 22:

corde (né in gomma né per racchette, né per strumenti musicali); spaghi, cordoncini per occhiali; reti di pesca; reti mimetiche, tende, teloni (né di salvataggio, né per carrozzine), vele (attrezzatura); materiali per imbottiture e di riempimento (ad esclusione di gomma e plastica); fibre tessili grezze; fodere per vele

classe 25:

indumenti confezionati per uomo, donna e bambino ovvero indumenti lavorati a maglia, indumenti intimi, vesti da camera, accappatoi, costumi da bagno, cuffie da bagno; sandali e scarpe da bagno; pigiami, vesti da camera, maglioni, gonne, vestiti da donna, pantaloni, giacche; cappotti, giacche a vento (non impermeabili), camiceria, t-shirt, corredini da neonato, cravatte, foulard, cinture, guanti (abbigliamento), indumenti impermeabili ovvero cappotti, impermeabili, giacche a vento; tute da sci, tuta per sci d'acqua, cappelli, berretti, calzini, calze, collant, ghette per lo sci; calzature (tranne calzature ortopediche), pantofole, stivali; calzature per lo sport, scarpe da spiaggia, scarponi da sci, doposci, scarpe per arrampicata, suole; abbigliamento sportivo (ad eccezione delle mute per subacquei), in particolare pantaloni, giacche, pantaloncini; t-shirt, maglioni, fasce per la testa (abbigliamento)

i prodotti del marchio n. 6781074 su cui si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 18:

borsette, borse da viaggio; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; borse per scolari, portafogli; sacche da spiaggia, zaini, sacche per lo sport

classe 22:

corde (né in gomma, né per racchette né per strumenti musicali), spaghi, reti mimetiche, teloni (né di salvataggio, né per carrozzine), vele (attrezzatura) e materie fibrose grezze

classe 24:

tela; biancheria da bagno (tranne i capi di abbigliamento); asciugamani da bagno (in materie tessili),te/i da bagno

classe 25:

indumenti per uomo, donna e bambino, indumenti lavorati a maglia, biancheria intima da donna; indumenti intimi, vesti da camera, accappatoi, costumi da bagno, cuffie da bagno; sandali e scarpe da bagno; maglioni, gonne, vesti, pantaloni, giacche; cappotti, camiceria, foulard, cinture, guanti (abbigliamento), indumenti impermeabili ovvero cappotti, impermeabili, giacche a vento; impermeabili; tute per sci nautico, indumenti per la pratica dello sport, cappelli, berretti, calzini, calze, collant, ghette per lo sci; calzature (ad eccezione delle calzature ortopediche), stivali; calzature per lo sport, da spiaggia.

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 3:

prodotti per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; profumeria; o/ii essenziali; cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

classe 18:

cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

classe 24:

tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli

classe 25:

articoli di abbigliamento; scarpe e cappelleria.

classe 27:

tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie in materie non tessili.

Nel procedere all'esame della comparazione fra i prodotti/servizi occorre tenere presenti vari fattori pertinenti fra i quali la loro natura, destinazione, canali di distribuzione, punti vendita, produttori e metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità e/o complementarietà.

Al riguardo si fa presente che dall'esame della documentazione prodotta per dimostrare l'uso effettivo dei marchi anteriori è risultato che la prova è stata fornita solo per alcuni dei prodotti rivendicati dai marchi anteriori che pertanto vengono considerati registrati solo per gli stessi.

 

PROVA D'USO

La prova dell'uso effettivo di un marchio deve essere fornita rispetto al luogo, al tempo, alla estensione, alla natura dell'utilizzazione dei prodotti per cui un marchio è registrato, tenuto conto che tali requisiti hanno carattere cumulativo per cui va provata la sussistenza di ciascuno; la sufficienza delle informazioni fornite e delle prove deve però essere esaminata considerandole nella loro integralità.

Si premette che l'arco temporale per il quale la prova deve essere fornita decorre dal 7/10/2006 al 7/10/2011 (data di pubblicazione nel bollettino UIBM della domanda di marchio contestata) pertanto nella valutazione in argomento non è stato preso in considerazione il marchio anteriore n. 6781074 depositato in data 13/3/2008 e registrato in data 18/11/2008; lo stesso opponente ha presentato documentazione relativa al marchio anteriore n. 3392966 come richiesto anche dal richiedente.

La prova dell'uso è stata richiesta per tutti i prodotti a base dell'opposizione appartenenti pertanto alle classi 3- 18- 24- 25- 27.

Le prove atte a dimostrare l'uso effettivo del marchio anteriore consistono essenzialmente in:

• una visura camerale relativa alla società DECATHLON spa dalla quale risulta che l'intero capitale è posseduto dalla DECATHLON S.A. di nazionalità francese
• estratti dal sito web della stessa società italiana (del 9 dicembre 2014) in cui viene illustrata la storia aziendale quale leader nel settore della creazione, produzione, distribuzione di prodotti e tecnologia per attività sportive (a partire dal 1976 in Francia per poi estendersi progressivamente in tutta Europa e dal 1991 anche in Italia in particolare con la produzione di articoli per il ciclismo e le calzature). Nel 1996 l’azienda aveva già circa 10.000 collaboratori e ha iniziato ad utilizzare i primi marchi fra cui il marchio TRIBORD. Nel 2000 i marchi gestiti sono arrivati ad essere 20 fra cui quello in esame, con riferimento ai prodotti per la vela, la subacquea, il surf e il kajak. Nel 2013 il valore della produzione si è attestato intorno alla cifra di circa 960 milioni di euro per la vendita retail. l negozi in Italia attualmente sono 97 e vi sono anche tre depositi e 6000 collaboratori. Altri Paesi in cui è presente la DECATHLON sono (ad esempio il Brasile, la Cina, l'India, la Turchia, Taiwan nonché quasi tutti i paesi europei).
• La produzione viene effettuata in molti Paesi fra cui l'Italia con particolare riferimento al ciclismo, le calzature, oggetti di plastica, ottica, tessile, kit per sub etc...). Dal sito web è possibile anche effettuare, dal 2009, acquisti on-line.
• Per il periodo dal 2006 al 2011 la documentazione è essenzialmente formata da numerose copie di articoli di stampa estrapolati da riviste nazionali del settore degli sport acquatici e da riviste nazionali di costume e moda (es: Il subacqueo; Fare vela; Donna Moderna; Starbene; Caravan & Camper; Cioè giri; Made4Sport, Marie Claire; Ragazza Moderna; Sportswear; Vela e Motore; Mondo sommerso; Gioia & Co; Venerdì di Repubblica; Confidenze; Gazzetta dello Sport;
• Estratti di pagine web aziendali di Decathlon e Tribord.com dalle quali risulta la possibilità di acquisto on-line.
• Estratti pagine web relativi a comunicazioni pubblicitarie, a vari forum di discussione e blog in cui gli acquirenti e consumatori abituali e/o occasionali dei prodotti a marchio Tribord esprimono il loro gradimento per gli stessi (www. ciao.it; ww.tribord.it; www.sportechbolg.it; www.giornaledellavela.com; www.donnamoderna.com; www.avventurosamente; www.mezzomarinaio; www.pourfemme; www.gnm; www.decathlon
• catalogo 2011 relativa alla vasta gamma di prodotti per la subacquea, calzature, abbigliamento sportivo, borse e sacche sportive e portaoggetti (es. computer, cellulare) con relativi prezzi
• 3 dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del CdA, dell'Amministratore e del Direttore commerciale di Decathlon Italia srl nelle quali viene affermato che nel quinquennio di riferimento il marchio TRIBORD è stato usato per i seguenti prodotti: accappatoi, sandali e scarpe da bagno; maglioni; pantaloni, giacche; giacche a vento, t-shirt, cinture, guanti, indumenti impermeabili, giacche a vento, cappelli, berretti, stivali, calzature per lo sport, scarpe da spiaggia; abbigliamento sportivo in particolare pantaloni, giacche, pantaloncini.

Le prove esibite sono riconducibili a quelle previste dall'art. 53 del decreto ministeriale n. 33/2010: fotografie, catalogo, dichiarazioni scritte, inserzioni sui giornali.

- Si premette che in base alla giurisprudenza comunitaria (sentenze ANSUL e VITAFRUIT) un marchio è oggetto di uso effettivo se assolve alla sua funzione essenziale che è quella di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco; inoltre l'uso deve essere effettuato pubblicamente e verso l'esterno grazie allo sfruttamento commerciale reale atto a mantenere o reperire quote di mercato per i prodotti e servizi tutelati.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'opponente è emerso quanto segue:

• tempo dell'uso: il requisito temporale è stato soddisfatto i quanto la stessa è variamente datata dal novembre 2006 al novembre del 2011.
• luogo dell'uso: anche tale requisito si ritiene soddisfatto; la documentazione estratta da siti web e, in particolare, gli articoli di stampa e il catalogo dei prodotti (con relativi prezzi) attestano l'uso costante e diffuso nel territorio italiano. Si fa riferimento comunque anche alla presenza della società DECATHLON, attraverso le affiliate, in quasi tutti i Paesi europei.
• estensione dell'uso: anche se non dimostrata con documenti specifici quali fatture e numero di clienti la grande diffusione del marchio si può appalesare reale grazie alla presenza di una capillare rete di distribuzione presente in tutta Italia e in molti dei paesi comunitari. La copiosa presenza di articoli di stampa di costume, moda e di settore dimostra la politica aziendale di acquisire sempre maggiori quote di mercato se non di mantenere quelle già acquisite.
• natura dell'uso: tutti i prodotti reclamizzati, prodotti, commercializzati sono destinati alle esigenze del pubblico interessato agli sport acquatici e all'abbigliamento e accessori sportivi.

- Alla luce di quanto esposto e a seguito dell'esame dei documenti di prova si ritiene che la prova dell'uso effettivo del marchio comunitario n. 3392966 sia stata utilmente fornita però con solo riferimento ai seguenti prodotti:

tavole da surf; mute; borse; zaini per piscina; tappetini per piscina; costumi; tute per vela, nuoto e snorkeling; top, maglie per vela; pinne, maschere, boccagli; calzari e guanti per acqua; maglie da surf; giacche a vento per vela e giacche sportive; scarpe sneackers sportive e per abbigliamento; borsoni per sport e da viaggio; borse sportive; giacche e pantaloni impermeabili; occhialini per acqua; giubbotti; cuffiette; ciabatte da piscina e da spiaggia; asciugamani; giubbotti di salvataggio; magliette di cotone e maglie; bermuda; pantaloni; sandali; t-shirt; abbigliamento da barca e sportivo; teli da mare; custodie portaoggetti; pantaloncini; cappelli.

La prova d'uso è stata pertanto fornita per alcuni prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 per cui il marchio anteriore viene considerato, ai fini della presente decisione, come registrato solo per i suddetti prodotti.

a) l prodotti e servizi

I prodotti del marchio 3392966 sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 3:

preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; deodoranti per uso personale (profumeria); prodotti di profumeria; o/ii essenziali; prodotti antisolari (preparati cosmetici abbronzanti); cosmetici;

balsami per labbra (contro le screpolature; creme di protezione contro gli sfregamenti; gel riscaldanti; lozioni per capelli; shampoo; gel per la doccia; dentifrici:

classe 18:

cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; articoli di pelletteria in cuoio e sue imitazioni (tranne gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere guanti e cinture); borsette, borse da viaggio; articoli di selleria; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse, cartelle, portafogli, portadocumenti, astucci per chiavi (pelletteria); cartelle per scolari, borse per scolari, valigette per documenti, portamonete non in metallo prezioso; cartelle (pelletteria); borse da spiaggia; sacche per alpinisti; bastoni da montagna; arcioni e attacchi per le selle; le cavezze, tutti i suddetti articoli destinati ai cavalli; corregge per pattini; sacchi per portare bambini; carnieri; finimenti per animali; morsi (bardatura, finimenti per cavalli); zaini, zainetti; borse per lo sport (tranne quelle adatte alla forma dei prodotti che sono destinati a contenere), sacche da viaggio non in cuoio e sue imitazioni, sacchetti per polvere da arrampicata, sacchi per immersioni; bastoni trasformabili in sedili

classe 20:

mobili, mobili da campeggio, vetri (specchi), quadri (cornici); cesti non metallici; ceste che fungono anche da sedili; cartone per manifesti; banchi di lavoro; scaffali, cannucce (per la degustazione di bevande), materiale per effetti letterecci (tranne la biancheria), sacchi a pelo per il campeggio; materassi; materassi gonfiabili; custodie per abiti (riassetto); targhe di identità e di immatricolazione non metalliche, serrature di veicoli (non metalliche), girelli per bambini.

classe 22:

corde (né in gomma né per racchette, né per strumenti musicali); spaghi, cordoncini per occhiali; reti di pesca; reti mimetiche, tende, teloni (né di salvataggio, né per carrozzine), vele (attrezzatura); materiali per imbottiture e di riempimento (ad esclusione di gomma e plastica); fibre tessili grezze; fodere per vele

classe 25:

indumenti confezionati per uomo, donna e bambino ovvero indumenti lavorati a maglia, indumenti intimi, vesti da camera, accappatoi, costumi da bagno, cuffie da bagno; sandali e scarpe da bagno; pigiami, vesti da camera, maglioni, gonne, vestiti da donna, pantaloni, giacche; cappotti, giacche a vento (non impermeabili), camiceria, t-shirt, corredini da neonato, cravatte, foulard, cinture, guanti (abbigliamento), indumenti impermeabili ovvero cappotti, impermeabili, giacche a vento; tute da sci, tuta per sci d'acqua, cappelli, berretti, calzini, calze, collant, ghette per lo sci; calzature (tranne calzature ortopediche), pantofole, stivali; calzature per lo sport, scarpe da spiaggia, scarponi da sci, doposci, scarpe per arrampicata, suole; abbigliamento sportivo (ad eccezione delle mute per subacquei), in particolare pantaloni, giacche, pantaloncini; t-shirt, maglioni, fasce per la testa (abbigliamento)

i prodotti del marchio n. 6781074 su cui si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 18:

borsette, borse da viaggio; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; borse per scolari, portafogli; sacche da spiaggia, zaini, sacche per lo sport

classe 22:

corde (né in gomma, né per racchette né per strumenti musicali), spaghi, reti mimetiche, teloni (né di salvataggio, né per carrozzine), vele (attrezzatura) e materie fibrose grezze

classe 24:

tela; biancheria da bagno (tranne i capi di abbigliamento); asciugamani da bagno (in materie tessili), te/i da bagno

classe 25:

indumenti per uomo, donna e bambino, indumenti lavorati a maglia, biancheria intima da

donna; indumenti intimi, vesti da camera, accappatoi, costumi da bagno, cuffie da bagno; sandali e scarpe da bagno; maglioni, gonne, vesti, pantaloni, giacche; cappotti, camiceria, foulard, cinture, guanti (abbigliamento), indumenti impermeabili ovvero cappotti, impermeabili, giacche a vento; impermeabili; tute per sci nautico, indumenti per la pratica dello sport, cappelli, berretti, calzini, calze, collant, ghette per lo sci; calzature (ad eccezione delle calzature ortopediche), stivali; calzature per lo sport, da spiaggia.

I prodotti contestati sono i seguenti:

classe 3:

prodotti per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; profumeria; o/ii essenziali; cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

classe 18:

cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

classe 24:

tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli

classe 25:

articoli di abbigliamento; scarpe e cappelleria.

classe 27:

tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

Nel procedere all'esame della comparazione fra i prodotti/servizi occorre tenere presenti vari fattori pertinenti fra i quali la loro natura, destinazione, canali di distribuzione, punti vendita, produttori e metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità e/o complementarietà.

Al riguardo si fa presente che dall'esame della documentazione prodotta per dimostrare l'uso effettivo dei marchi anteriori è risultato che la prova è stata fornita solo per alcuni dei prodotti rivendicati dai marchi anteriori che pertanto vengono considerati registrati solo per gli stessi.

In base alla giurisprudenza nazionale e comunitaria per valutare la somiglianza dei prodotti si deve tenere conto dei seguenti fattori: natura, scopo, impiego e reciproche concorrenzialità o complementarietà. Tali fattori possono includere anche gli utilizzatori finali dei prodotti, il tipo di impresa, i canali di distribuzione e i punti vendita. Con riguardo alla platea dei consumatori è irrilevante la considerazione delle motivazioni soggettive che conducono alla scelta di un prodotto come non rilevano le specifiche modalità di consumo, gusto o collocazione (ove verificate) che potrebbero contraddistinguere le differenze merceologiche tra prodotti a confronto a meno che non incidano sostanzialmente sui criteri che determinano la loro affinità.

L'affinità tra prodotti con segni simili, ai fini del giudizio di confondibilità, dipende dall'attitudine a soddisfare le medesime esigenze di mercato" e l'affinità tra settori merceologici dipende "dall'identità delle esigenze che inducono all'acquisto dei beni presenti in settori affini" (principio sostanzialmente superato da quello di seguito illustrato). "Tanto sotto il primo quanto sotto il secondo profilo, appare determinante la circostanza che i beni o i prodotti siano ricercati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o, quanto meno, tra loro strettamente correlate: tali per cui l'affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti induca il consumatore a ritenere che essi provengano da una stessa fonte produttiva anche prescindendo dal dato meramente intrinseco costituito dall'eventuale identità dei canali di commercializzazione" (Cass. 21013/2006 del 27/9/2006).

Come già rappresentato la prova d'uso effettivo del marchio anteriore n. 3392966 non è stata fornita per le classi 3, 20, 22; con riferimento alla classe 18 il marchio risulta effettivamente usato solo con riferimento alle borse da viaggio, alle borse, agli zaini/zainetti, borse per sport e sacche da viaggio non in cuoio che possono essere considerate affini a bauli e valigie rivendicate, nella medesima classe, dal marchio contestato. Detta affinità è ravvisabile nel fatto che trattasi di prodotti finalizzati al trasporto di cose (soprattutto per il viaggio) che il pubblico di riferimento può cercare ed acquistare presso gli stessi punti vendita, che possono fruire degli stessi canali di distribuzione e potrebbero provenire dallo stesso produttore/fornitore.

Per quanto concerne invece gli articoli di abbigliamento della classe 25 per i quali è stata fornita la prova d'uso, si precisa che gli stessi sono ricompresi fra quelli rivendicati dal richiedente (la classe è indicata con la sua titolazione), pertanto fra gli stessi è stata rilevata identità.

Si è proceduto al raffronto fra i prodotti anche con riferimento al marchio anteriore n. 6781074 in quanto lo stesso rivendica prodotti ulteriori rispetto al 3392966.

Per quanto concerne la classe 18 è stata rilevata diversità fra quelli del marchio anteriore e i seguenti del marchio contestato: cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; fruste e articoli di selleria. Sono invece risultati identici: bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio mentre è stata rilevata affinità fra borse da viaggio e zaini e le borse e valigie del marchio contestato per gli stessi motivi già indicati con riferimento alla stessa classe del marchio 3392966.

Per quanto concerne i prodotti rispettivamente rivendicati in classe 24 si fa presente che quelli contraddistinti dal marchio anteriore cioè tela; biancheria da bagno (tranne i capi di abbigliamento); asciugamani da bagno (in materie tessili), teli da bagno sono interamente ricompresi fra quelli del marchio contestato ( segnatamente: tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi) per cui fra gli stessi è stata riscontrata identità. In particolare le coperte da letto e i copritavoli sono normalmente prodotti in tela, appartengono al medesimo settore merceologico per cui sono distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita (negozi di biancheria e settori dedicati della grande distribuzione) e possono provenire dallo stesso produttore/fornitore

Al riguardo si fa presente che la prova d'uso è stata raggiunta anche con riguardo agli asciugamani riconducibili alla categoria di prodotti in questione.

La classe 25 è stata rivendicata dal richiedente con la sua titolazione ufficiale per cui i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore sono interamente ricompresi nella prima con conseguente identità.

Alcuni dei prodotti elencati nella classe 22 del marchio 6781074 (corde, spaghi e materie fibrose grezze) presentano un elevato grado di affinità con alcuni di quelli rivendicati nella classe 27 con il marchio contestato (tappeti, zerbini, stuoie) in quanto questi ultimi sono ordinariamente prodotti anche e soprattutto con materie fibrose grezze, corde e spaghi che pertanto risultano complementari ai primi.

b) l segni

TRIBORD
Marchi comunitari anteriori	Marchio contestato

Esame visivo

I marchi anteriori consiste in un solo elemento verbale di 7 lettere, scritte in caratteri standard maiuscoli. Il segno contestato è anch'esso una parola di 6 lettere, in caratteri di fantasia, corsivi. La sola lettera iniziale T è maiuscola.

La composizione degli stessi, per numero di lettere, rende la loro somiglianza di livello medio-basso in presenza di alcune differenze quale la terza lettera che, nel primo segno, è una l maiuscola e nel secondo è una E minuscola; quest'ultimo poi è privo della lettera finale D. Il marchio contestato in particolare è caratterizzato dalla lettera T iniziale resa in grafia speciale con la presenza di un fregio nella sua parte inferiore che arriva a sottolineare le successive lettere R ed E.

Esame fonetico

Il numero delle lettere e delle sillabe che compongono i marchi in conflitto sono sostanzialmente corrispondenti trattandosi di due espressioni formate rispettivamente da 7 e da 6 lettere e che si differenziano per la presenza, nel secondo, della lettera E al posto della lettera l e per l'assenza, sempre nel secondo, della lettera finale D.

Tali differenze non incidono sostanzialmente sulla loro somiglianza fonetica data dalla

condivisione di ben cinque lettere; la stessa pertanto risulta di livello medio-alto in ragione di analogie nel ritmo e nella accentazione della pronuncia delle due parole.

Esame concettuale

L'espressione TRIBORD semanticamente è associabile alla parola italiana TRIBORDO (o dritta: lato destro di una imbarcazione considerato da chi guarda verso la prua) pertanto il suo significato può creare, rispetto al pubblico di riferimento, una associazione con i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore utilizzati essenzialmente per gli sport acquatici destinati sia al vasto pubblico utilizzatore di articoli e accessori per gli sports acquatici e di abbigliamento sportivo in generale che al pubblico formato dagli appassionati di tali sports, fruitore di attrezzature particolari. Contrariamente il marchio opposto consiste in una parola di fantasia priva di valore semantico pertanto i segni in conflitto non risultano confrontabili sotto il profilo concettuale.

c) Elementi distintivi e dominanti

L'accertamento della sussistenza del rischio di confusione dipende dalla valutazione globale di diversi fattori interdipendenti fra i quali gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto. il confronto fra i segni deve essere basato sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, tenendo conto in particolare i tali elementi distintivi e dominanti. Elemento dominante è quello "visivamente rilevante" in grado di attrarre l'attenzione del consumatore. In nessuno dei marchi in conflitto è dato rilevare un elemento dominante essendo formati da un unico elemento verbale. Elemento che, in ciascuno, costituisce loro elemento distintivo intrinsecamente caratterizzante.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore costituisce un fattore da considerare al fine di effettuare la valutazione globale del rischio di confusione. Tale carattere distintivo va analizzato sia per il segno nel suo insieme che per i suoi elementi in quanto se il marchio anteriore ha un elevato carattere distintivo, e quindi una tutela più ampia, può essere maggiore il rischio di confusione. Nel caso in esame l'opponente, nel fornire la prova d'uso effettivo, ha rivendicato per il marchio anteriore un carattere distintivo accresciuto dalla sua notorietà pur non trattandosi di un marchio dotato di particolare carattere forte in quanto mediamente evocativo dei prodotti che contraddistingue. È stato, infatti, dimostrato che gli stessi vengono prodotti e commercializzati in gran parte del territorio comunitario attraverso una capillare catena di locali di grande distribuzione, specializzata in articoli e accessori per lo sport nonché in articoli di abbigliamento sportivo nonché attraverso internet.

e) Pubblico di riferimento

Il consumatore medio è da considerarsi normalmente informato e ragionevolmente avveduto ed attento. Considerato che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in ragione della funzione della categoria di prodotti/servizi da valutare, si rileva che i prodotti contraddistinti da entrambi i segni sono prevalentemente offerti al vasto pubblico che pratica sports acquatici o utilizza abbigliamento sportivo. Gli stessi però possono anche essere cercati ed acquistati da esperti praticanti di detti sports i quali porranno nell'acquisto un livello di attenzione maggiormente qualificato. Si fa presente inoltre che, come si evince anche da un catalogo dei prodotti e dalle pagine di siti web dai quali è possibile effettuare acquisti on-line, che i prodotti in argomento sono caratterizzati da un particolare rapporto prezzo-qualità che li rende ampiamente attrattivi per il consumatore medio.

Il pubblico prevalente dei destinatari dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto potrebbe pertanto comportare un rischio di confusione rispetto alla loro origine commerciale, con conseguente rischio di associazione fra i segni.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione globale è stata effettuata prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti per la fattispecie in esame e la loro reciproca interdipendenza.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria e della recente giurisprudenza della Commissione dei Ricorsi, il confronto fra i segni deve essere effettuato in via globale e sintetica dato che gli stessi vengono percepiti dal consumatore come un tutt'uno di cui viene trattenuto un mero dato mnemonico; questi, al momento della scelta non effettuerà un raffronto analitico degli stessi ed eventuali differenze, che potrebbero essere percepite in presenza dei due marchi - possono affievolirsi e svanire.

Nel valutare la confondibilità fra i segni si è proceduto all'esame della documentazione

probatoria dell'uso effettivo del solo marchio anteriore 3392966 il quale solo ha potuto essere utilizzato, come prescritto, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione

della domanda di registrazione opposta. Detto uso è stato, peraltro, dimostrato solo con riferimento ad alcuni dei prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 e pertanto il marchio è stato considerato registrato unicamente per tali prodotti. La valutazione comparativa della somiglianza è stata poi effettuata anche con riferimento al secondo marchio anteriore n. 6781074 (graficamente identico al precedente) in quanto registrato per ulteriori classi oltre quelle già indicate. Sotto il profilo visivo i segni sono risultati simili in grado medio-basso, sotto il profilo fonetico in grado medio - alto mentre sono risultati non confrontabili concettualmente in quanto quello contestato è privo di valore semantico.

L'analisi della identità/affinità dei prodotti con riferimento al marchio anteriore 3392966 ha portato alle seguenti conclusioni:

classe 3: non è stata fornita la prova d'uso

i prodotti della classe 18 del marchio anteriore (per i quali è stata fornita la prova d'uso: borse da viaggio, borse, zainetti e zaini, borse per sport, sacche da viaggio non in cuoio, borse da spiaggia) sono risultati affini a "bauli e valigie" della medesima classe del marchio contestato in quanto entrambi destinati al trasporto di oggetti e altre utilità nonché in quanto reperibili presso gli stessi punti vendita e frequentemente provenienti dallo stesso fornitore/produttore.

Classe 20: non è stata fornita la prova d'uso

Classe 22: non è stata fornita la prova d'uso

Classe 25: i rispettivi prodotti sono caratterizzati da identità essendo quelli rivendicati con il marchio anteriore e per i quali è stata fornita la prova d'uso identici a quelli contraddistinti dal marchio contestato che ha rivendicato l'intera classe mediante l'indicazione della sua titolazione ufficiale (articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria).

La stessa analisi con riferimento ai prodotti del marchio 6781074 su cui è basata l'opposizione ha condotto alle seguenti conclusioni:

classe 18: "bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio" sono risultati identici; "bauli e valigie" del marchio contestato presentano invece elementi di affinità con "zaini, borse da viaggio e sacche per sport" del marchio anteriore in quanto utilizzabili per il trasporto di abbigliamento e altre utilità personali, reperibili presso gli stessi punti vendita nonché possibilmente aventi la medesima origine commerciale (fornitore/produttore) Risultano invece diversi i seguenti prodotti rivendicati con il marchio contestato: cuoio e sue imitazioni e articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; fruste e articoli di selleria

classe 24: i prodotti sono risultati identici in quanto "tela; biancheria da bagno (tranne i capi di abbigliamento); asciugamani da bagno in materie tessili; teli da bagno" possono essere considerati ricompresi fra i "tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi" genericamente rivendicati con il marchio contestato. Possono inoltre essere considerati affini a "coperte da letto e copritavoli" in quanto anch'essi prodotti con l'uso di tela e distribuiti attraverso gli stessi canali (negozi di biancheria e articoli per la casa o settori dedicati della grande distribuzione)

classe 25: i prodotti sono risultati identici in quanto quelli contrassegnati con il marchio anteriore sono tutti ricompresi nella titolazione generica della classe rivendicata con il marchio contestato.

classe 27: i prodotti "tappeti, zerbini, stuoie" rivendicati con il segno opposto sono risultati affini ai prodotti della classe 22 del marchio anteriore " corde, spaghi, materie fibrose grezze" in quanto prodotti prevalentemente con i materiali testé citati e provenienti sostanzialmente dagli stessi produttori/fornitori. Assolutamente diversi i restanti prodotti del marchio contestato: linoleum e tappezzerie non tessili.

Alla luce di quanto sopra rappresentato l'opposizione n. 266/2012 è accolta parzialmente con riferimento ai seguenti prodotti:

classe 18: bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio classe 25: tutti i prodotti contestati

classe 24: tutti i prodotti contestati

classe 27: tappeti; zerbini; stuoie

La domanda di registrazione di marchio nazionale può essere accolta per i seguenti prodotti:

classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare, abradere; saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici

classe 18: cuoio e sue imitazioni; articoli in queste materie non compresi in altre classi;

pelli di animali; fruste e articoli di selleria;

classe 27: linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili;

classe 37: costruzione; riparazione; servizi di installazione;

classe 40: trattamento di materiali.

 

SPESE

Le parti sopportano le rispettive spese di procedura e rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 135 CPI contro il presente provvedimento è ammessa facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di gg.60 dalla data di ricevimento della decisione stessa.

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