Commissione dei ricorsi 19/12/2025, n. 170 [Marchi registrati - Opposizione alla registrazione del marchio Bardelli Jaguard Roma - Impedimenti alla registrazione - Rischio di confusione - Marchio forte - Capacità distintiva accresciuta]

Marchi registrati - Opposizione alla registrazione del marchio Bardelli Jaguard Roma - Impedimenti alla registrazione - Rischio di confusione - Marchio forte - Capacità distintiva accresciuta - Incorporazione del marchio anteriore in un segno successivo - Servizi identici o affini - Rischio di associazione - Registrazione di un segno che incorpora integralmente un marchio anteriore dotato di capacità distintiva accresciuta (c.d. marchio forte) determinante un concreto rischio di confusione o di associazione per il pubblico dei consumatori - Rischio accentuato dalla mancanza di qualsiasi aderenza concettuale tra il segno e i servizi contraddistinti rendendo l'uso del termine identico non giustificabile e idoneo a far presumere la sussistenza di rapporti di collaborazione o la condivisione di un medesimo progetto imprenditoriale tra le imprese.

 

SENTENZA 

(Presidente e relatore: Dr. Francesco Antonio Genovese - Prof.ssa Rosaria Romano)

 

Sul ricorso proposto da 

BARDELLI MARIO E BARDELLI GIANFRANCO SRL 

contro 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

e nei confronti di 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED 

 

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO 

In data 04/11/2020 i richiedenti BARDELLI MARIO E BARDELLI GIANFRANCO S.R.L. hanno depositato la domanda di registrazione nazionale n. 302020000096052 per il marchio: 

per contraddistinguere molteplici servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza e di seguito elencati: 

Classe 37: accordatura di strumenti musicali, affitto di macchine lavastoviglie, affitto di macchine per lasciugatura delle stoviglie, arrotatura di coltelli, asfaltatura, bonifica di interferenze negli 
apparati elettrici, chiodatura, consulenza edilizia, costruzione, costruzione di mole, costruzione di 
porti, costruzione di stands di fiere e di negozi, costruzione navale, costruzione softomarina, costruzioni di fabbriche, demolizione di costruzioni, disinfezione, distruzione di animali nocivi, eccetto che per l'agricoltura, l'acquacoltura e la silvicoltura, estrazioni minerarie, fornitura di informazioni in materia di costruzioni, fornitura di informazioni in materia di riparazioni, imbottitura di mobili, installazione di porte e di finestre, installazione di utilita nei cantieri edili, installazione e manutenzione di oleodotti, installazione e riparazione di apparecchi di climatizzazione, installazione e riparazione di apparecchi elettrici, installazione e riparazione di ascensori, installazione e riparazione di depositi, installazione e riparazione di dispositivi di allarme in caso di furto, installazione e riparazione di dispositivi di allarme in caso di incendio, installazione e riparazione di dispositivi di irrigazione, installazione e riparazione di dispositivi di protezione contro le inondazioni, installazione e riparazione di fornelli, installazione e riparazione di frigoriferi, installazione e riparazione di impianti di riscaldamento, installazione e riparazione di telefoni, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi per ufficio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine, installazione, manutenzione e riparazione di materiale informatico, installazioni di attrezzature per cucine, lavaggio, lavaggio a secco, lavaggio della biancheria, lavaggio di letti [biancheria], lavaggio di veicoli, lavori di idraulico, lavori di pittura, lavori di verniciatura, lavori in gesso, lubrificazione di veicoli,lucidatura di veicoli, manutenzione della mobilia, manutenzione di piscine, manutenzione di veicoli, manutenzione e riparazione di aerei, manutenzione e riparazione di automobili,manutenzione e riparazione di bruciatori, manutenzione e riparazione di camere blindate,manutenzione e riparazione di casseforti, manutenzione, pulitura ¢ riparazione del cuoio, manutenzione, pulitura e riparazione delle pellicce, montaggio di carte da parati, montaggio di impalcature, muratura, noleggio di bulldozer, noleggio di escavatori, noleggio di gru [macchine da cantiere], noleggio di macchine di cantiere, noleggio di macchine per lavanderia, noleggio di macchine per pulire, noleggio di macchine spazzatrici, noleggio di pompe di drenaggio, pittura o riparazione di insegne, pomiciatura, posa di cavi, posa di mattoni [muraturaj, pulitura di abiti, pulitura di automobili, pulitura di edifici [internif, pulitura di finestre, pulitura e riparazione di caldaie, pulizia di edifici [superficie esterna], pulizia di strade, realizzazione di rivestimenti stradali, restauro di mobilia, restauro di opere d'arte, restauro di strumenti musicali,ricarica batterie per veicoli, ricarica di cartucce di inchiostro, ricarica di veicoli elettrici, ricopertura di pneumatici, rimessa a nuovo di macchine usate o parzialmente distrutte, rimessa a nuovo di motori usati o parzialmente distrutti, rimozione della neve, rinnovamento di abiti, riparazione di abiti, riparazione di apparecchi fotografici, riparazione di ombrelli, riparazione di ombrelloni, riparazione di orologi, riparazione di pompe, riparazione di scarpe, riparazione di tappezzeria, riparazione e manutenzione di proiettori cinematografici, riparazioni di linee elettriche, riparazioni di serrature, riparazioni subacquee, ripulitura di camini, ristagnatura, sabbiatura, servizi di copertura di tetti, servizi di elettricisti, servizi di equilibratura di preumatici, servizi di faccende domestiche [servizi di pulizia], servizi di falegnameria, servizi di fratturazione idraulica, servizi di innevamento artificiale, servizi di lavanderia, servizi di lotta ai parassiti, non per l'agricoltura, l'acquacoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, servizi di ricarica batterie per telefoni cellulari, servizi di ricaricamento di cartucce di toner, servizi di riparazione in caso di guasti di veicoli, servizi d'isolamento fcostruzione], servizi per impermeabilita [costruzione], sfruttamento di cave, stazioni di servizio [riempimento di carburante e manutenzione], sterilizzazione di strumenti medici, stiratura a vapore di abiti, stiratura di biancheria, supervisione [direzione] di lavori di costruzione, trattamento contro la ruggine, trattamento preventivo conlro la ruggine per veicoli, trivellamento di pozzi, trivellamento di pozzi profondi di petrolio o di gas, vulcanizzazione di pneumatici [riparazione]

La domanda di marchio & stata ritenuta registrabile ed & stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei 

marchi d’impresa n. 422 dell’11/03/2021. 

Avverso tale domanda, la societad JAGUAR LAND ROVER LIMITED ha depositato in data 12 maggio 2021 
un atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori: 

- marchio dell’U.E. n. 010202919, registrato il 06/03/2012, su domanda del 17/08/2011, per il marchio: 

per contraddistinguere i seguenti prodotti ¢ servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai 
sensi dell’ Accordo di Nizza: 

Classe 12 - Veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori. 

Classe 35 - Gestione aziendale, consulenza in materia di promozione, vendita, manutenzione, riparazione e restauro di veicoli e relative parti, componenti ed accessori; Concessionarie di veicoli a maotore Classe 37 -Riparazione, manutenzione, revisione, ricostruzione e messa a punto di veicoli 8 motore e relative parti e accessori. 

- marchio U.E. n. 013240312, registrato il 17/03/2015, su domanda del 09/03/2014, per il marchio: 

per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’ Accordo di Nizza: 

Classe 12 — Veicoli; Ricambi ed accessori per veicoli; Braccioli per sedili di veicoli; Bagagli da sistemare nel bagagliaio di veicoli; Borse portaoggetti per interni di automobili, reti e vaschette da adatiare a veicoli; Appoggiateste per sedili di veicoli; Fodere per poggiatesta per veicoli; Fodere di protezione ed estetiche per specchietti laterali; Fodere per sedili d'automobili; Fodere per volanti di veicoli; Foderine per veicoli; Macchine motrici per veicoli terrestri; Ruote di veicoli; Ruote in metallo leggero; Cerchioni per ruote; Cerchioni per ruote; Coprimozzi di ruote; Dischi coprimozzi; Dischi coprimozzi; Pignone a catena; Spoiler per veicoli; Sedili di veicoli; Cinghie di sicurezza per veicoli; Griglia del radiatore per veicoli;Pannelli di finitura interna per scocche di veicoli; Pannelli d'interfaccia elettronici venduti come parti integranti di veicoli; Biciclette; Scooter nonbmotorizzati; Parti, componenti ed accessori per biciclette e scooter; Carrozzine e passeggini e loro parti e accessori per neonati, sedili per neonati e per bambini per veicoli. 

Classe 25 — Abbigliamento; Scarpe; Cappelleria; Camicie; Tee-shirt; Polo; Felpe; Magliette con cappuccio; Cappotti; Fullover; Felpe in pile; Slip; Pantaloncini fabbigliamentol; Articoli di abbigliamento sportivo; Tute da lavoro, Tute da corsa; Tute da corsa; Cravatte; Foulards [fazzoletti]; Calzini; Cinture (abbigliamento); Guanti [abbigliamento]; Guanti da pilota; Scarpe; Scarpe per lo sport; Stivali; Scarpe o stivali per piloti di corse; Cappellini; Berretti lavorati a maglia; Cappelleria; Visiere. 

Classe 37 -Manutenzione, assistenza, riparazione, rimozione, ripristino, pulizia, lavaggio, pittura, ri- spruzzatura e lucidatura di veicoli a motore, biciclette, scooter, carrozzine o passeggini o parti ed accessori relativi; Perfezionamento e messa a punto d'automobili; Equilibratura, allineamento e riparazione di pneumatici; Riparazione di veicoli, in particolare nell'ambito dell'assistenza in caso di guasto; Servizi d'autorimessa per la riparazione e la manutenzione di veicoli; Consulenza ed informazioni relative a tutti i suddetti servizi. 

- marchio U.E. n. 000026625, registrato il 15/09/1998, su domanda del 01/04/1996, per il marchio: 

JAGUAR 

per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’ Accordo di Nizza: 
Classe 12 - Veicoli terrestri a motore e relative parti ed accessori. 
Classe 36 — Servizi di carte di credito;, servizi di conto corrente; servizi di credito, fornitura di finanziamenti per vendite a credito; leasing; leasing; finanziamento societario; servizi finanziari relativi al commercio di autoveicoli o agli autoveicoli; assicurazioni; servizi di assicurazione relativi al commercio di autoveicoli o agli autoveicoli. Classe 37 -Manutenzione, riparazione, restauro, ispezione, cura, pulizia, verniciatura e lucidatura di veicoli e diloro parti e accessori; servizi di consulenza in materia di manutenzione, riparazione, restauro, ispezione, cura, pulizia, verniciatura e lucidatura di veicoli e di loro parti e accessori nonché in materia di fornitura di pezzi per veicoli. 

L'opposizione & diretta contro tutti i servizi rivendicati nella classe 37 della domanda del marchio contestato. 

Quale base normativa Uopponente ha indicato larticolo 12, comma 1, lettera d) CPI, ritenendo sussistente la somiglianza trai marchi e l'identita tra i prodotti/servizi e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori. 

L'opponente harivendicato il carattere distintivo accresciuto, a seguito dell’'intenso uso sul mercato dei segni anteriori depositando apposita documentazione. Tale accresciuto carattere distintivo & stato valutato e riconosciuto nel provvedimento dell’Ufficio. 

A seguito del confronto tra i prodotti e tra i segni, UUfficio ha parzialmente accolto Uopposizione, segnatamente per i servizi della classe 37 ritenuti identici e affini. 

Avverso la decisione dell’Ufficio ha presentato ricorso il richiedente, resiste 'opponente, si è costituito L'Ufficio.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La Ricorrente evidenzia in primo luogo ed in via preliminare come la societd BARDELLI MARIO E BARDELLI GIANFRANCO S.R.L. da tempo abbia operato quale fornitore di assistenza specializzata per il marchio Jaguar e come la societa richiedente avesse gia in passato registrato il medesimo marchio e che l'uso del marchio Jaguar da parte sua abbia una funzione meramente descrittiva. 

Ai fini del decidere occorre in primo luogo rilevare che te questioni evidenziate dalla Ricorrente e relative all’esistenza di accordi e forme di collaborazione preesistenti tra le parti non possono essere oggetto del procedimento davanti alla Commissione dei ricorsi, che estende la sua cognizione ai rapportitra i richiedenti e 'UIBM che siano originati dall'attivitd amministrativa di tale Ufficio (in tal senso Cass. sez. I ord. n. 37697 del 23/12/2022). 

In merito al confronto tra i prodotti nel provwedimento impugnato questi sono stati ritenuti in parte identici, in parte affini, in parte non affini. Si tratta di prodotti in classe 37 aventi ad oggetto servizi di riparazione ed assistenza di veicoli, che correttamente nella decisione impugnata sono stati valutati secondo gradi diversi di affinita. 

In merito al confronto tra i segni I’Ufficio ha valutato sussistere il rischio di confusione tra i due marchi ex art. 12 comma 1 lett. d) CPI poiché il marchio del richiedente ingloba completamente il marchio anteriore. La valutazione & corretta poiché la registrazione del segno anteriore in un segno successivo per servizi identici e affini genera il rischio di confusione in merito alla provenienza degli stessi, potendosi legittimamente ritenere che tra le due imprese sussistano rapporti di collaborazione o di condivisione di un medesimo progetto imprenditoriale. Diversamente, il titolare del marchio anteriore legittimamente e tempestivamente opponendosi alla registrazione del marchio del richiedente ha inteso evitare presso il pubblico dei consumatori qualsivoglia rischio di confusione o associazione in merito all'impresa di provenienza dei servizi prestati. 

Occorre, inoltre, evidenziare che alfine di valutare il rischio di confusione tra due segni gioca un ruoclo  anche il carattere distintivo del marchio anteriore; come correttamente rilevato dall’Ufficio it marchio anteriore & dotato di capacita distintiva accresciuta e il suo inserimento ed eventuale registrazione in un altro marchio accentuerebbe ulteriormente il rischio di confusione tra i due segni poiché 'uso del marchio anteriore non & giustificabile neanche in ragione dell’ aderenza concettuale del segno ai prodotti da contrassegnare. Come rilevato dalla giurisprudenza nel caso dei marchi deboli l'uso di termini o figure simili anche per marchi diversi & tollerato in ragione del rinvio necessario del segno ¢ della figura a caratteristiche o qualita dei prodotti da contrassegnare: “sono considerati marchi «deboli» quelli che risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo” (cosi Cass. civ. ord. n. 3095 det 29/11/2018 e in termini Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267); diversamente, nel caso dei marchi forti o dotati di capacita distintiva accresciuta non essendovi alcuna aderenza concettuale del segno ai prodotti o servizi da contrassegnare l'uso di termini identici o simili in altri marchi per prodotti o servizi identici o simili integra ed accentua il rischio di confusione ex art. 12 comma 1 lett. d} CPI. Il marchio anteriore Jaguar & certamente, come rilevato nel provwedimento impugnato, dotato di capacita distintiva accresciuta ed in ogni caso & qualificabile come marchio forte, non essendovi alcun richiamo dello stesso ad elementi o caratteristiche dei prodotti o servizi da contraddistinguere e pertanto 'eventuale registrazione di tale segno nel contesto di un altro marchio per servizi identici e affini determina concretamente quel rischio di confusione o associazione tra segni che l'ordinamento intende evitare.

Per queste ragioni il ricorso & respinto e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

PQM 

Rigetta il ricorso, condanna ta parte ricorrente alle spese processuali liquidate nella misura di euro 3.500,00, di cui euro 500,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Addi 19/12/2025

IL SEGRETARIO