5 maggio 2026
Cassazione civile (ord.), sez. I, 05/05/2026, n. 12771 [Marchi registrati - Opposizione - Marchio anteriore dell'Unione Europea - Rischio di confusione e associazione - Somiglianza tra segni - Identità o affinità tra prodotti e servizi]
Marchi registrati - Opposizione - Marchio anteriore dell'Unione Europea - Rischio di confusione e associazione - Somiglianza tra segni - Identità o affinità tra prodotti e servizi - Rinomanza e notorietà del marchio anteriore - Carattere distintivo accresciuto - Prova d'uso - Onere della prova - Termine quinquennale - Inapplicabilità prima del decorso di cinque anni dalla registrazione - Art. 12, comma 1, lett. d), del CPI - Rinomanza e notorietà accertata del marchio anteriore determinanti un carattere distintivo accresciuto dello stesso - Tutela rafforzata - Illegittime le variazioni o modificazioni del segno successivo che conservano il "cuore" o il nucleo ideologico espressivo del marchio anteriore in quanto il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere i servizi come appartenenti ad una "serie" di marchi o a linee di attività commercialmente collegate - Esclusa la contraddittorietà logico-giuridica nel riconoscimento della notorietà di un marchio a fronte del rigetto dell'istanza di prova d'uso del medesimo, qualora non sia ancora decorso il termine di cinque anni dalla data della sua registrazione - Art. 178 CPI - Onere per l'opponente di fornire la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore subordinato al compimento del quinquennio, restando irrilevante, a fini procedurali, la prova della sua diffusione o presenza storica sul mercato maturata in data antecedente alla registrazione formale.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Enrico Scoditti - Relatore: dott. Federico Vincenzo Amedeo Rolfi)
sul ricorso iscritto al n. 24159/2024 R.G. proposto
da
GABRIELE MORABITO, rappresentato e difeso dall'avvocatoTiziana Cardarelli
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato
- controricorrente -
RITENUTO IN FATTO
1. GABRIELE MORABITO ricorre avverso la sentenza della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) n. 54/2024, depositata in data 11 settembre 2024, la quale, nel contraddittorio con lo stesso UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI e con la SKY INTERNATIONAL AG, ha respinto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso la decisione con la quale l'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla SKY INTERNATIONAL AG, ha respinto la domanda di registrazione del marchio nazionale n. 302018000027897 depositata dall’odierno ricorrente.
2. In data 23 agosto 2018 GABRIELE MORABITO ha depositato la domanda di registrazione n. 302018000027897 per il marchio figurativo SKYLIMIT per le classi 35 (pubblicità, servizi di vendita, per conto terzi, al dettaglio ed on line di parti ed accessori di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli) e 39 (leasing di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli, noleggio con o senza conducente di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli, trasporto, deposito e consegna di veicoli, autoveicoli, motoveicoli, cicli, imbarcazioni, velivoli). A seguito della pubblicazione della domanda veniva proposta in data 13 novembre 2019, opposizione da parte di SKY INTERNATIONAL AG, sulla scorta:
-sia del marchio anteriore comunitario n. 014893176, registrato il 9 novembre 2018, consistente nella denominazione SKY e registrato per un elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quanto all’opposizione, alla classe 35 (pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale ed altro);
- sia del marchio anteriore comunitario n. 14903173, registrato il 13 novembre 2018, consistente nella denominazione SKY (lettere bianche contornate di azzurro) anche in questo caso registrato per un elevato numero di prodotti e servizi, ma, riferito, quanto all’opposizione, sempre alla classe 35. All’esito dell’esame delle deduzioni delle parti, l’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI, con decisione del 12 settembre 2022, ha accolto l’opposizione di SKY INTERNATIONAL AG e, conseguentemente, ha respinto la domanda di registrazione del marchio n. 302018000027897 per tutti i prodotti rivendicati dall’odierno ricorrente.
Nella propria decisione l’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI ha ritenuto che:
− il marchio anteriore comunitario n. 014893176 appariva più vicino al marchio contestato rispetto al marchio anteriore comunitario n. 14903173, in ragione del fatto che quest'ultimo presentava elementi grafici e cromatici idonei a diversificarlo in misura maggiore rispetto al marchio contestato;
− pertanto, occorreva procedere al confronto col marchio contestato in relazione al solo marchio anteriore comunitario n. 014893176, in quanto avente la caratteristica di segno "catch-all";
− i servizi per i quali si chiedeva la registrazione del marchio contestato risultano in parte identici o affini in grado elevato a quelli contraddistinti dal marchio anteriore comunitario n. 014893176, in quanto quest’ultimo protegge genericamente servizi quali il noleggio (leasing) di veicoli, pubblicità e servizi di vendita o presentazione di prodotti per la vendita al dettaglio;
− ulteriormente, i servizi per i quali si chiedeva la registrazione del marchio contestato potevano essere considerati affini anche a quelli anteriori descritti come "organizzazione e prenotazione di viaggi ed escursioni via terra, via mare e via aerea; servizi relativi all'organizzazione di viaggi; trasporto di passeggeri e merci, in particolare con autoveicoli, mezzi su rotaia, navi e aerei" in quanto questi ultimi possono comportare, come consuetudine, anche il noleggio di mezzi di locomozione di varia natura in modalità complementare, tenuto conto del fatto che – come sintetizza la decisione impugnata – “l'affinità poteva dipendere dalla condivisione dell'origine imprenditoriale, dei canali di distribuzione e vendita, dal pubblico di riferimento (anche professionale) nonché dalla reciproca complementarità”;
− la comparazione del marchio in contestazione con il marchio anteriore comunitario n. 014893176 evidenziava similitudine in grado medio-basso a livello visivo e fonetico ed estremamente elevato dal punto di vista concettuale, dovendosi considerare quest’ultimo prevalente ai fini del giudizio di somiglianza anche in ragione della accertata notorietà del marchio anteriore. − SKY INTERNATIONAL AG aveva fornito la prova della rinomanza dei propri marchi "SKY" nel mercato italiano;
− in conclusione, il marchio anteriore era in possesso di “un carattere distintivo accresciuto, motivo per cui il consumatore potrebbe essere indotto a ritenere che i servizi richiesti appartengano a diverse linee di attività di impresa dell'opponente o provengano da aziende commercialmente collegate così come il marchio contestato potrebbe essere considerato come appartenente ad una "serie" di marchi contraddistinti dal nucleo ideologico consistente nella parola SKY”; − sussisteva pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), C.P.I. un rischio di confusione/associazione per il pubblico di riferimento, considerato che i prodotti e servizi raffrontati erano risultati identici e/o affini in grado elevato, anche per complementarità e che i marchi avevano mostrato una somiglianza in vario grado sotto i profili visivo, fonetico e concettuale.
3. Proposto ricorso alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, quest’ultima, con la decisione qui impugnata, ha rigettato il ricorso.
Esaminati i quattro motivi di ricorso, la Commissione ha, in sintesi, osservato:
− quanto al primo motivo – col quale si censurava la comparazione tra i servizi rivendicati dai segni delle due parti e si deduceva che la ricorrente svolgeva solo attività di noleggio senza conducente di auto di marca rinomata e di grande cilindrata, e quindi attività non svolte dalla SKY INTERNATIONAL AG e si censurava ulteriormente la mancata ammissione della prova d'uso del segno anteriore – che lo stesso risultava infondato in quanto:
I) a rilevare in sede di registrazione dei marchi non era l'ambito commerciale entro il quale l’odierno svolge la propria attività quanto il segno che, se registrato, avrebbe attribuito al suo titolare un diritto esclusivo di utilizzo dello stesso su tutto il territorio nazionale e per tutti i prodotti e servizi rivendicati con finalità di mantenimento ed espansione della quota di mercato detenuta, dovendosi tenere conto del fatto che le voci coperte da tutela dei marchi della SKY INTERNATIONAL AG, riferendosi a pubblicità e noleggio, anche di veicoli, erano palesemente affini a quelli cui intendeva dare protezione il marchio dell'odierno ricorrente;
II) l’ulteriore doglianza sulla prova d'uso del segno anteriore risultava radicalmente infondata in quanto il marchio anteriore comunitario n. 014893176 risultava registrato il 9 novembre 2018, e, dunque al momento della contesa lo stesso non aveva superato il quinquennio;
− quanto al secondo motivo – col quale si deduceva l'assenza di rinomanza del marchio “SKY” in ragione della brevità di vita – che potevano richiamarsi le precedenti decisioni della stessa Commissione che avevano invece ritenuto sussistente il carattere notorio del marchio della società opponente e dunque la sua tutela rafforzata ed anzi, alla luce dei dati commerciali e di audience comprovati da SKY INTERNATIONAL AG – che evidenziavano la diffusione del marchio a livello mondiale – la notorietà del marchio poteva ritenersi sussistente sia sulla base del fatto notorio sia sulla base delle prove addotte dalla SKY INTERNATIONAL AG, tenuto anche conto delle determinazioni della la Commissione di Ricorso dell'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) in una propria decisione;
− quanto al terzo motivo – col quale si deduceva l'erroneità della comparazione tra i segni – che i segni in comparazione erano in qualche misura sovrapponibili sul piano letterale e fonetico ma particolarmente somiglianti su quello concettuale, a ciò aggiungendosi la considerazione per cui non vi era aderenza concettuale tra il segno “”SKY con i servizi prestati, con la conseguenza che il marchio dedotto dall’opponente poteva essere considerato "forte", risultando conseguentemente illegittime “tutte le variazioni o modificazioni, anche se originali o rilevanti, che lasciano sussistere il "cuore" del segno, ovvero il suo nucleo ideologico espressivo che caratterizza la sua attitudine individualizzante”;
− quanto all’ultima censura riferita al pubblico di riferimento, che la stessa era infondata in quanto basata su una confusione fra l'uso concreto del segno, da un lato, e l'ambito astratto della tutela, dall’altro, laddove la composizione mista – utenti medi e utenti professionali – della platea dei consumatori cui i servizi erano destinati evidenziava un diverso grado di attenzione prestato nella ricerca e acquisto dei prodotti e quindi un prevedibile rischio di confusione.
4. Al ricorso di GABRIELE MORABITO resistono con separati controricorsi sia il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY sia SKY LIMITED, la quale dichiara di agire quale successore a titolo particolare di SKY INTERNATIONAL AG, essendole stati ceduti i marchi da quest’ultima.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il ricorrente e la controricorrente SKY LIMITED hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della decisione per violazione dell’art. 132, n. 4), c.p.c. Il ricorrente censura la pronuncia della Commissione dei ricorsi nella parte in cui la stessa si è pronunciata in ordine alle doglianze concernenti la mancata ammissione della prova d'uso del segno anteriore, argomentando che la Commissione medesima non si sarebbe pronunciata rispetto ad una serie di eccezioni mosse dall’odierno ricorrente, riprodotte in ricorso. Si argomenta che “Nella sostanza il Ricorrente contestava la contraddittorietà e irragionevolezza della tesi che, da un lato, riconosceva a SKY la tutela di marchio forte - marchio rinomato, atteso che è attivo sin dagli anni 70 del secolo scorso, e anzi in Italia già nel 1988, come si legge nella pronuncia, e risulta nella documentazione depositata ex adverso (doc. 1A.1 pp. 22-27 SKY). Però, dall’altro, riteneva che la richiesta di prova d’uso fosse inammissibile perché il marchio era registrato da meno di 5 anni. Il Giudice però, non si è assolutamente pronunciato sul punto, ribadendo semplicemente l’inammissibilità dell’istanza ex art. 178 CPI, per mancato decorso dei 5 anni, per poi profondersi nell’elencazioni dei successi e della notorietà di SKY in vari settori. Tutto ciò senza motivare sul fatto che SKY non avesse mai provato di aver usato il Marchio nelle classi di registrazione contestate”.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Sempre in relazione alla parte della pronuncia della Commissione con la quale sono state disattese le doglianze concernenti la mancata ammissione della prova d'uso del segno anteriore, si deduce che la Commissione non avrebbe esaminato le argomentazioni esposte dal ricorrente in ordine alla contraddittorietà della decisione dell’UIBM, nel momento in cui lo stesso aveva respinto l’istanza ex art. 178, comma 4, C.P.I., da un lato rilevando che non era trascorso un quinquennio dalla registrazione del marchio e, dall’altro lato, evidenziando la notorietà del marchio “SKY” e pertanto riconoscendogli una tutela rafforzata.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte va costantemente richiamando il principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato di legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimo costituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze del ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. Il motivo, in realtà viene a dedurre una mera – ed ipotetica - carenza motivazionale, la quale non è più deducibile come vizio di motivazione, dovendosi qui ribadire il principio per cui, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 3126 del 09/02/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014).
3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
In primo luogo, infatti, va osservato che - essendo stato instaurato il giudizio di appello dopo il 12 settembre 2012 - la deduzione di omesso esame di fatto decisivo risulta inammissibile in virtù dell’operare dello sbarramento di cui all’art. 360, penultimo comma, c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 1), D. Lgs. n. 149/2022, ed applicabile secondo la disciplina transitoria di cui al successivo art. 35, comma 5 e quindi ai giudizi di legittimità introdotti con ricorso a far tempo dal 1° gennaio 2023) - il quale peraltro ripropone la similare preclusione precedentemente stabilita dall’art. 348-ter c.p.c. – in quanto la decisione impugnata non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). In secondo luogo, va ulteriormente osservato che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. è da intendersi riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), laddove il motivo di ricorso viene nel concreto a censurare l’omessa pronuncia su un motivo di appello con il quale si deduceva la contraddittorietà della decisione dell’UIBM.
Da ultimo, infine, si osserva che con il motivo il ricorrente reitera nella sostanza l’istanza di prova di uso effettivo nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorità del marchio opposto, in tal modo, tuttavia, omettendo di confrontarsi con la ratio fondamentale della decisione impugnata, avendo la Commissione dei Ricorsi assunto la propria decisione sulla base dell’argomento formale – del tutto coerente rispetto al disposto normativo - del mancato decorso del quinquennio.
4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida:
− in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, quanto a SKY LIMITED;
− in € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito, quanto a MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 aprile 2026.
Il Presidente
ENRICO SCODITTI