Cassazione civile (ord.), sez. I, 01/05/2026, n. 12242 [Brevetti per invenzione - Estrattore automatico di fondi di caffè - Accertamento di contraffazione brevettuale, inibitoria e risarcimento danni]

Brevetti per invenzione - Estrattore automatico di fondi di caffè - Accertamento di contraffazione brevettuale, inibitoria e risarcimento danni - Appello - Accoglimento - Esclusione della contraffazione - Utilizzo di un "carter" a base piatta anziché conica (come previsto dal brevetto) - Variante "piatta" idonea a produrre un risultato tecnico complessivo differente (e peggiore) rispetto a quello brevettato - Ricorso - Accoglimento - Diritto di esclusiva ex art. 66 c.p.i. - Contraffazione letterale e per equivalenti - Varianti del trovato - Riproduzione di tutte le caratteristiche della rivendicazione salvo una - Variante peggiorativa o meno funzionale - Ininfluenza ai fini dell'esclusione della contraffazione - Usurpazione del punto inventivo - Tutela della completezza inventiva.

ORDINANZA

(Presidente: dott. Scoditti Enrico - Relatore: dott. Falabella Massimo)

sul ricorso iscritto al n. 17117 R.G. anno 2024 proposto da:

Ambrosini Marco, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Dandoli, Vincenzo Piccarreta, Agata Sobol e Andrea Panzarola, domiciliato presso quest’ultimo;

ricorrente

contro

Cadamuro Francesca, titolare della ditta individuale Clean Express Technology, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Alberti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1232/2024 depositata il 21 giugno 2024 della Corte di appello di Venezia.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. - Marco Ambrosini, affermandosi titolare del brevetto europeo EP ‘177 avente ad oggetto un estrattore automatico dei fondi di caffè, ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, Francesca Cadamuro, titolare dell’impresa individuale Clean Express Technology di Cadamuro Francesca, la quale commercializzava un dispositivo simile a quello brevettato, per sentire accertare la contraffazione della porzione italiana del proprio brevetto e per sentire disposti l’inibitoria, il ritiro dal commercio degli estrattori contraffatti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Nella resistenza dell’evocata in lite, è stata disposta consulenza tecnica.

Il Tribunale ha respinto le domande.

2. - Il successivo giudizio di gravame è stato definito dalla Corte di appello di Venezia con sentenza di rigetto dell’impugnazione.

Le considerazioni della Corte di appello possono riassumersi come segue. Il c.t.u. aveva confermato che tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP ‘177 erano riconoscibili nel dispositivo realizzato da Clean Express Technology, ad eccezione di quella concernente la forma del carter, conica nel brevetto e piatta nel prodotto realizzato dall’appellata; tale differenza comportava che l’apparecchio dell’impresa da ultimo nominata non raggiungesse lo stesso effetto complessivo del trovato brevettuale; infatti, la funzione di scivolo della polvere di caffè verso il basso e verso l’esterno, funzione determinata dalla forma conica della parte superiore del carter nell’invenzione brevettata, non era rinvenibile nell’altro dispositivo, il quale determinava, con la sua base piatta, una superficie di appoggio e l’accumulo della polvere di caffè. Per tali ragioni il Giudice distrettuale ha escluso sia la contraffazione letterale che quella per equivalenti. Secondo la Corte di merito, occorreva guardare al risultato tecnico complessivo del trovato oggetto di registrazione, il quale era differente da quello conseguito dal dispositivo di Clean Express Technology: tale diversità escludeva l’interferenza «specie se si considera che la rivendicazione 1 indica espressamente che la parte superiore del carter deve avere una precisa forma conica». In sintesi, ad avviso del Giudice distrettuale, la contraffazione doveva negarsi per la presenza di una variante - forma non conica del carter - rispetto a un elemento della rivendicazione che assumeva una importanza centrale nell’insieme dell’idea inventiva: variante che produceva un risultato diverso rispetto a quello che il brevetto assicurava. Spiega la Corte di merito: «[S]e il problema da risolvere con l’invenzione era quello di facilitare la pulizia di un portafiltro» questo non poteva dirsi raggiunto dal dispositivo di Clean Express Technology, il quale presentava «un accumulo dei fondi sulla base superiore del carter, a differenza del prodotto coperto da privativa», che raggiungeva «appieno il risultato inventivo prefissato».

3. - La sentenza è stata impugnata da Ambrosini con un ricorso per cassazione basato su due motivi. Resiste con controricorso Francesca Cadamuro. Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 46, 48, 52 e 68 c.p.i. e «in generale dei principi che sovraintendono all’accertamento della contraffazione di un brevetto per invenzione industriale». Si lamenta sia stata esclusa la contraffazione sulla base del rilievo per cui il dispositivo di Clean Express replicherebbe in tutto il brevetto EP ‘177 con la sola eccezione della forma conica della parte terminale del carter: accorgimento, questo, che consente al trovato brevettuale di raggiungere un risultato che il dispositivo di controparte, dotato di una parte terminale del carter di forma piana, non può raggiungere. Viene dedotto che la suddetta variazione del trovato si risolverebbe «nella mancata riproduzione di una sola caratteristica dell’invenzione»: di modo che avrebbe dovuto riconoscersi l’interferenza rappresentata dall’utilizzazione parziale del brevetto anteriore: in altri termini, il dispositivo di Clean Express utilizzerebbe in rilevantissima parte il brevetto anteriore, «semplicemente non riuscendo a raggiungere quella che la Corte territoriale qualifica espressamente come ‘completezza inventivà». Si osserva, poi, che, in tema di contraffazione per equivalenti, la contraffazione può essere esclusa dalla non ovvietà della variazione tecnica e che tale condizione non può sussistere ove la variazione consista, come nella fattispecie, nella mancata riproduzione di un elemento dell’invenzione, tale da consentire il proficuo funzionamento del trovato.

Col secondo mezzo si lamenta l’inesistenza o il difetto assoluto di motivazione e, comunque, la motivazione meramente apparente. Rileva il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dato atto che il dispositivo di controparte non consentirebbe di risolvere il problema tecnico risolto dall’invenzione, consistente nel «facilitare la pulizia di un portafiltro», solo in quanto una minima parte dei fondi di caffè estratti dal portafiltro si accumula sulla base superiore dell’involucro (o carter) di forma piatta. Detto altrimenti, la motivazione del provvedimento si rivelerebbe contraddittoria in quanto, se il risultato tecnico che entrambi i dispositivi si prefiggono e raggiungono è quello di automatizzare la pulitura del portafiltro, agevolandola rispetto ai tradizionali sistemi manuali, «poco o nulla importa quale sia la sorte intermedia dei fondi di caffè così automaticamente estratti, se essi cioè scivolino subito verso il basso ove è (identicamente, nei due dispositivi in comparazione) collocato lo strumento di raccolta finale dei fondi, ovvero se essi in parte si accumulino sulla parte superiore del carter per poi comunque convogliare verso la parte ove si colloca il sacchetto di raccolta».

2. - Il primo motivo appare fondato.

3. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità proposte dalla parte controricorrente: è da escludere, infatti, per quanto si dirà, che la sentenza impugnata abbia deciso la questione fatta valere col primo motivo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte; deve pure negarsi che tale mezzo di censura sia versato in fatto e che manchi dei connotati di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata che si impongono nella redazione del ricorso per cassazione.

4. - La Corte di appello ha rilevato, come si è visto, che tutti gli insegnamenti della rivendicazione 1 del brevetto EP ‘177 erano stati impiegati nella realizzazione del dispositivo di Clean Express Technology ad eccezione di quello relativo alla forma del carter; ha poi osservato che tale variante non consentiva al prodotto dell’odierna controricorrente di raggiungere un risultato che, in termini di efficienza, fosse corrispondente a quello attinto dal brevetto: da tanto ha desunto che la contraffazione doveva ritenersi insussistente.

5. - Il diritto del titolare del brevetto avente ad oggetto un prodotto, e consistente nel vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre e commercializzare il medesimo, secondo quanto è previsto dall’art. 66, comma 2, lett. a), c.p.i., è sicuramente vulnerato dalla creazione di un dispositivo che replichi quello coperto dalla privativa brevettuale salvo che per differenze che lo rendano meno funzionale rispetto all’invenzione protetta.

È opportuno evidenziare che la contraffazione del brevetto non è esclusa dalla presenza, nel prodotto in contraffazione, di varianti, equivalenti ad elementi delle rivendicazioni, che siano prive del carattere di originalità, perché ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977): infatti, solo ove la variante ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta (Cass. 2 novembre 2015, n. 22351; Cass. 13 gennaio 2004, n. 257). Allorquando, invece, come nel caso in esame, la variante adottata (nella specie: la diversa conformazione del carter) non presenti alcuna originalità - mancando, anzi, di equivalenza funzionale rispetto all’elemento coperto dalla privativa (così da generare un risultato, in termini di efficienza, deteriore rispetto a quello offerto dall’elemento oggetto della rivendicazione) - deve darsi atto della contraffazione. L’opera realizzata consiste, in tale evenienza, nella mera combinazione della vietata riproduzione degli insegnamenti del brevetto con una soluzione tecnica priva di alcun valore, siccome incapace di portare ai risultati che il brevetto stesso permette di raggiungere. Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che per assicurare legittimità alle attività riproduttive di invenzioni brevettate sia sufficiente apportarvi modifiche peggiorative.

La Corte di merito, allorquando ritiene che «la pur parziale coincidenza tra le caratteristiche non consenta di ravvisare la contestata contraffazione in considerazione della presenza di una variante rispetto ad un elemento della rivendicazione che assume una importanza centrale nell’insieme dell’idea inventiva», non tiene conto del principio, enunciato da questa Corte nel passato, ma sempre attuale, per cui, ai fini dell’accertamento della contraffazione di una invenzione industriale, l’esame non deve essere limitato ai particolari costruttivi ed alle caratteristiche esteriori dei due ritrovati, ma, tenuto presente che la contraffazione esiste o meno a seconda che il punto inventivo sia stato o meno usurpato, va compiuto raffrontando l’idea inventiva tutelata dal brevetto con quella realizzata nel nuovo ritrovato (Cass. 4 dicembre 1967, n. 2878): e tale confronto avrebbe dovuto essere compiuto valorizzando il dato, accertato nel corso del giudizio, per cui tutte le caratteristiche della rivendicazione 1 di EP ‘177 erano riconoscibili nel dispositivo della controricorrente, ad eccezione di quella relativa alla forma del carter.

6. - Il secondo motivo resta assorbito.

7. - La sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, alla quale è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 27 marzo 2026.

Il Presidente

Enrico Scoditti