Cassazione civile (ord.), sez. III, 30/10/2026, n. 28171 [Diritti di proprietà industriale - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Criterio di determinazione - Petitum e causa petendi - Rilevanza delle sole prospettazioni attoree]

Diritti di proprietà industriale - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Criterio di determinazione - Petitum e causa petendi - Rilevanza delle sole prospettazioni attoree - Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa da verificare ed accertare esclusivamente sulla base dell’originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda dell'attore, senza che possano assumere rilievo le contestazioni o le allegazioni contrarie formulate dal convenuto, né la necessità per il giudice di svolgere sul punto un'apposita istruttoria - Non sussistente la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 e art. 134 D.Lgs. n. 30/2005 qualora l'azione sia volta esclusivamente ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria scaturente da un accordo transattivo novativo, anche laddove il credito azionato tragga origine da un antecedente rapporto negoziale avente ad oggetto la cessione di un marchio o la gestione di partecipazioni sociali.

 

 

ORDINANZA

(Presidente: dott.ssa Chiara Graziosi - Relatore: dott.ssa Francesca Fiecconi)



 

sul ricorso iscritto al n. 4659/2024 R.G. proposto da:

Reezmouj System Company, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosa Valentina Spinelli unitamente agli avvocati Claudio Visco e Andrea Gangemi;

- ricorrente -

 

contro

Miri S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Fanti

- controricorrente -

 

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 2486/2023 depositata il 15 dicembre 2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026 dal Consigliere Francesca Fieccon.

FATTI DI CAUSA

1. Miri S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Forlì Reezmouj System Company, società iraniana con sede a Teheran, per chiedere l’adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi intercorsi tra le parti e, in particolare, dall’accordo transattivo, c.d. settlement agreement, del 9 dicembre 2010, successivamente modificato (a fronte del ritardo nell’adempimento da parte di Reezmouj) con un nuovo accordo del 25 settembre 2012. In particolare, adduceva che, a seguito di precedenti accordi commerciali aventi ad oggetto la vendita di macchinari e linee di produzione industriale, nonché la cessione del marchio "Miri" e la costituzione di una società destinata alla commercializzazione dei prodotti in Europa, le parti avevano definito transattivamente i loro rapporti, prevedendo il pagamento rateale da parte di Reezmouj delle somme dovute a Miri per complessivi Euro 1.200.000, oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti. Reezmouj avrebbe tuttavia effettuato pagamenti tardivi e parziali, residuando a favore dell’attrice un credito di Euro 1.000.000, oltre interessi; si chiedeva pertanto la condanna della convenuta al relativo pagamento.

Si costituiva la controparte, eccependo preliminarmente l’incompetenza del Tribunale di Forlì a favore del Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di imprese, e contestando nel merito la fondatezza della domanda; sosteneva tra l’altro la mancata prova della condizione di reciprocità ex art. 16 prel., la mancata cessione del marchio "Miri" e della partecipazione nella newco, nonché l’inadempimento di Miri agli obblighi derivanti dal settlement agreement e l’impossibilità sopravvenuta dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 c.c., in ragione del peggioramento delle condizioni economiche dell’Iran per la variazione del tasso di cambio.

Il Tribunale di Forlì, disattesa l’eccezione di incompetenza in quanto la domanda aveva ad oggetto l’adempimento di un accordo transattivo avente efficacia novativa rispetto ai precedenti rapporti tra le parti, e ritenuto provato l’inadempimento di Reezmouj degli obblighi di pagamento, accoglieva la domanda di Miri e condannava la convenuta al pagamento di Euro 1.000.000, oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti e alle spese di lite.

2. Reezmouj presentava appello, riproponendo, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza per materia a favore del Tribunale di Genova, Sezione specializzata in materia di imprese; in via subordinata, contestava la debenza dell’importo di Euro 200.000 relativo alla cessione del marchio "Miri", assumendo che controparte non avesse provato l’avvenuto trasferimento del marchio; in via ulteriormente subordinata, contestava l’omessa dichiarazione di estinzione dell’obbligazione per pagamento o, in subordine, l’impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1256 c.c., anche previa consulenza tecnica d’ufficio sull’andamento negativo del cambio EuroRiyal; infine, contestava l’erronea liquidazione di Euro 6.294,42 a titolo di anticipazioni delle spese processuali.

Si costituiva l’appellata, resistendo e chiedendo altresì la condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2486/2023, rigettava i primi quattro motivi di gravame e accoglieva, invece, l’ultimo motivo di gravame, riducendo l’importo delle anticipazioni liquidate dal primo giudice da Euro 6.294,42 ad Euro 615,42; confermava nel resto la sentenza impugnata, e poneva le spese del grado a carico di Reezmouj, senza però riconoscere sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

3. Reezmouj ha presentato ricorso in base a quattro motivi; Miri si è difesa con controricorso.


 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1363 e 1364 c.c., nonché dell’art. 3, comma 1, lett. a), comma 2 lett. a) e b), e comma 3, e dell’art. 4, comma 1-bis, n. 4) del D.Lgs. n. 168/2003, e dell’art. 134 del D. Lgs. n. 30/2005, per avere la corte territoriale negato la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa (del Tribunale di Genova) a decidere in merito alla richiesta di condanna al pagamento di importi previsti a titolo di corrispettivo per la cessione di un marchio e, in via transattiva, per perdite operative e per la mancata cessione di partecipazioni sociali, fondando erroneamente la propria decisione sulla ritenuta natura novativa della transazione.

Assume la ricorrente che dal c.d. settlement agreement non discendeva unicamente un’obbligazione di pagamento a carico di Reezmouj (come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello), ma - prima ancora - quella a carico di Miri di trasferire il proprio marchio o nome commerciale, e che pertanto la transazione, che si è certamente sostituita all’accordo originario risolvendolo, ha ristabilito la cessione del preteso marchio, con conseguente attrazione della controversia avente ad oggetto il pagamento del suo corrispettivo alla competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ex art. 134 D. Lgs. 30/2005 e art. 3, co. 1, lett. a) e co. 3, D. Lgs. 168/2003.

Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1363, 1364 nonché degli articoli 1965, 1353, 1460, 1218 e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che dalla transazione sottoscritta dalle parti per risolvere un precedente accordo commerciale non nascesse un obbligo di trasferimento del marchio a carico di Miri, nonostante il pagamento del corrispettivo fosse condizionato alla definitiva acquisizione dello stesso da parte di Reezmouj, e, conseguentemente, per avere rigettato l’eccezione di inadempimento formulata da Reezmouj, in relazione alla quale Miri non avrebbe offerto in giudizio la prova liberatoria contraria. Così anche l’assenza di un obbligo di trasferimento di quote societarie non escluderebbe che le parti abbiano stabilito una nuova obbligazione pattizia in merito alla newco, e dunque, la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa dato che la norma fa generico riferimento ai rapporti societari, al trasferimento delle partecipazioni sociali ad ogni altro negozio avete ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti e alle cause e procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle appena indicate.

2. I primi due motivi vanno trattati congiuntamente per connessione logica, e sono entrambi infondati.

Come è noto, la competenza si determina sempre dalla domanda (da ultimo, cfr. S.U. n.5089/2025 in tema di competenza funzionale proprio del tribunale per le imprese). Pertanto, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/1/2023; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29266 del 6/12/2017).

Ai fini del radicamento della competenza della causa che qui interessa, come ben argomentato dalla Corte di merito conta, allora, che sia stata proposta un’azione di condanna al pagamento di una somma di danaro diretta, come tale, a ottenere, nei confronti del creditore, l’effetto satisfattivo di un’obbligazione contenuta in un accordo transattivo. Certamente non hanno rilievo le contestazioni sollevate dalla parte convenuta in merito al mancato trasferimento del marchio. Ed invero, il procedimento non ha avuto ad oggetto una controversia relativa a marchi, partecipazioni o liquidazioni di società, essendo stata ogni ipotetica controversia in subiecta materia composta dal contratto di transazione in esame, il quale, al contrario, ha avuto ad oggetto solo ed esclusivamente l’accertamento dell’inadempimento di Reezmouj rispetto ad un suo obbligo di pagamento rimasto insoluto (peraltro riconosciuto come dovuto ai sensi dell’articolo 1988 c.c.), riveniente dall’Accordo Transattivo e dal successivo Accordo Integrativo.

E difatti la Corte di merito, con interpretazione del tutto plausibile e aderente al testo dell’accordo transattivo, si è limitata a prendere atto che la clausola dell’accordo transattivo, all’art. 2.04, aveva stabilito che detto marchio restava definitivamente acquisito da Reezmouj, e che il pagamento del corrispettivo di Euro 200.000, nel contesto dell’accordo transattivo, era dovuto a condizione di tale definitiva acquisizione.

Altra parte del corrispettivo riguardava il pagamento dell’importo di Euro 700.000, riferito alla sopravvenuta impossibilità di cedere l’80% delle quote di partecipazione sociale della newco, in via transattiva di ogni pretesa relativa alle perdite operative incorse alla fine dei due anni di concordata attività di commercializzazione dei prodotti. È di tutta evidenza, pertanto, che in contestazione era solo il mancato pagamento del credito derivante dalla transazione che non ha previsto alcun accollo delle perdite subite dalla newco, ma il mero pagamento di una somma corrispondente alle perdite non oggetto di contestazione, e ha preso atto della pregressa acquisizione del marchio in capo alla società iraniana, non più rivendicabile da Miri.

Deve escludersi, pertanto, che vi fossero nella domanda di Miri ragioni di connessione tali da consentire di attrarre la fattispecie in esame, per altra via, alla competenza delle Sezioni Specializzate, considerato l’insegnamento di questa Suprema Corte: «In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi" per ia intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio» (Cass. 4 aprile 2017 n. 8738; in senso conforme, di recente, Cass. 6 ottobre 2020 n. 21363 e Cass. 15 ottobre 2020 n. 22327). Peraltro, così precisa Cass. 20 marzo 2018 n. 6882: «Le sezioni specializzate in materia di impresa non sono competenti a pronunciarsi su una controversia che, sebbene tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, non sia causalmente connotata dall’inerenza al rapporto di società». L’interpretazione pur lata dell’art. 3 citato, offerta dalle Sezioni Unite come sopra richiamata (dato l’intento del legislatore di specializzazione dei giudicanti, evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali competenti, onde sono attribuite alle sezioni specializzate d’impresa le controversie relative ai "rapporti societari", con menzione esemplificativa, e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali "o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti": cfr. Cass. ord. 21 febbraio 2017 n. 4523 e Cass, ord. 16 ottobre 2014 n. 21910) non può così giungere ad includervi anche le controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda, petitum e causa petendi, atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano. Come avviene, appunto, nel caso di specie, in cui l’azione proposta è quella di adempimento degli obblighi di pagamento contenuti in un accordo transattivo, onde il fondamento dell’azione e la pretesa avanzata restano confinate nell’ambito del contratto di transazione e delle evenienze che lo attingono, senza mai spostarsi verso le questioni (interne od esterne) alle partecipazioni della società neocostituita o al marchio. In tal senso si pongono molte condivisibili pronunce (Cass ord. 15 ottobre 2020 n. 22341; Cass. 7 dicembre 2018 n. 31691, non massimata; Cass. 8 novembre 2018 n. 28537).

Del resto, la divergente interpretazione del contratto offerta dalla ricorrente - per cui l’obbligazione di trasferimento del marchio "Miri" si sarebbe trasfusa nell’accordo de quo, prevedendo in ogni caso un pagamento condizionato alla definitiva acquisizione del marchio, in tesi mai trasferito a Reezmouj - non è supportata da alcun riferimento ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 c.c. e seguenti, non potendo, invece, la censura di errata interpretazione del contratto risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione della ricorrente e quella, del resto conforme al dato testuale, accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6444 del 11/3/2025; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 9461 del 9/4/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017).

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1256 e 2697 c.c., laddove la Corte d’appello ha affermato che l’obbligazione di pagamento di una somma di denaro non può e non potrà mai considerarsi impossibile e ha, perciò, omesso l’esame della documentazione prodotta da Reezmouj, in tesi atta, invece, a dimostrare con i caratteri dell’obiettività ed assolutezza l’impossibilità sopravvenuta e definitiva di ogni eventuale obbligazione di pagamento a suo carico a causa della totale perdita di valore della moneta iraniana rispetto all’Euro.

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. presuppone, invero, un accertamento dei fatti già compiuto dal giudice di merito, al quale si assume applicata una regola di diritto erronea. La contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta attiene invece alla valutazione delle risultanze di causa, riservata al giudice di merito. È principio consolidato che "integri a violazione di legge la sola errata ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, non anche l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta" (S.U. n. 33373/2019).

Ebbene, nel dedurre il motivo la violazione degli artt. 1256 e 2697 c.c., non viene offerta una diversa interpretazione delle norme evocate, bensì viene chiesto al giudice di legittimità di accertare una situazione di fatto, ovvero la totale perdita di valore della valuta iraniana e la conseguente impossibilità definitiva di adempiere, soltanto asserita e non accertata nei gradi di merito. Va al proposito ricordato che la Corte di cassazione non può fondare la propria decisione su circostanze di fatto non accertate, né verificarne la sussistenza sulla base di documenti, poiché ciò comporterebbe un giudizio di merito precluso in sede di legittimità.

In ogni caso, la Corte d’appello risulta essersi conformata al principio, affermato da giurisprudenza costante, per cui non è configurabile l’impossibilità sopravvenuta della prestazione che abbia ad oggetto una somma di danaro, in virtù del principio per cui genus nunquam perit (si veda anche Cass. 30 aprile 2012 n. 6594). Nelle obbligazioni di pagamento di somme di danaro la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri. L’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue invece l’obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l’adempimento; il che può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non certo quando si tratta di una somma di denaro (Cass. ord. 22 giugno 2022 n. 20152; Cass. 16 marzo 1987, n.2691).

4. Il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la Corte d’appello - pur avendo accolto il quinto motivo di impugnazione e riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ha comunque condannato Reezmouj a rifondere integralmente a Miri le spese del grado di appello di cui si censura in ogni caso la liquidazione.

Il motivo è infondato.

In tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - salva l’ipotesi, che qui evidentemente non ricorre, previste nella seconda parte del comma 1 dell’art.92 c.p.c. - a rifonderle; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all’accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima non travalichi i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Sez. 5 -, Ordinanza n. 9860 del 15/4/2025; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’11/1/2008).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, come di seguito liquidate. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo per Contributo Unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese, che liquida in Euro 18.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 settembre 2026

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2026