Tribunale Venezia 12/02/2020 [Marchi registrati - Contratto di licenza - Risoluzione del contratto di licenza per inadempimento contrattuale - Obbligo della licenziataria di ottenere la preventiva approvazione in ordine al materiale promozionale]

Marchi registrati - Contratto di licenza - Domanda di risoluzione del contratto di licenza per inadempimento contrattuale - Contratto avente ad oggetto la produzione e distribuzione di alcune categorie di prodotti a marchio “Diadora”, preventivamente approvati dalla licenziante in via discrezionale - Assunzione di obbligo della licenziataria a non utilizzare o distribuire materiale promozionale o pubblicitario al fine di supportare eventuali campagne promozionali progettate dai clienti approvati senza la preventiva approvazione scritta di Diadora - Rifiuto della licenziataria di pagare le royalties dovute in ragione dell’inadempimento imputabile a Diadora che avrebbe dato esecuzione in malafede alle pattuizioni contrattuali, abusando dei diritti e della facoltà contrattualmente riconosciuti.

SENTENZA

n. 284/2020 pubbl. il 12/02/2020

(Giudice relatore: dott. Luca Boccuni)

nella causa civile promossa

DIADORA S.P.A. (già DIADORA SPORT S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Caerano San Marco (TV), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Guido Piccione e Francesca Robazza, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, via Roggia n. 8, in forza di procura in calce all’atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

OVERDISTRIBUTION L.T.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Hong Kong, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Umberto Seracco, Paolo Iadanza e Sara Benedetta Zamboni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Venezia — Mestre, via Bruno Maderna n. 7, in forza di procura unita agli atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:

“Nel merito, accertare e dichiarare l’intervenuta cessazione del contratto di licenza sottoscritto il 20.6.2010 a far data dal 25.6.2012, a seguito di esercizio da parte di Diadora Sport srl del diritto di risoluzione immediata riconosciuto dalla clausola espressa di cui all’art. 13.1 par. iv) del contratto, ovvero dalla clausola risolutiva espressa di cui al successivo par. v) del medesimo art. 13.1 del contratto, per le ragioni tutte esposte in atto di citazione rispettivamente ai paragrafi 1.a e 1.b. In ogni caso, previo accertamento della sussistenza dei gravi e ripetuti inadempimenti contrattuali di Overdistribution ltd, mai rimediati, quali enunciati e descritti in atto di citazione, dichiarare la risoluzione del contratto di licenza 20.6.2010, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e ss cc. Per l’effetto, condannare Ovedistribution ltd al pagamento in favore di Diadora Sport della somma di curo 350.039,12.= di cui alle fatture n. 10680 del 31.12.2011, n. 1614 del 6.2.2012 e n. 5324 del 9.5.2012, oltre agli interessi contrattuali di mora al tasso del 10 %, ovvero in subordine al tasso previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze di pagamento al saldo. In ogni caso, condannare Overdistribution ltd al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi da Diadora Sport srl derivanti dai gravi inadempimenti quali esplicati in atto di citazione e, comunque, dall’attività illecita anche contraffattiva posta in essere da Overdistribution ltd, danni da liquidarsi in questo giudizio nell’importo che verrà quantificato in corso di causa, anche in base ad ogni utile presunzione derivante dagli atti e documenti di causa ed anche in via equitativa, ai sensi degli ara. 125 cpi e 1226 cc, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria. Con rifusione delle spese, incluse le spese generali, e dei compensi d’avvocato, oltre IVA e CPA. In via istruttoria, come da verbale di data 2.10.2019”.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

“Nel merito, respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto alla luce di quanto esposto nella comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle successive memorie depositate. In via istruttoria, come da verbale di data 2.10.2019. In ogni caso, spese di lite interamente rifuse”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 21.6.2016, regolarmente notificato, Diadora Sport srl, ora Diadora spa, professandosi titolare dei noti marchi “Diadora”, ha allegato di avere concluso con certa Overdistribution ltd, corrente in Hong Kong, il contratto di licenza del 20.6.2010, efficace tra il 9.7.2010 ed il 31.12.2015, con il quale, dato atto del rapporto già in essere tra le parti, sarebbero state stabilite alcune nuove pattuizioni.

In particolare, Diadora spa ha affermato che con detto contratto Overdistribution si sarebbe impegnata a produrre o far produrre da fornitori preventivamente indicati, e commercializzare o distribuire alcune categorie di prodotti a marchio “Diadora”, preventivamente approvati dalla licenziante in via discrezionale, quali borse da viaggio, ombrelli, cappelli e berretti, abbigliamento sportivo (eccettuate scarpe), orologi e cronometri, palloni da calcio e pallavolo, prodotti in spugna (eccettuate pantofole), così come elencati all’allegato n. 1) del contratto, aggiungendo che la licenziataria avrebbe dovuto commercializzare e distribuire i medesimi esclusivamente nell’ambito dei canali promozionali gratuiti e dei regali premio e solo ai “clienti approvati” per i quali Diadora medesima, su preventiva proposta di Overdistribution, avrebbe dato discrezionale preventiva autorizzazione, clienti approvati che a loro volta avrebbero dovuto destinare i prodotti in questione ai canali promozionali gratuiti e dei regali premio. Inoltre, l’attrice ha rammentato che, con il contratto, Overdistribution si sarebbe obbligata a non utilizzare o distribuire materiale promozionale o pubblicitario al fine di supportare eventuali campagne promozionali progettate dai clienti approvati senza la preventiva approvazione scritta di Diadora, precisandosi che, nel settore promozionale dei “prodotti approvati” in questione, il diritto di distribuzione della licenziataria sarebbe stato limitato al territorio oggetto di specifica previsione negoziale, così come indicato all’allegato n. 2).

Quanto alle pattuizioni di carattere economico, Diadora spa ha affermato che Overdistribution si sarebbe obbligata a corrispondere per l’intera durata del contratto royalties tra il 5 % ed il 10 %, a seconda della categoria dei prodotti licenziati, salvo un minimo annuo garantito in progressivo aumento per ciascun anno contrattuale, dovendo la licenziataria, alla fine di ciascun trimestre, trasmettere a Diadora un resoconto completo e dettagliato delle vendite, specificate per singoli prodotti e per relativo prezzo di vendita, resoconto da trasmettere anche a fine di ogni anno, così da consentire l’effettiva verifica delle royalties da applicare.

L’attrice, evocando in giudizio Overdistribution, ha lamentato che la convenuta non avrebbe adempiuto agli impegni rammentati, non saldando, alla relativa scadenza, la fattura n. 10680/2011, per euro 39,12.=, relativa alle residue royalties per l’anno 2011, la fattura n. 1614/2012, per euro 175.000,00.=, relativa alla quota parte di royalties per il primo trimestre 2012, pari al 25 % del minimo garantito, fissato per l’anno in euro 700.000,00.=, la fattura n. 5324/2012, per euro 175.000,00.=, relativa all’ulteriore 25 % del minimo garantito per le royalties del secondo trimestre 2012. Inoltre, Diadora spa ha anche lamentato che la licenziataria si sarebbe resa responsabile di ulteriori condotte inadempienti, quali la distribuzione di alcuni prodotti (palline da tennis e palloni da calcio), al di fuori dei canali promozionali, essendo stati ritrovati nel corso del 2012 detti prodotti, riferiti a promozioni dell’anno 2010, posti in vendita da ditte terze, quali la società olandese Brand Loyalty Venture BV e la catena tedesca di supermercati Rewe. Infine, l’attrice ha lamentato che la licenziataria avrebbe anche inadempiuto all’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione relativamente la distribuzione dei “prodotti approvati” destinati ai canali promozionali, posto che, sempre nel corso del 2012, sarebbero stati distribuiti in Slovenia volantini promozionali nei quali i prodotti a marchio “Diadora”, erano reclamizzati a prezzi assai scontati, senza che l’iniziativa fosse stata previamente autorizzata.

Sulla scorta di dette considerazioni, Diadora spa ha concluso chiedendo la condanna di Overdistribution al pagamento dei compensi ancora dovuti e di cui alle fatture già rammentate, nonché la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa prevista pattiziamente, ovvero ai sensi dell’art. 1453 cc, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, anche per violazione dei diritti di privativa oggetto di licenza.

Costituendosi in giudizio, Overdistribution ltd ha, preliminarmente, eccepito l’improponibilità della domanda, in ragione della previsione dell’art. 15.7 del contratto, obbligante le parti a far precedere qualsiasi azione avente ad oggetto l’esistenza, la validità, l’esecuzione, l’interpretazione o la risoluzione del contratto, dall’avvio della procedura di mediazione avanti alla Camera Arbitrale di Milano.

Nel merito, la convenuta ha riconosciuto come il rapporto di licenza tra le due imprese fosse risalente nel tempo e che, fin dal 2005, i rapporti tra le parti sarebbero stati improntati ad esecuzione secondo buona fede, mai avendo Diadora, nell’esercizio della discrezionalità alla stessa riconosciuta, negato l’approvazione delle proposte della licenziataria quanto al canale promozionale. La convenuta ha, quindi, affermato che, solo a partire dal 2010, la controparte avrebbe cambiato politica iniziando a selezionare drasticamente i prodotti e a restringere la clientela a cui rivenderli, salvo promettere di impegnarsi a non rifiutare più, in modo irragionevole, le proposte pervenute. A detta di Overdistribution, nonostante la promessa, Diadora avrebbe continuato nel suo atteggiamento ostativo. Sulla scorta di dette allegazioni, la convenuta ha osservato che il contratto sarebbe totalmente sbilanciato in favore della licenziante, vista la sua assoluta discrezionalità nell’approvazione delle proposte di distribuzione della licenziataria, traducendosi detta situazione in un vero e proprio abuso del diritto da parte dell’attrice. Proprio in ragione di ciò e traducendosi detto abuso in inadempimento contrattuale, Ovedistribution ha evidenziato come legittimamente ella avrebbe rifiutato il pagamento delle fatture, in forza di quanto previsto dall’art. 1460 cc.

Quanto alla vicenda relativa alla distribuzione delle palline da tennis, la convenuta ha affermato come l’asserito proprio inadempimento non sarebbe da reputarsi grave, ai sensi dell’art. 1453 cc, considerato il numero irrisorio di prodotti reperito sul mercato. Relativamente all’affermata violazione del contratto per la compagna pubblicitaria slovena, la convenuta ha nuovamente affermato l’abusività della condotta di Diadora, contraria alle originarie politiche, potendosi affermare che l’esecuzione in malafede del contratto da parte della licenziante sarebbe tale da escludere il suo inadempimento, rendendo possibile affermare quello dell’attrice.

Overdistribution ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle pretese di controparte.

Preliminarmente, deve reputarsi superata l’eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto di preventiva mediazione. In effetti, all’esito dell’eccezione, visto l’art. 5 D.L. n. 28/2010, è stato concesso il termine di legge per introdurre il tentativo di mediazione previsto in contratto, tanto che è pacifico che detto tentativo, una volta espletato, ha dato esisto negativo (vedasi verbale di mediazione prodotto con nota di deposito di parte attrice di data 26.9.2017).

In giudizio, parte convenuta non contesta il mancato pagamento delle royalties dovute alla licenziante in forza del contratto di data 20.6.2010, così come non contesta la violazione dell’obbligo contrattuale per la licenziataria di ottenere la preventiva approvazione da parte di Diadora in ordine al materiale promozionale e, segnatamente, in riferimento alla vicenda della promozione slovena.

Il contratto di licenza oggetto di lite prevede la sua operatività unicamente nel settore della produzione e vendita di prodotti a marchio “Diadora” destinati ai canali promozionali e gadget, potendo la licenziataria procedere alla produzione e vendita di detti prodotti ai clienti finali solo a scopo promozionale, dovendosi assicurare la licenziataria che essi prodotti non siano destinati dai clienti finali a canali differenti, indicandosi nel contratto a più riprese che la licenziataria debba di volta in volta proporre a Diadora i clienti finali a cui fornire detti prodotti (prodotti autorizzati), potendo la licenziante, con piena e totale discrezionalità, approvare o rifiutare i clienti proposti, informandone la controparte entro cinque giorni, così come debba sottoporre alla licenziante anche il materiale pubblicitario ideato dai clienti autorizzati, a fini della discrezionale sua approvazione, con risposta entro cinque giorni dalla proposta.

In effetti, la difesa di Overdistribution attiene al fatto che la stessa si sarebbe rifiutata legittimamente di pagare le royalties dovute in ragione dell’inadempimento imputabile alla stessa Diadora che avrebbe dato esecuzione in malafede alle pattuizioni contrattuali, abusando dei diritti e della facoltà contrattualmente riconosciuti. Nello specifico, infatti, la convenuta ha evidenziato che, se durante il pregresso rapporto contrattuale, risalente alle pattuizioni del 13.7.2005 (doc. n. 2 di fascicolo di parte convenuta), oggetto di rinnovazione con il contratto del 20.6.2010, la licenziante avrebbe costantemente approvato le proposte provenienti dalla licenziataria circa i prodotti che la stessa avrebbe potuto distribuire e circa la clientela di destinazione, nonostante che detto contratto originario prevedesse sul punto la discrezionalità della licenziante, solo a partite dal 2010, l’attrice avrebbe iniziato a negare dette proposte, in modo da selezionare drasticamente i prodotti e la clientela a cui rivedere i medesimi, così esercitando in modo abusivo e contrario a buona fede le facoltà di approvazione discrezionale, addirittura tardando nel rispondere alle richieste della convenuta. Proprio sulla scorta di detto inadempimento degli obblighi inerenti alla esecuzione secondo buona fede del contratto, Overdistribution ha affermato di avere sospeso i pagamenti delle royalties dovute, in ragione della propria legittima eccezione di inadempimento, a norma dell’art. 1460 cc, legittimando in tal modo anche la sospensione dell’adempimento relativamente alla iniziativa promozionale slovena senza preventiva approvazione della licenziante. In detto contesto, parte convenuta accenna anche al fatto che, a seguito delle proprie rimostranze e su propria specifica richiesta, il nuovo managment di Diadora avrebbe anche promesso di non rifiutare più in modo irragionevole, le proposte in questione, così avvalorandosi ulteriormente l’inadempimento imputato a parte attrice circa l’obbligo di esecuzione il contratto secondo buona fede, rilevante ai sensi dell’art. 1460 cc. Venendo a considerare detta ultima allegazione di Overdistribution, deve subito evidenziarsi che dell’affermato impegno asseritamente assunto da Diadora non è stata offerta in giudizio alcuna idonea prova. In primo luogo, non sono prodotti documenti che a detto impegno facciano riferimento, così come la stessa prova testimoniale articolata dalla convenuta nella propria memoria ex art.183 comma 6 n. 2) cpc, deve reputarsi assolutamente generica, non essendo in alcun modo indicato in quali circostanze e precisa occasione esso sarebbe stato preso.

Quanto all’affermato inadempimento da parte della licenziante che, a fronte delle proposte inoltrate da Overdistribution dei clienti finali a cui vendere i prodotti licenziati destinati a canali promozionali, non avrebbe dato risposta tempestiva ovvero avrebbe negato irragionevolmente l’approvazione, si osserva che detta eccezione sollevata ex art. 1460 cc appare del tutto generica, non essendo chiarito negli scritti difensivi della convenuta rispetto a quali proposte di clienti finali a cui destinare i prodotti promozionali vi sarebbe stato un rifiuto del tutto irragionevole ovvero non vi sarebbe stata risposta tempestiva. Il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso che l’attore agisca per l’esecuzione o la risoluzione del contratto e sia sollevata dal convenuto l’eccezione ex art. 1460 cc, competa a quest’ultimo allegare l’altrui inadempimento, dovendo l’attore dare prova di avere in realtà adempiuto esattamente alla propria prestazione (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), presuppone che il debitore precisi in modo sufficientemente circostanziato il fatto di inadempimento imputato alla controparte, solo in questo modo potendo l’attore provvedere a dare una prova altrettanto circostanziata di avere correttamente adempiuto al contratto. In mancanza di precisa allegazione, l’attore si troverebbe nella condizione di non poter, non solo proporre le sue difese, ma financo di non poter offrire prova circa il suo adempimento a smentita dell’eccezione formulata da parte convenuta. In effetti, Overdistribution nella propria comparsa di costituzione e risposta non indica in quali circostanze, durante l’esecuzione del rapporto contrattuale di durata Diadora avrebbe rifiutato irragionevolmente i clienti finali proposti e neppure in quali circostanze la licenziante non avrebbe tempestivamente dato risposta alle proposte della licenziataria. La convenuta non ha sopperito a tale originaria genericità di allegazione dell’inadempimento di controparte neppure con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc, genericità di allegazione che è ribadita nella stessa capitolazione della prova orale di Overdistribution, ove si fa cenno, senza precisazione alcuna, al fatto che Diadora avrebbe nel tempo confermato il suo modo di operare asseritamente scorretto.

L’unico cenno, peraltro per relazionem, fatto in comparsa di costituzione al rifiuto di specifici clienti proposti dalla licenziataria è contenuto nella missiva del 31.5.2012 inviata dai legali di Overdistribution (doc. n. 4 di fascicolo di parte convenuta) ove ci si riferisce al fatto che nel marzo del 2012 Diadora avrebbe rifiutato il cliente indonesiano American Express ed il cliente peruviano Metro. Se per il cliente peruviano non vi era alcuna ragione di accettare l’estemporanea proposta della licenziataria, essendo il territorio estraneo all’ambito territoriale in cui la licenziataria era legittimata ad operare (vedasi allegato n. 2 del contratto di licenza), per il cliente indonesiano, rientrante nel ridetto ambito territoriale, va rilevato che l’affermato unico inadempimento non poteva affatto legittimare Overdistribution a rifiutare il pagamento delle royalties, tenuto conto che lo stesso asserito inadempimento non può reputarsi di per sé rilevante nell’economia complessiva del contratto, a mente dell’art. 1460 comma 2 cc. In effetti, avendo riguardo alla funzione economico sociale del contratto di licenza, l’inadempimento di Overdistribution relativo al mancato pagamento delle royalties non può reputarsi proporzionato all’affermato rifiuto irragionevole di Diadora del solo cliente indonesiano.

Quanto sinora motivato comporta che l’eccezione di inadempimento debba rigettarsi, non potendo essa paralizzare le domande attoree, ovvero giustificare la convenuta rispetto al mancato pagamento delle royalties pacificamente dovute, ovvero giustificare l’iniziativa di Overdistribution riferita alla distribuzione di materiale pubblicitario riferito alla campagna promozionale in Slovenia.

Il contratto di licenza, inoltre, prevede al suo art. 13.1.v che ciascuna delle parti abbia titolo per porre immediatamente termine all’accordo se la controparte commetta una violazione sostanziale di una qualsiasi disposizione, termine o condizione del contratto a condizione che la parte che non sia responsabile di detta violazione trasmetta all’inadempiente notifica scritta con cui si chieda di porre rimedio alla violazione entro quindici giorni, ove la violazione medesima sia rimediabile. Nel caso di specie, Diadora ha invocato, tra le altre, proprio detta clausola risolutiva intimando il pagamento delle royalties maturate (docc. nn. 5, 6 e 8 di fascicolo di parte attrice). Premesso che il contratto di licenza prevede che allo stesso debba essere applicata la legge italiana, la clausola contrattuale rammentata va sussunta nella disciplina di cui all’art. 1456 cc, ove la gravità dell’inadempimento, in particolare riferita al pagamento del corrispettivo dovuto alla licenziante (vedasi in punto anche l’art. 13.3), è già predeterminata dalla volontà della parti, escludendo la pattuizione di una clausola risolutiva espressa che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal Giudice (ex multis Cass. n. 29301/2019).

Ora, la clausola risolutiva espressa produce i suoi effetti sul contratto di durata oggetto di lite, dal momento in cui è dichiarata l’intenzione di avvalersene, di modo che il contratto di licenza deve reputarsi risolto a far data da fine giugno 2012 (doc. n. 8 di fascicolo attoreo) di modo che, intervenuta la risoluzione del contratto e venuto meno il titolo contrattuale, Diadora può pretendere il pagamento del corrispettivo di licenza per il periodo precedente alla cessazione degli effetti del contratto e relativo alle royalties del primo e secondo trimestre 2012, nonché relativo alle residue royalties non corrisposte per l’anno 2011, per l’importo complessivo di euro 350.039,12.=, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, deve semplicemente osservarsi che Diadora non ha dettagliato nelle proprie difese assertive in cosa detto pregiudizio si sostanzi e, nel contempo, ha non offerto prova del danno sopportato e, quindi, del credito risarcitorio fatto valere.

Le spese di lite seguono la soccombenza, potendosi liquidare le spese borsuali limitatamente a quelle documentate in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione così provvede:

1. dichiara la risoluzione del contratto di licenza oggetto di lite per inadempimento della convenuta Overdistribution ltd;

2. condanna Overdistribution ltd a pagare in favore dell’attrice Diadora spa la somma di euro 350.039,12.=, oltre interessi al tasso previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 231/2002;

3. condanna la convenuta a pagare in favore di parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 15.478,00.=, per compensi professionali, ed euro 2.479,31.=, per esborsi documentati, oltre accessori di legge.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2020.

Il Presidente

Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.

Dr. Luca Boccuni