Tribunale Roma 24/03/2021 [Disegni e modelli - Marchio registrato avente ad oggetto il disegno raffigurante un elmo seguito dalle diciture “ROMA” e “GLADIATOR”]

Disegni e modelli - Marchio registrato avente ad oggetto il disegno raffigurante un elmo seguito dalle diciture “ROMA” e “GLADIATOR” - Società concorrente responsabile di aver utilizzato un disegno, confondibile con l’altrui marchio anteriore registrato, per la diffusione commerciale di capi d’abbigliamento richiamanti la tradizione romana - Disegno raffigurante un elmo romano con le ali e la dicitura “Gladiator” - Disegno non registrato - Predivulgazione del disegno - Nullità del marchio registrato per difetto di novità - Disegni e modelli in contestazione da considerarsi identici ex art. 32 c.p.i..

SENTENZA

n. 5130/2021 pubbl. il 24/03/2021

(Giudice relatore: dott. Andrea Postiglione)

nella causa civile di I grado iscritta al n. 32741 R.G. dell’anno 2017 vertente

tra

EFFUSIOMETRO di T.F. (...), in persona del l.r. T.F.(...), elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell’Avv. (...), che la rappresenta e difende, unitamente all’avv. (...), per procura in calce all’atto di citazione;

- attrice -

V. & V. s.r.l.s. (...), in persona del legale rappresentante (...), elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio legale dell’Avv. (...) che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta

Conclusioni:

Di parte attrice: Piaccia all’Ill.mo Giudice del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

A) Preliminarmente accertare e dichiarare la responsabilità della Società “V. & V. S.R.L.S.” per i danni occorsi all’Impresa Individuale “Effusiometro di T.F.” in dipendenza dei fatti esposti in narrativa;

B) Ordinare, pertanto, alla Società “V. & V. S.R.L.S.” di porre fine al su descritto comportamento e, quindi, disporre la relativa inibitoria per i motivi ampiamente indicati in premessa;

C) Conseguentemente condannare la Società “V. & V. S.R.L.S.” al pagamento della somma pari ad Euro 25.000,00 a favore dell’Impresa Individuale “Effusiometro di T.F.” a titolo di risarcimento danni per i motivi indicati in premessa;

Di parte convenuta: “come in comparsa di costituzione”

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 24.04.2017 l’impresa individuale EFFUSIOMETRO di T.F. agiva in giudizio affinché venisse accertata e dichiarata la responsabilità, di parte convenuta V.& V. s.r.l.s., per l’abusiva diffusione e commercializzazione di prodotti aventi ad oggetto un marchio registrato dall’impresa attrice, prodotti di cui chiedeva l’inibitoria alla diffusione con conseguente domanda di risarcimento dei danni quantificati nella somma di euro 25.000,00.

EFFUSIOMETRO allegava di aver presentato una domanda di registrazione in data 27.02.2015, presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, avente ad oggetto il disegno e modello, nr. CT20150000001, raffigurante un elmo seguito dalle diciture “ROMA” e “GLADIATOR”.

Pertanto, lamentava la violazione della disciplina a tutela dei segni e dei modelli registrati, perpetrata dalla V.&V. s.r.l.s., attraverso la diffusione commerciale di capi d’abbigliamento contenenti il marchio registrato e oggetto di causa.

In data 23.10.2017 si costituiva parte convenuta che lamentava preliminarmente la nullità dell’atto di citazione, ex art. 164, comma 4, c.p.c., per la mancanza dell’esposizione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda e la genericità della richiesta risarcitoria.

La V.&V. s.r.l.s., inoltre, deduceva di essere una società costituitasi nel 2016, successivamente alla domanda di registrazione dei modelli compiuta da parte attrice, e di svolgere attività di produzione, stampa e commercializzazione all’ingrosso di prodotti tessili richiamanti la tradizione romana, in continuità con la precedente impresa di famiglia M.V. Marino s.r.l., da oltre trenta anni.

Parte convenuta, quindi, sosteneva di aver ereditato dalla precedente azienda il portafoglio di disegni, prodotti sin dal 1996, tra i quali vi era quello oggetto di controversia e raffigurante un elmo romano con le ali e la dicitura “Gladiator”.

Pertanto, la V.&V. s.r.l.s., affermava che il marchio in questione era già stato messo in commercio e diffuso da diverse società operanti nel settore che, data l’ampia divulgazione e la facile reperibilità via web del disegno, non ne avevano mai chiesto la registrazione.

Alla luce di ciò, parte convenuta asseriva che la registrazione del marchio effettuata da T.F., per la società Effusiometro, a causa della predivulgazione del disegno doveva essere considerata nulla per carenza del requisito della novità ai sensi dell’art. 43 comma 1 lett. a) del codice della proprietà industriale.

Di conseguenza la V.&V. s.r.l.s. chiedeva il rigetto della domanda e la trasmissione della sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giorno 16.11.2017, il Giudice rilevava che non poteva essere dichiarata la nullità dell’atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c. in quanto, quest’ultimo, conteneva il riferimento alla titolarità di un disegno, all’abusivo uso dello stesso o di similare da parte della convenuta di cui si chiedeva l’inibitoria e il risarcimento del danno conseguenziale. Inoltre, veniva ordinata la notifica dell’atto di citazione al UIMB, venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con rinvio al giorno 7.03.2018 ore 10:30.

Parte attrice, non depositava memorie istruttorie e si limitava a richiamare il contenuto dell’atto di citazione ed a contestare le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta.

Parte convenuta, a sostegno di quanto sostenuto in comparsa di costituzione e, in particolare, circa la commercializzazione di prodotti contenenti il marchio oggetto di causa, avvenuta negli anni precedenti al 2014, ad opera della sola M.V. Marino s.r.l. ormai estinta e, dunque, non dalla V.&V. s.r.l.s., instava per le dichiarazioni testimoniali e chiedeva riguardo alle stesse l’audizione dei testi.

Con ordinanza, del 25.05.2018, il Giudice ammetteva prova con i testi Giannetti Elio, Diaz Amanfredo Sanchez e Bagaglia Lucia sui capitoli di prova formulati e fissava udienza al giorno 6.02.2019 alle ore 12:00.

All’esito di quest’ultima, in cui data la rinuncia di parte attrice dei testi Diaz e Bagaglia veniva escusso solo il teste Giannetti, il Giudice rinviava quindi per conclusioni al giorno 16.12.2020 ore 9:30., che si teneva nelle forme della trattazione scritta.

*****

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Pacifica è la registrazione del marchio ad opera di parte attrice.

Deve essere, poi, premesso che il marchio oggetto di registrazione, ad opera della Effusiometro di T.F. avente ad oggetto il disegno e modello, nr. CT20150000001, raffigurante un elmo seguito dalle diciture “ROMA” e “GLADIATOR”, e il disegno che la V.&V. avrebbe commercializzato, secondo quanto asserito da parte attrice, possono essere considerati identici, ai sensi dell’art. 32 del codice della proprietà industriale, in base al quale: “i disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli rilevanti”.

Non appare quindi accogliibile la domanda di nullità del marchio avanzata da parte convenuta per difetto di novità non risultando alcuna preventiva registrazione da parte della convenuta.

Tuttavia, parte attrice non ha fornito alcuna prova circa l’effettiva avvenuta commercializzazione di prodotti contenenti il suddetto disegno, ad opera di parte convenuta, in modo da dimostrare l’effettiva lesione del presunto diritto di esclusiva vantato sul marchio, ai sensi dell’art. 2569 c.c. e della disciplina speciale del codice di proprietà industriale, limitandosi ad allegare l’avvenuta registrazione.

Né ha formulato istanze istruttorie, limitandosi a contestare quelle di parte convenuta.

Al contrario, le risultanze processuali hanno escluso l’esistenza di commercializzazione, da parte della V.&V. s.r.l.s., di prodotti aventi ad oggetto il marchio in questione e hanno, invece, fatto emergere solo la presenza del disegno nel portafoglio ereditato dalla estinta M.&V. Marino s.r.l., impresa alla quale la V.&V. è succeduta, con sussistenza quindi di un evidente diritto di preuso del marchio quale marchio di fatto il cui accertamento esula però dal perimetro del presente giudizio. In particolare, a fondamento sia della mancanza di commercializzazione ad opera della società convenuta, sia della predivulgazione del disegno oggetto di causa, assume decisiva rilevanza quanto affermato dal teste Elio Giannetti, a conferma delle dichiarazioni già allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., (doc. 3, doc. 4, doc. 5).

Il teste, dopo aver preso visione del disegno raffigurante il marchio, in risposta alle domande poste da questo Tribunale, ha affermato: “Sono un produttore e commerciante di magliette e grembiuli, fornisco grembiuli alla V.&V. dal 2016 e ho rapporti con la M.&V. dal 2000. Ne ho prodotti una decina come magliette come campioni. Li ho portati alla M&V che li ha commercializzati nel 2014 ma non li ho prodotti, ho realizzato solo i 10 campioni. Io ho rapporti con la V&V e questo prodotto da loro non l’ho mai visto.

Tali dichiarazioni confermano le circostanze dedotte da parte convenuta circa la mancanza di commercializzazione di prodotti contenenti il disegno e l’avvenuta divulgazione e diffusione, antecedente alla registrazione, ad opera dell’estinta impresa M.&V. Marino s.r.l. di proprietà della famiglia dell’attuale legale rappresentate della V.&V., dalla quale quest’ultima ha ereditato il portafoglio dei disegni, senza tuttavia commercializzarne il contenuto.

Di conseguenza, ed in ragione dell’accertata assenza di commercializzazione di prodotti in violazione della disciplina sulla tutela del marchio ad opera della V.&V. s.r.l.s., la domanda deve essere rigettata.

Le spese seguiranno la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero R.G. 32741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2017:

- Rigetta la domanda proposta da EFFUSIOMETRO di T.F.;

- Condanna EFFUSIOMETRO di T.F. a rifondere a V. & V. s.r.l.s., P. I. …, le spese di lite per complessivi euro 5.000,00 di cui euro 1.000,00 per lo studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, euro 1.700,00 per la fase istruttoria ed euro 1.500,00 per la fase decisoria.

Roma, 18.03.2021

Il Presidente

Claudia Pedrelli

Il Giudice

Andrea Postiglione