22 novembre 2022
Tribunale Venezia (ord.), 22/11/2022 [Marchi registrati - Abusiva utilizzazione del marchio Marina Yachting - Contraffazione dei diritti di privativa sottoposti a custodia - Ricorso per descrizione - Difetto di legittimazione attiva del custode]
Marchi registrati - Abusiva utilizzazione del marchio Marina Yachting - Contraffazione dei diritti di privativa sottoposti a custodia - Ricorso per descrizione - Difetto di legittimazione attiva del custode - Descrizione richiesta non con la finalità di accertare la violazione dei propri diritti quanto per accertare l’inadempimento al pagamento delle royalties.
ORDINANZA
pubbl. il 22/11/2022
(Giudice designato: dott.ssa S. Pitinari)
- visto il ricorso ex art. 129 cpi proposto dal
Dott. MARIO TUCCI nella sua qualità di Custode dei marchi Henry Cotton’s e Marina Yachting, nominato nel giudizio R.G. n. 1976/2019 con decreto del 14/03/2019 n. 2548/2019, con gli avv.ti Manoni e Pettinelli
nei confronti di
ITINERANT S.r.l. e RM Rosso Modigliani S.r.l. rappresentate e difese dagli avv.ti A. Vianello, L. Boscolo e L. Zanardo
Premesso che il dott. Tucci, nel ricorso introduttivo del presente giudizio cautelare, ha rappresentato di essere stato nominato custode dei Marchi delle famiglie Henry Cotton’s e Marina Yachting all’esito del procedimento per sequestro giudiziario avviato dal curatore del fallimento Industries Sportswear Company S.r.l. (di seguito “ISC”) avendo la Curatela contestato la cessione da parte di ISC ad altra società, tale Springs Holding s.r.l., degli unici assets di proprietà della stessa, ossia i marchi Henry Cotton’s e Marina Yachting, senza ottenere alcun corrispettivo;
il ricorrente ha altresì rappresentato che il Tribunale di Venezia, su ricorso della curatela del fallimento ISC, ha inibito a Coop Alleanza 3.0 società cooperativa, CRESO S.r.l., ITINERANT Show Room S.r.l., l’uso dei segni HENRY COTTON’S e/o MARINA YACHTING indicati nel ricorso e negli atti di causa;
nonostante l’inibitoria pronunciata dal Tribunale, il ricorrente ha allegato di avere visto, durante una recente visita presso il negozio Idea Uomo di Pedralli Cristina e C. s.a.s. ubicato a Venezia, dei capi esposti per la vendita a marchio Marina Yachting. Il custode ha, altresì, appreso che tali capi marchio Marina Yachting vengono acquistati con regolarità da Idea Uomo di Pedralli Cristina e C. s.a.s. da Enrico Gottardello e dalla società R.M. Rosso Modigliani con sede in via Sardegna 50, Roma 00187 e che i capi sono importati per conto di Itinerant Srl via Valsugana 370/A 35010 San Giorgio di Bosco (PD);
parte ricorrente ha allegato, dunque, che l’abusiva utilizzazione del marchio Marina Yachting potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle ragioni del custode e della procedura integrando tale condotta la violazione dell’ordinanza di inibitoria emessa dal Tribunale di Venezia e l’illegittimo utilizzo del marchio ex art. 20 D.Lgs 10.02.05 n. 30;
a fronte di tale prospettazione parte ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di dare corso all’acquisizione della prova della dedotta violazione dei diritti esclusivi spettanti sul marchio Marina Yachting e della effettiva estensione e gravità delle suddette contravvenzioni, nonché dell’eventuale coinvolgimento di terzi, mediante pronuncia di un provvedimento di autorizzazione alla descrizione dei prodotti contrassegnati dal suddetto marchio posti in vendita da Itinerant e da RM Rosso Modigliani, documentazione contabile e amministrativa, materiale tecnico (disegni), contenuto e origine dei files presenti nei computers in dotazione a Itinerant e a RM Rosso Modigliani Srl,
rilevato che all’esito dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c. è stata disposta da parte del Giudice l’acquisizione delle visure camerali delle due società convenute invitando i procuratori ricorrenti a dimettere altresì eventuale documentazione aggiuntiva/integrativa riguardante il procedimento cautelare citato,
sono state quindi dimesse in atti le due visure camerali richieste (docc. 13 e 14), nonché ordinanza di reclamo modificativa del provvedimento cautelare citato (RG 1003/2020), ricorsi ex artt. 669 decies e duodecies c.p.c. per la modifica parziale ex art. 669-decies, secondo comma c.p.c. e per i provvedimenti opportuni di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. dell’ordinanza cautelare emessa dal collegio, nonché verbale di udienza;
all’esito della produzione documentale poc’anzi indicata è stato disposto il contraddittorio con Itinerant e RM Rosso Modigliani, le quali, in data 2.11.2022, si sono costituite in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva del custode, il quale nella prospettazione delle resistenti non potrebbe azionare in giudizio pretese aventi ad oggetto la titolarità di diritti reali in pregiudizio di uno e a favore dell’altro dei contendenti; le resistenti hanno altresì chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti della richiesta descrizione, poiché, a seguito della modifica dell’ordinanza del 14.1.2020 da parte del collegio, il licenziatario Itinerant srl e il rivenditore hanno diritto di utilizzare il marchio per cui è causa;
è stata altresì allegata l’insussistenza del periculum in mora;
all’udienza del 9.11.2022 parte ricorrente, tramite il suo procuratore, ha allegato che “Il custode ha solo interesse ad acclarare se vi sia stata la produzione di capi a marchio MY con la finalità di riscossione delle royalties”;
per contro, le resistenti hanno richiamato quanto già dedotto in comparsa, specificando ulteriormente le proprie allegazioni.
OSSERVA
che la descrizione disciplinata dall’art. 129 c.p.i. costituisce una misura di istruzione preventiva diretta ad acquisire la prova della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, titolato o non, in vista della introduzione del giudizio di merito. Tale cautela, attesa la finalità sopra descritta, è riservata al titolare di un qualsiasi diritto di proprietà industriale, al licenziatario esclusivo e a ogni altro soggetto legittimato attivo all’azione di merito di contraffazione.
Ciò sinteticamente premesso con riferimento alla funzione della descrizione, è necessario esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta dalle resistenti le quali hanno rilevato che l’azione di contraffazione può essere esperita dal solo titolare dei diritti di privativa, diritti che non spettano al custode che non ne è titolare, né si afferma tale.
Si osserva, in primo luogo, che sul punto si è già pronunciato il Collegio in sede di reclamo evidenziando che l’azione di contraffazione esula dai poteri attribuiti al Custode il quale è “legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l’amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ad atti da lui posti in essere o attinenti a fatti verificatisi in pendenza della custodia (Cass. civ. 11377 del 2011)”.
Nel caso in esame, parte ricorrente ha promosso ricorso per descrizione assumendo che le resistenti avessero posto in essere condotte in contraffazione dei diritti di privativa sottoposti a custodia, successivamente, all’esito della produzione documentale del 27.9.2022 e all’esito dell’udienza del 9.11.2022, è emerso che parte ricorrente era a conoscenza del fatto che Itinerant srl fosse licenziataria di marchi comunitari MY n. 4398673 e 013910674 e che l’azione in oggetto è stata intrapresa al fine di acclarare se vi sia stata la produzione di capi a marchio MY con finalità di riscossione delle royalties.
Ritiene la scrivente di dover aderire a quanto già statuito dal Collegio in sede di reclamo nella misura in cui ha stabilito che spettano alla curatela del fallimento Isc le azioni di contraffazione, spettando, invece, al custode le azioni finalizzate alla conservazione e gestione del bene. Si ritiene, dunque, che parte ricorrente non sia legittimata a promuovere l’azione in commento in quanto funzionale all’avvio di un’azione di contraffazione, non avendo peraltro parte ricorrente allegato di rivestire la qualifica di titolare o licenziatario esclusivo dei marchi in commento.
Del resto, la presente iniziativa cautelare risulterebbe, altresì, inammissibilmente proposta, in quanto, per stessa ammissione di parte ricorrente, funzionale e prodromica ad un’azione di recupero delle royalties. Come poc’anzi chiarito, la descrizione costituisce strumento a disposizione del titolare o licenziatario esclusivo della privativa industriale per verificare se tale diritto risulti essere violato e in quale misura. Nel caso in esame parte ricorrente ha promosso tale azione pur sapendo della esistenza in capo a Intinerant srl dei diritti di privativa sui marchi MY e, quindi, non con la finalità di accertare la violazione dei propri diritti, quanto, invece, per accertare l’inadempimento di Itinerant srl al pagamento delle royalties.
In ogni caso, tale ultima prospettazione introdotta solo all’udienza del 9.11.2022 non è stata adeguatamente precisata, non avendo parte ricorrente chiarito se la descrizione sia funzionale alla determinazione dei capi prodotti al fine di ottenere la liquidazione delle royalties, quale debba essere l’oggetto della descrizione, non potendosi dar luogo, alla luce della nuova prospettazione, alla descrizione dei capi di abbigliamento e dei disegni in quanto provvedimento per la parte privo di interesse.
Tanto ciò premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
I) dichiara il ricorso inammissibile;
II) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle resistenti che liquida complessivamente in euro 4.148,00 oltre spese gen., cpa e iva.
Si comunichi
Venezia, 22.11.2022
Giudice designato
dott.ssa S. Pitinari