Tribunale Bari 10/11/2022 [Marchi registrati - Contraffazione - Concorrenza sleale - Azione di nullità del marchio registrato “JUMBO SCREEN” proposta in via riconvenzionale  - Assenza del carattere distintivo del marchio ma anche difetto di novità]

Marchi registrati - Contraffazione - Concorrenza sleale - Azione di nullità del marchio registrato “JUMBO SCREEN” proposta in via riconvenzionale  - Assenza del carattere distintivo del marchio ma anche difetto di novità per diffuso uso commerciale delle parole “jumbo screen”- Accoglimento dell’azione di nullità e conseguente rigetto delle domande attoree di inibitoria e di risarcimento del danno anche morale, relative alla violazione di detto marchio. 

 

SENTENZA

n. 4138/2022 pubbl. il 10/11/2022

(Presidente: dott.ssa Raffaella Simone   - Giudice relatore: dott. Michele De Palma)

 

 

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3603/2018 R.G. vertente tra:

BIPIEMME COMMUNICATION SRL (Avv.ti BIRARDI MASSIMO e PORTACICCO MONICA)

- ATTORE/ CONVENUTO IN RICONVENZIONALE -

 

 

E

ART TECH SRL (Avv. BUCCIERO TIZIANA)

- ATTORE IN RICONVENZIONALE/CONVENUTO -

 

 

NONCHÈ

CERAMI SALVATORE (Avv. ROSSETTI ELENA)

- TERZO CHIAMATO -

 

 

- CONCLUSIONI DELLE PARTI -

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 24.5.2022, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, i difensori delle parti hanno concluso depositando note scritte di comparizione.

 

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l’atto di citazione introduttivo del giudizio la BIPIEMME COMMUNICATION SRL (d’ora in avanti, BIPIEMME) ha chiesto all’adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che con i comportamenti di cui in narrativa la convenuta si è resa responsabile di contraffazione di marchi registrati, nome a dominio e di denominazione sociale-ditta, nonché di atti di concorrenza sleale ai danni dell’attrice, inibendo la prosecuzione o ripetizione di tali illeciti, e segnatamente l’offerta, la commercializzazione e la pubblicizzazione, anche sulla rete Internet, di prodotti e/o servizi contraddistinti dal segno “Jumbo Screen” o, comunque, di segni eguali o simili a quelli dell’attrice, ordinando alla convenuta medesima il ritiro definitivo dal commercio dei prodotti/servizi recanti tali segni distintivi; 2) disporre il trasferimento definitivo dei nomi a dominio www.jumboscreen.it in favore dell’attrice; 3) ordinare la distruzione, a spese della convenuta e sotto il controllo dell’attrice, dei prodotti/servizi recanti i segni contraffattorî, nonché dei materiali pubblicitari ad essi relativi e, più in generale, di tutte le cose recanti i segni contraffattori; 4) condannare la convenuta a risarcire alla attrice i danni, patiti e patiendi, cagionati all’attrice con gli illeciti di cui al precedente punto 1), compresi i danni morali, nonché alla reversione degli utili, con ricorso, occorrendo, alla liquidazione in via equitativa; 5) fissare una somma dovuta dalla convenuta per ogni violazione e/o inosservanza dell’inibitoria e degli altri provvedimenti dell’emananda sentenza, constatata successivamente al deposito del dispositivo della sentenza e, segnatamente, per ogni ulteriore bene/servizio che venga da essi prodotto, pubblicizzato o commercializzato in violazione dei diritti sui segni distintivi dell’attrice e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza; 6) disporre la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura dell’attrice, per due volte a caratteri doppi del normale, anche nei giorni festivi e con i nomi delle parti in grassetto, sulle pagine nazionali dei quotidiani “Corriere Della Sera” e “La repubblica”, nonché sulla home-page del sito internet della convenuta, ovvero con le diverse modalità che parranno opportune a codesto Ill.mo Trib.; 7) con vittoria di spese e competenze di causa.”.

Costituendosi, la ART TECH SRL (d’ora in avanti, ARCH TECH) ha chiesto: “IN VIA PRELIMINARE: - ACCERTARE E DICHIARARE l’incompetenza per territorio del Giudice adito e rimettere le parti innanzi al Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di Impresa; Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale; - PRONUNZIARE il differimento della prima udienza, ai sensi dall’art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire alla Art Tech S.r.l. di chiamare in causa il sig. Salvatore Cerami, C.F. CRMSVT80D08L219O, titolare dell’omonima impresa individuale, corrente in Torino, Via Chatillon 15, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., per esserne garantita e manlevata NEL MERITO: In Via Preliminare: - ACCERTARE E DICHIARARE la cessazione della materia del contendere con riferimento all’inibitoria dei comportamenti contestati, stante l’eliminazione della locuzione jumbo screen dalle keywords utilizzate dalla convenuta tramite Google Adwords In Via Principale: - RESPINGERE le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni indicate nel presente atto ed inoltre In Via Riconvenzionale: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale o parziale del marchio di impresa di primo deposito n. 0001381225, concesso in favore della Bipiemme Communication S.r.l. il 1/12/2010 su domanda n. 000701 del 22/9/2009, per difetto di novità o, in subordine, per difetto di capacità distintiva e per l’effetto - ORDINARE la trasmissione di copia della emananda sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ex art. 122, n. 8, C.P.I.; In Via Subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla Bipiemme Communication S.r.l. - ACCERTARE E DICHIARARE l’esclusiva responsabilità del sig. Salvatore Cerami nella causazione degli eventuali danni lamentati da parte attrice che dovessero essere accertati in corso di causa e conseguentemente - MANDARE la società Art Tech Sr.l., assolta da ogni avversa domanda e per l’effetto,”; - DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il sig. Salvatore Cerami a corrispondere direttamente alla Bipiemme Communication S.r.l. quanto alla stessa dovesse risultare dovuto in accoglimento delle domande formulate IN OGNI CASO con favore di spese e competenze di lite oltre accessori di legge sia per la fase monitoria sia per la fase di opposizione.”.

Si è costituito in giudizio il terzo chiamato Cerami Salvatore che ha chiesto: “In via principale: - respingere le domande avanzate dalla Bipiemme Communication S.r.l. poiché illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto, e per l’effetto, attesa la assenza di alcun profilo di responsabilità a carico del Sig. Cerami nella esplicazione della propria attività, respingere anche la domanda di manleva proposta dalla convenuta avverso il medesimo o, in via di denegato subordine - qualora venisse accertata e dichiarata una qualsivoglia responsabilità del Sig. Cerami, limitare la manleva chiesta dalla Art Tech S.r.l. a quanto sia riconosciuto dalla stessa dovuto alla Bipiemme Communication S.r.l. in conseguenza dell’unica attività, e condotta, al Sig. Cerami ascrivibile, come in atto esposto e motivato.”; con vittoria delle spese di lite.

Istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, la stessa è stata riservata in decisione all’udienza del 24.5.2022.

2. Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale della Sezione Specializzata adita atteso che l’incompetenza non è stata contestata con riferimento a tutti i fori alternativamente concorrenti. Infatti, la BIPIEMME non ha agito solo a tutela del marchio registrato, ma ha anche proposto domanda di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. alla quale non è stata estesa l’eccezione di incompetenza, avendo la difesa dell’ART TECH dedotto sulla sollevata eccezione solo con riferimento alla domanda di contraffazione, invocando l’art. 120 co. 6 c.p.i.

3. Venendo al merito, ritiene il Collegio che l’esame dell’azione di nullità del marchio registrato “JUMBO SCREEN”, proposta in via riconvenzionale dalla ART TECH, sia logicamente e giuridicamente preliminare all’esame delle domande attoree relative alla violazione di detto marchio.

La difesa della società convenuta assume la nullità del marchio ex art. 25 c.p.i. per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., nonché per difetto di carattere distintivo ex art. 13 c.p.i.

La difesa della BIPIEMME ha dedotto, al riguardo, che le parti avverse non sono riuscite a dimostrare l’uso commerciale in Italia della locuzione “JUMBO SCREEN” prima del deposito della domanda di registrazione del marchio in questione, cioè prima del settembre 2009.

In argomento, occorre osservare che ai sensi dell’art. 13 c.p.i. “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo ...”.

Orbene, è convincimento del Collegio che l’espressione registrata come marchio d’impresa “JUMBO SCREEN” sia un’espressione generica, descrittiva dei prodotti per i quali è avvenuta la registrazione, come “schermi a led” o “schermi al plasma”. Invero, i termini associati “JUMBO” e “SCREEN” identificano schermi di grandi dimensioni, così come le parole maxischermo e led wall, sicché sono evocativi delle caratteristiche del prodotto. La difesa della società convenuta e la difesa del terzo chiamato hanno prodotto un estratto del dizionario Treccani che così definisce il termine “jumbo” “^^^^mbou^ s. ingl. [dal nome di un elefante del giardino zoologico di Londra (sec. 19°), esteso a indicare persone, animali o oggetti di grosse dimensioni] (pl. jumbos ^^^^mbou^), usato in ital. al masch. – 1. Nome (propr. jumbo jet) dato correntemente al Boeing 747, grande aeroplano quadrireattore di fabbricazione statunitense, dotato di notevole capacità di trasporto di passeggeri (oltre 300) o merci, e di grande autonomia, e perciò usato su linee e per voli a grande raggio. 2. Nella tecnica mineraria, veicolo scorrevole su ruote gommate o su rotaie, dotato di motore proprio di avanzamento e di bracci orientabili e estensibili (da 2 a 8), all’estremità dei quali sono montate le perforatrici. 3. Con sign. generico, il termine è usato talora, spec. nel linguaggio del commercio e della pubblicità, con funzione appositiva, con riferimento a prodotti di grandezza superiore al normale: bombola formato jumbo; tubetto jumbo (di dentifricio o di altri oggetti).”. Dunque, trattasi di termine la cui origine viene fatta risalire addirittura al secolo diciannovesimo, sì da essere divenuta di uso comune anche in Italia e tanto da essere associato correntemente al famoso aereo della compagnia americana “Boeing 747” di risalente produzione e diffusione commerciale. Inoltre, tale termine identifica anche un oggetto di grandi dimensioni, come appunto uno schermo (“SCREEN”.)

Ne discende che la semplice associazione dei due termini “JUMBO” e “SCREEN”, già all’epoca della domanda di registrazione, non dotava il marchio di una particolare capacità distintiva, idonea ad identificare in modo peculiare un dato prodotto, essendo il frutto dell’associazione di due termini di uso corrente, tratti dalla lingua inglese.

Inoltre, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea, che la locuzione “JUMBO SCREEN”, al pari di sinonimi quali maxischermo e led wall, veniva, ben prima della registrazione effettuata dalla società attrice, utilizzata anche in Italia quale sinonimo di schermo di grandi dimensioni, integrandosi così una delle ipotesi esemplificative di mancanza di carattere distintivo del marchio di cui all’art. 13 co. 1 lett. b): “e in particolare: ... ; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Tal conclusione tiene conto di quanto esposto poc’anzi in relazione alla risalente diffusione del termine “jumbo” nel linguaggio corrente italiano, ma anche di quanto si legge nelle pagine web prodotte in atti dalla società convenuta e dal terzo chiamato, tratte da siti internet ove il termine viene appunto utilizzato semplicemente per indicare uno schermo di grandi dimensioni.

Nella pagina web riportata nella prima pagina del documento 4 della società convenuta si legge, per quanto qui rileva, che “Il Jumbo Tron Screen è un maxischermo a LED che utilizza una tecnologia sviluppata da Sony Corporation. Anche se il nome è un marchio registrato di proprietà di Sony Corporation, il termine Jumbo Tron Screen viene spesso utilizzata dal pubblico come un nome generico, per indicare un maxischermo a LED e i maxischermi pubblicitari in genere. Infatti il Jumbo Tron Screen è forse il prodotto più di successo in tutta la storia dei maxischermi a LED, tanto da essere diventato un riferimento nel settore. La Storia del Jumbo Tron Screen Il Jumbo Tron Screen viene mostrato per la prima volta alla Fiera Mondiale 1985 a Tsukuba, in Giappone. La progetttazione del Jumbo Tron Screen viene attribuita al Direttore Creativo della Sony, il Sig. Yasuo Kuroki. La Sony ha cessato di produrre Jumbo Tron Screen nel 2001, quando l’azienda ha deciso di lasciare il settore dei maxischermi a LED “. Tale descrizione costituisce il portato dell’ampio utilizzo commerciale delle parole “jumbo screen”, a nulla rilevando, ai fini che qui interessano, che siano combinate con un altro termine (“Tron”), poiché ciò che rileva è il loro uso commerciale, risalente addirittura agli anni ‘80, tanto che il prodotto identificato con i predetti termini cessa di essere prodotto dalla Sony, casa produttrice di portata mondiale, nel lontano 2001.

Inoltre, già in un link ad una pagina web del 2009 (v. doc. 4_2 fasc. terzo chiamato) vi è un significativo riferimento commerciale alla locuzione “jumbo screen” (“Maxischermo Jumbo Screen: è un buon investimento? Yahoo Answers https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090918133542AAuM4ky 20 set 2009”), nel senso che il motore di ricerca Yahoo dedica una pagina web alle risposte circa la redditività dell’investimento in un generico “jumbo screen”, già evidentemente diffuso a livello commerciale.

In conclusione, ritiene il Collegio che dalle pagine web in questione, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea, si desume la diffusione commerciale, indipendentemente dalla funzione pubblicitaria di tali pagine, della locuzione “jumbo screen” le cui origini linguistiche e di diffusione commerciale sono anteriori all’epoca di deposito della domanda di registrazione della BIPIEMME.

Ne discende non solo l’assenza del carattere distintivo (art. 13 c.p.i.) del marchio in esame, ma anche il difetto di novità in considerazione del diffuso uso commerciale delle parole “jumbo screen” (art. 12 co. 1 lett. a) c.p.i.).

L’accoglimento dell’azione di nullità comporta il rigetto delle domande attoree di inibitoria e di risarcimento del danno anche morale, relative alla violazione di detto marchio.

2.1. Si è visto che parte attrice ha agito anche denunciando la concorrenza sleale della convenuta ARC TECH per l’utilizzo di un segno distintivo idoneo a produrre confusione con il segno distintivo (“JUMBO SCREEN”) legittimamente usato dalla stesa BIPIEMME (art. 2598 co. 1 n. 1 c.c.).

A tal proposito, va evidenziato che (anche rispetto all’azione di contraffazione del marchio di cui si è detto) la società attrice ha lamentato con l’atto introduttivo tre distinte condotte: a) utilizzo da parte della convenuta della keyword “Jumbo Screen” sul motore di ricerca Google che avrebbe ingenerato nella clientela la convinzione di trattare con l’originaria ditta che ha elaborato la tecnologia ed il marchio “Jumbo Screen”; b) l’uso da parte della convenuta del dominio www.jumboscreen.it, dominio di proprietà di Bipiemme Communication; c) la commercializzazione da parte della convenuta di prodotti a marchio “Jumbo Screen”.

Con riferimento alle condotte sub b) e c) la difesa della società convenuta ha contestato che la società convenuta abbia mai utilizzato il dominio www.jumboscreen.it, e che abbia commercializzato prodotti a marchio “Jumbo Screen” e la società attrice non ha fornito la prova di tali asserite condotte illecite.

Quanto alla condotta sub a), si deve escludere che in assenza di una privativa industriale sia vietato, anche sotto il profilo della concorrenza sleale, l’utilizzo delle parole “jumbo screen” che, come visto, sono in uso da tempo nel linguaggio corrente e nel linguaggio commerciale. L’uso ricorrente di tali parole in ambito commerciale (dimostrato dalle pagine web di cui al doc. 4 del fasc. della convenuta e ai doc. da 2_2 a 4_2 del fasc. terzo chiamato) esclude che l’uso delle stesse possa creare confusione circa la provenienza delle stesse dalla BIPIEMME piuttosto che da un’altra azienda, atteso che trattasi di caratteri di uso comune da parte di tutte le imprese del settore di riferimento.

3. Il rigetto delle domande attoree esonera dall’esame della domanda di manleva proposta dalla ARC TECH nei confronti del terzo chiamato, subordinato all’accoglimento delle prime.

4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo a carico della BIPIEMME anche rispetto al terzo chiamato, avendo questa dato causa alla legittima chiamata del terzo da parte della convenuta.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi, minimi per la fase trattazione/istruttoria, previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media (in applicazione dei parametri antecedenti all’aggiornamento di cui al DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall’art. 6 di tale DM, poiché l’attività difensiva si è esaurita prima del 23.10.2022, cioè prima dell’entrata in vigore di tale ultimo DM).

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:

1) rigetta le domande della BIPIEMME COMMUNICATION SRL;

2) dichiara la nullità del marchio registrato “JUMBO SCREEN”, di primo deposito n. 0001381225, concesso in favore della Bipiemme Communication S.r.l. il 1°/12/2010 su domanda n. 000701 del 22/9/2009;

3) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione di copia della presente sentenza all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ex art. 122, co. 8, c.p.i.;

4) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di manleva;

5) condanna la BIPIEMME COMMUNICATION SRL al pagamento delle spese processuali in favore della ARC TECH che liquida in euro 9.275,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso

6) condanna la BIPIEMME COMMUNICATION SRL al pagamento delle spese processuali in favore di Cerami Salvatore che liquida in euro 9.275,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull’importo del compenso.

 

 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 7/11/2022.

 

 

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

 

 

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone