Tribunale Roma 05/05/2023 [Farmaceutici e fitosanitari - Domanda di dichiarazione di nullità di marchi italiani in quanto privi del requisito della novità ex art. 12 c.p.i. e perché depositati in mala fede, in violazione dell’art. 19, co. 2, c.p.i.]

Farmaceutici e fitosanitari - Domanda di dichiarazione di nullità di marchi italiani in quanto privi del requisito della novità ex art. 12 c.p.i. e perché depositati in mala fede, in violazione dell’art. 19, co. 2, c.p.i. - Contraffazione dei marchi anteriori - Concorrenza sleale confusoria - Contratto di cessione dei marchi - Interpretazione del contratto ex artt. 1362 e ss. c.c. - Espressioni utilizzate dai contraenti da cui emerge con certezza la volontà di trasferire la proprietà dei marchi, avuto riguardo al duplice riferimento alla cessione dei marchi, e non alla mera concessione di una licenza di sfruttamento, ed alla proprietà, collegata alla libertà di uso e di “distribuzione” a favore della cessionaria.

 

SENTENZA

n. 7137/2023 pubbl. il 05/05/2023

(Presidente: dott.ssa Daniela Cavaliere - Giudice relatore: dott. Tommaso Martucci)

 

 

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 864/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 25/1/2023 e promosso da:

BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA S.p.A. in fallimento, con sede legale in Ferentino (FR), Via Morolense n. 87, (P. IVA …), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente in allegato all’atto di citazione, dagli Avv.ti Marco F. Francetti, (C.F. …) e Marina Cristofori, (C.F. …) del Foro di Milano, nonché dall’Avv. Claudia Scapicchio, (C.F. …), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, Via Tomacelli n. 146

ATTRICE

 

 

contro

BIOMEDICA BUSINESS DIVISION S.R.L. con sede legale in Roma, Via Poli n. 29, (P. IVA …), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Pinelli, (C.F …), per mandato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via Crescenzio n. 25

CONVENUTA

 

 

CONCLUSIONI

per la parte attrice: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, premessa ogni più opportuna statuizione in rito e in fatto, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione, così giudicare:   

In via principale:

1) Accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 1563212 SELENE PLUS, depositato in data 5 marzo 2013 e registrato il 7 ottobre 2013 e del marchio italiano n. 302015000017310 BIOTAD depositato il 25 maggio 2015 e concesso in data 7 dicembre 2016, entrambi di proprietà di Biomedica Business Division s.r.l., di cui ai nostri docc. nn. 3 e 4 in quanto carenti dell’indispensabile requisito di novità di cui all’art. 12 CPI, e comunque depositati in mala fede, in violazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 2 CPI;  

2) Accertare e dichiarare che l’uso da parte di Biomedica Business Division s.r.l. dei marchi SELENE PLUS, BIOTAD e BIOTAD PLUS costituisce contraffazione dei marchi anteriori SELENE e BIOTAD di proprietà di Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. in fallimento e conseguentemente inibire l’ulteriore utilizzo, la fabbricazione, il commercio e la pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo dei prodotti realizzati in contraffazione dei diritti dell’attrice;    

3) Disporre che la suddetta inibitoria sia accompagnata da una penale a garanzia di eventuali inadempimenti che pare opportuno determinare in misura non inferiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ogni giorno di ritardo nell’attuazione del provvedimento ed in E 100,00 (Euro cento/00), o nella diversa somma che l’Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, per ogni prodotto venduto in violazione dell’inibitoria, fermo restando il diritto dell’attrice di agire per l’eventuale maggior danno;     

4) Ordinare il ritiro definitivo dal commercio di tutti i prodotti in violazione dei diritti dell’attrice, a carico non solo della convenuta ma di ogni e qualsiasi intermediario che ne ritragga un utile commerciale, con conseguente assegnazione in proprietà a BF dei prodotti medesimi; 

5) Condannare la convenuta Biomedica Business Division s.r.l. al risarcimento dell’integrale danno economico subito dal Fallimento BF in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalla stessa BBD e descritte in citazione, danno economico corrispondente agli utili realizzati dalla BBD a far data dal trasferimento dei marchi dell’attrice alla stessa BBD (2 ottobre 2018) e da quantificarsi nel giudizio a mezzo di CTU contabile, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto della stessa attrice;     

6) Disporre la pubblicazione, a spese di BBD ed a cura dell’attrice dell’emananda sentenza sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “Il Messaggero”, per due volte ed in caratteri doppi del normale, o nella diversa misura che l’Ill. Tribunale riterrà di giustizia;

In via istruttoria: 

6) Disporre altresì consulenza tecnica contabile d’Ufficio sulla documentazione (documenti di trasporto, fatture, registrazioni contabili di vendita del prodotto) di Biomedica Business Division s.r.l. di cui dovrà essere ordinata l’esibizione ai sensi degli artt. 121 CPI e 210 c.p.c., così da evincere il numero di articoli venduti o a qualsiasi titolo distribuiti dall’attrice, il relativo prezzo di vendita ed il ricavo realizzato dalla vendita di tali prodotti nel territorio italiano e all’estero, nonché diretta a determinare e quantificare il danno patrimoniale complessivamente subito dall’attrice a causa dell’attività contraffattoria ex adverso posta in essere, a tal fine autorizzando il CTU ad acquisire ed esaminare la necessaria documentazione contabile (fatture, ordini di acquisto, documenti di trasporto etc.);      

7) Ordinare, ai sensi degli artt. 121 e 121-bis CPI, che il legale rappresentante Biomedica Business Division s.r.l venga ascoltato in sede istruttoria al fine di fornire informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti oggetto della presente causa, nonché per fornire gli elementi per l’identificazione di ulteriori soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei medesimi;

In ogni caso:

Con vittoria di diritti, spese ed onorari tutti di procedura” per parte convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza:

In via preliminare:

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per i motivi esposti nel presente atto e stante l’assoluta carenza di titolarità in ordine al diritto sostanziale (proprietà dei marchi de quibus) dedotto in giudizio;

- dichiarare subordinatamente la carenza di legittimazione passiva dell’odierna convenuta e per l’effetto, estrometterla dal giudizio;

Nel merito:

- dichiarare la assoluta strumentalità e temerarietà delle pretese avversarie, e dunque respingere le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con condanna della stessa ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

Con vittoria di spese, diritti e onorari”

 

 

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE    
 

Con atto di citazione notificato in data 17/12/2019 il Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica (di seguito anche BF), in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la s.r.l. Biomedica Business Division (di seguito anche BBD), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità del marchio italiano n. 1563212 SELENE PLUS, depositato il 5/3/2013 e registrato il 7/10/2013 e del marchio italiano n. 302015000017310 BIOTAD, depositato il 25/5/2015 e concesso il 7/12/2016, entrambi di proprietà della s.r.l. Biomedica Business Division, in quanto privi del requisito della novità di cui all’art. 12 c.p.i. e, comunque, perché depositati in mala fede, in violazione dell’art. 19, co. II c.p.i.. Chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi che l’uso, da parte della s.r.l. Biomedica Business Division, dei marchi SELENE PLUS, BIOTAD e BIOTAD PLUS integrava gli estremi della contraffazione dei marchi anteriori SELENE e BIOTAD e della concorrenza sleale confusoria, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.    

L’attrice, azienda farmaceutica specializzata nella produzione di prodotti sterili iniettabili per la terapia di supporto oncologico, le malattie neurodegenerative, la disintossicazione epatica e la nutrizione parenterale dei malati, esponeva:

- che, con il decreto del Tribunale Ordinario di Frosinone del 30/1/2012, era stata ammessa al concordato preventivo, provvedimento poi revocato a seguito del parziale versamento previsto, con conseguente dichiarazione di fallimento della società in data 3/7/2012, riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 15/5/2013, a sua volta annullata dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 26/5/2017, confermativa, quindi, del fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica;   

- che, con contratto stipulato il 26/11/2010, la S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica aveva concesso in locazione alla Biomedica Foscama Group S.p.A. il ramo d’azienda sito in Ferentino (FR), consistente nel “complesso aziendale costituito dal marchio, dalle insegne e dagli altri segni distintivi, dagli impianti, dai macchinari, da immobili, dagli arredi e dalle attrezzature, beni materiali ed immateriali, tutti strumentali per natura e/o destinazione, così come meglio elencati nell’inventario iniziale che viene allegato al presente contratto sotto la lettera «A», il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, comprensivo anche di: A) impianti, macchinari ed attrezzature; B) automezzi; C) mobili e macchine d’ufficio, macchine da ufficio elettroniche, programmi”;

- che il suddetto contratto era rimasto in vigore fino al 18/10/2018, quando la Biomedica Foscama Group S.p.A., anche a seguito del provvedimento del giudice delegato al fallimento del 18/10/2018, che aveva disposto “la restituzione definitiva ed immediata del compendio aziendale ivi compresa tutta la documentazione tecnica, contabile, amministrativa e fiscale indispensabile per garantire la prosecuzione della gestione aziendale”, aveva rilasciato i locali aziendali;      

- che l’azienda era stata, poi, venduta in sede fallimentare ad un terzo, con definitiva estromissione della Biomedica Foscama Group S.p.A., a sua volta fallita, evidenziando che nell’azienda alienata non erano compresi i marchi su cui si controverte; 

- che inizialmente l’attrice era titolare di n. 126 marchi registrati, la maggior parte depositati negli anni 2007-2008, destinati a contraddistinguere prodotti farmaceutici, ma all’apertura della procedura fallimentare residuavano n. 34 marchi registrati, a causa soprattutto della mancata rinnovazione di numerose registrazioni di cui avrebbe dovuto occuparsi l’affittuaria dell’azienda; - che tra le registrazioni persistenti vi erano i marchi BIOTAD e SELENE, di cui la BF era titolare, distintivi di integratori alimentari, il primo per contrastare i radicali liberi e il secondo per supportare il tono dell’umore e la facilità di concentrazione;        

- che il marchio Biotad era stato originariamente depositato il 13/8/2004, regolarmente rinnovato alla scadenza e contrassegnato dal numero 302014902279390, per contraddistinguere prodotti della classe 5 della classificazione di Nizza, mentre il marchio SELENE era stato originariamente depositato il 28/3/2008, rinnovato alla scadenza e poi contraddistinto dal numero di registrazione 362018000022963, con riferimento ai prodotti della classe 5;        

- che la Biomedica Foscama Group S.p.A., nonostante avesse, in qualità di affittuaria, la disponibilità dei marchi sopra descritti, aveva proceduto alla registrazione a proprio nome, oltre che del marchio europeo n. 11777951 BIOTAD PLUS, non oggetto del presente giudizio, dei marchi italiani n. 1563212 SELENE PLUS, depositato il 5/3/2013 e registrato il 7/10/2013 e n. 302015000017310 BIOTAD, depositato il 25/5/2015 e concesso il 7/12/2016, entrambi destinati a contraddistinguere prodotti della classe 5, che, con atto di cessione del 2/10/2018, annotato nel registro dei marchi, erano stati trasferiti alla Biomedica Business Division s.r.l. (BBD), attiva nel settore del commercio all’ingrosso, import/export di integratori, prodotti biologici, galenici, dietetici e cosmetici;

- che la registrazione dei suddetti marchi da parte della convenuta era avvenuta in mala fede, al precipuo fine di cederli a terzi, in pregiudizio della BF, dando atto che le società BFG e BBD, all’epoca del suddetto accordo, erano amministrate dal medesimo legale rappresentante, che aveva ricoperto tale carica fino al 15/10/2018 ed a cui era riconducibile la società inglese Farma Trading Ltd., socia pro quota del 10% della BBD.     

Tanto premesso, il Fallimento della BF deduceva la nullità dei marchi Biotad e Selene Plus in quanto privi di novità, giusta il combinato disposto degli artt. 12 e 25 c.p.i. e che la loro registrazione da parte della BFG era avvenuta in mala fede, considerato che quest’ultima, al momento della registrazione dei suddetti titoli di proprietà industriale, era detentrice qualificata degli identici marchi di proprietà della BF, che li aveva registrati con priorità.   

La parte attrice si doleva, inoltre, dei danni subiti a causa dell’avversa contraffazione dei suddetti marchi, da risarcire a norma dell’art. 125 c.p.i., invocando, altresì, l’applicazione delle altre sanzioni previste in caso di violazione della proprietà intellettuale, in particolare il ritiro dal commercio di tutti i prodotti contrassegnati dai marchi contraffatti sopra descritti, l’imposizione di un’astreinte in caso di inadempienza all’ordine di inibitoria e la pubblicazione della sentenza.

Con comparsa depositata il 28/2/2020 si costituiva in giudizio la s.r.l. Biomedica Business Division, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in primis la carenza di legittimazione ad agire della parte attrice e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo, in subordine, il rigetto di ogni avversa pretesa.        

La convenuta eccepiva, in particolare, che la BF non era più titolare dei marchi Biotad e Selene dal 7/3/2011, avendoli ceduti alla Biomedica Foscama Group S.p.A. e deduceva che, giusta domanda n. 602019000156681 presentata il 22/11/2019, aveva alienato alla Tosali Unipesso al LDA la titolarità dei marchi su cui si controverte.  

La BBD deduceva, inoltre, che nel contratto di affitto di ramo di azienda del 26/11/2010 stipulato tra le società BF e BFG non erano compresi i marchi BIOTAD e SELENE, che erano stati, infatti, ceduti a titolo oneroso in data 7/3/2011 dalla stessa BF alla BFG.

La convenuta rappresentava che i marchi SELENE PLUS e BIOTAD erano stati registrati dalla BFG, rispettivamente, in data 7/10/2013 e 7/12/2016, quando la BFG era titolare dei marchi SELENE e BIOTAD, all’epoca connotati da un diverso carattere grafico, sicché, con la registrazione dei marchi di cui l’attrice eccepiva la nullità, era stato effettuato un restyling dei marchi in oggetto ad opera della proprietaria.

La BBD concludeva, quindi, come in epigrafe.         

Esperiti gli incombenti preliminari ed assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., l’attrice resisteva alle avverse deduzioni, eccependo l’inopponibilità del contratto di cessione dei marchi su cui si controverte alla convenuta, in quanto intervenuta dopo l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e l’apertura della procedura di concordato preventivo ed in mancanza dell’autorizzazione del giudice.     

In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 25/1/2021, sostituita dal deposito di note scritte ed all’esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..      

 

*****

Il Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica (BF) chiede dichiararsi la nullità dei marchi italiani n. 1563212 “SELENE PLUS”, depositato il 5/3/2013 e registrato il 7/10/2013 e n. 302015000017310 “BIOTAD”, depositato il 25/5/2015 e concesso il 7/12/2016, per carenza di novità e per effetto della loro registrazione in mala fede, con conseguente accertamento della contraffazione, da parte della s.r.l. Biomedica Business Division, dei marchi attorei ex art. 20, co. I, lett. b) D.Lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) e del compimento di atti di concorrenza sleale confusoria e posta in essere con condotte scorrette ex art. 2598 c.c., con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni.     

La s.r.l. Biomedica Business Division eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’attrice per effetto del trasferimento, da parte di quest’ultima, della titolarità dei marchi SELENE e BIOTAD alla S.p.A. Biomedica Foscama Group con contratto stipulato il 7/3/2011, anteriore, quindi, alla proposizione del presente giudizio.        

L’eccezione è fondata.

Quanto alla legittimazione a proporre l’azione di nullità del marchio registrato, il primo comma dell’art. 122 c.p.i. estende a chiunque vi abbia interesse la legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo di proprietà industriale, mentre il successivo secondo comma circoscrive la legittimazione all’azione diretta alla dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di anteriorità ovvero per violazione del diritto d’autore o al nome ai soli titolari dei diritti anteriori e ai loro aventi causa.

Nella specie, in cui il Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica agisce in giudizio per la declaratoria di nullità dei marchi sopra descritti per difetto di novità per effetto dell’anteriorità costituita dalla registrazione di marchi anteriori identici o simili da parte della BF in bonis, la legittimazione ad agire non è diffusa a favore di chiunque vi abbia interesse, ma spetta in via esclusiva ai titolari delle anteriorità. È, pertanto, necessario accertare preliminarmente la titolarità, in capo all’attrice, della titolarità dei marchi n. 362018000022963 SELENE e n. 302014902279390 BIOTAD, da quest’ultima indicati come anteriorità distruttive della novità dei segni appartenenti alla convenuta.

Ciò posto, il contratto di cessione della titolarità dei marchi Biotad, la cui registrazione è stata rinnovata il 21/7/2014 con il n. 0001096845, e Selene, la cui registrazione risulta rinnovata il 27/11/2018 con il n. 362018000022963, stipulato tra le società Biomedica Foscama Group S.p.A. e Biomedica Business Division s.r.l. anteriormente alla dichiarazione di fallimento della Biomedica Foscama Group S.p.A., è valido ed efficace nei confronti della parte attrice, che peraltro non ha specificamente contestato l’opponibilità alla massa dei creditori della suddetta cessione ai sensi dell’art. 2704 c.c., essendosi limitata ad esprimere perplessità sulla sua data e sulla sua efficacia traslativa.

In ogni caso, rileva il collegio che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, l’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza e idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art. 2704, ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, costituisce compito proprio del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, ove sia correttamente motivata (cfr. Cass. civ. n. 4104 del 16/2/2017).

In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., al riguardo è irrilevante la data certa con riferimento alla documentazione (cfr. Cass. civ. n. 2987 del 07/02/2018). In particolare, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società “in bonis”, ove tale documentazione sia idonea allo scopo. (cfr. Cass. civ. n. 23582 del 09/10/2017: in ordine ad un caso in cui un contratto di licenza di marchio nel quale erano subentrate il creditore istante e la società “in bonis”, poi fallita, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato rilievo, ai fini della certezza della data del contratto, alle scritture contabili e al bilancio della fallita, attestante l’uso del marchio, a una lettera inviata a mezzo fax dalla società concernente la ricezione delle fatture relative al credito insinuato e ad una richiesta di pagamento inviata con raccomandata riferita alle medesime fatture).

Nella specie, in cui la data apposta sul contratto non è stata autenticata, la sua anteriorità al fallimento della Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. risulta dalla trasmissione della relativa scrittura privata a mezzo fax, il cui rapporto di trasmissione reca la data del 7/3/2011.

Si rileva, inoltre, che il contratto di cessione dei marchi in oggetto richiama i pagamenti eseguiti dalla cessionaria a favore dei fornitori della cedente per complessivi € 60.000,00 e le relative distinte di pagamento, di cui la convenuta ha prodotto in copia quella relativa al bonifico bancario eseguito in data 4/3/2011 per l’importo di € 20.000,00, che risulta anche dalla copia dell’estratto al 31/3/2011 del conto corrente n. 039 330 acceso presso la Banca Popolare del Lazio.

La curatela attrice contesta l’efficacia traslativa del contratto di cessione dei marchi in oggetto stipulato tra le società Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. e Biomedica Foscama Group S.p.A..

La deduzione non coglie nel segno.

Contrariamente alla prospettazione attorea, nel citato contratto non vi è un richiamo al solo sfruttamento economico dei marchi Biotad e Selene, ma risulta manifesta la volontà della società cedente di trasferire la titolarità dei marchi, stante la seguente littera contractus “Vi concediamo e con la presente cediamo a tutti gli effetti di legge i nostri marchi nonché il loro utilizzo...con libertà di uso e distribuzione che passa in Vostra totale proprietà”.

Ebbene, alla luce dei principi in materia di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si ritiene che dal complesso delle espressioni utilizzate dai contraenti emerga con certezza la volontà della Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. di trasferire alla Biomedica Foscama Group S.p.A. la proprietà dei marchi Biotad, Selene e Noctaval, quest’ultimo estraneo al presente giudizio, avuto riguardo al duplice riferimento alla cessione dei marchi - e non alla mera concessione di una licenza di sfruttamento - ed alla proprietà, collegata alla libertà di uso e di “distribuzione” a favore della cessionaria.       

Non vale ad inficiare l’atto di trasferimento dei marchi de quibus la circostanza, dedotta dall’attore, che il relativo contratto sia stato stipulato dopo la proposizione, il 13/12/2010, da parte della Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A., della domanda di ammissione al concordato preventivo, cui seguì l’apertura della relativa procedura in data 2/3/2011, posto che, con decreto del 28/7/2011, il Tribunale Ordinario di Frosinone ha dichiarato l’improcedibilità del relativo ricorso per effetto della rinuncia da parte della società istante. Ebbene, la suddetta procedura di concordato preventivo è stata privata di effetti a seguito della rinunzia al ricorso da parte della stessa BF, pertanto non opera la sanzione dell’inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al concordato prevista dall’art. 167 L.F. per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal soggetto ammesso al concordato preventivo senza l’autorizzazione del giudice.

Sono irrilevanti, invece, le risultanze delle visure tratte dalla banca di dati dell’UIBM di cui ai documenti nn. 12 e 13 prodotti dall’attrice, da cui emerge che i titoli di proprietà industriale ivi descritti risultavano di proprietà della Biomedica Foscama Group S.p.A. in data anteriore alla proposizione della presente causa, trattandosi di documenti afferenti non ai marchi di proprietà dell’attrice sopra descritti, bensì ai titoli di proprietà industriale SELENE PLUS, registrato il 7/10/2013 con il n. 0001563212, e BIOTAD, registrato il 25/5/2015, di cui l’attrice deduce la nullità per mancanza di novità ed il cui uso da parte della convenuta è ritenuto dal fallimento della Biomedica Foscama Group S.p.A. come contraffattivo dei propri marchi.  

Si rileva, infine, che nel contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato il 26/11/2010 tra le società Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. e Biomedica Foscama Group S.p.A. non vi era alcun esplicito riferimento ai marchi de quibus, avendo i contraenti richiamato esclusivamente le c.d. AIC attive e pending in due separate liste, in cui non figurano i prodotti contraddistinti dai marchi Biotad o Selene.       

Non milita in senso contrario alla validità ed all’efficacia del contratto di cessione dei marchi attorei prodotto dalla convenuta la circostanza che il Fallimento della Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. e la Biomedica Foscama Group S.p.A. abbiano sottoscritto, in data 10/11/2016, l’Appendice integrativa del contratto di affitto già stipulato tra le società Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A. e la Biomedica Foscama Group S.p.A., con cui è stato precisato che l’oggetto del contratto è comprensivo dei marchi, non potendosi evincere da ciò la prova della titolarità, in capo alla BF, alla data della sottoscrizione della suddetta appendice, dei titoli di proprietà industriale su cui si controverte.

Merita, dunque, accoglimento l’eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di legittimazione attiva dell’attrice, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni controverse, stante la portata dirimente del difetto di legittimazione attiva dell’attrice per effetto della cessione dei marchi controversi da parte della Biomedica Foscama Group S.p.A. in data anteriore all’instaurazione del presente giudizio.

Ed invero, giusta il disposto del citato art. 122, co. II c.p.i., la mancanza di titolarità dei marchi Biotad n. 302014902279390 e SELENE n. 362018000022963 priva l’odierna attrice della legittimazione ad agire per la nullità dei marchi registrati dalla controparte e per la contraffazione dei suddetti titoli di proprietà industriale. Ne consegue la declaratoria di difetto di legittimazione attiva del Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica a proporre le domande di cui in epigrafe, non potendosi il fallimento attore dolersi dell’asserita contraffazione e della denunziata concorrenza sleale derivanti, secondo la sua prospettazione, dall’uso, da parte della convenuta, dei marchi Selene Plus, Biotad e Biotad Plus.   

Nondimeno, avuto riguardo alle questioni controverse, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., quindi la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta. Quanto al primo comma, la relativa domanda va rigettata per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004: “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, “ex” art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d’ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell’”an” che del “quantum debeatur”, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”). In merito alla previsione di cui al III comma, non ritiene il giudice di dover esercitare il relativo potere sanzionatorio.    

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.   

 

P.Q.M.       

visto l’art. 275 c.p.c.;   

il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 17/12/2019 dal Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica, in persona del curatore pro tempore, avverso la s.r.l. Biomedica Business Division, in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:       

DICHIARA il difetto di legittimazione attiva del Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica in ordine alle domande proposte avverso la Biomedica Business Division s.r.l.;  

RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;

CONDANNA il Fallimento della S.p.A. Biomedica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica a rifondere alla convenuta le spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.        

 

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/4/2023. 

 

Il Giudice est.

dr. Tommaso Martucci

 

Il Presidente       

dr. Claudia Pedrelli