19 ottobre 2023
Tribunale Venezia 19/10/2023 [Marchi registrati - Settore della moda e calzaturiero - Violazione dei diritti su marchio - Marchio notorio o rinomato - Validità del marchio - Onere di dare la prova del difetto della capacità distintiva del segno]
Marchi registrati - Settore della moda e calzaturiero - Violazione dei diritti su marchio - Marchio notorio o rinomato - Validità del marchio - Onere di dare la prova del difetto della capacità distintiva del segno - Decadenza per volgarizzazione del marchio - Sneakers denominate “superstar” caratterizzate dalla presenza del marchio figurativo costituito da una stella posizionata obliqua sui lati della tomaia e priva delle due estremità, ovvero punte della stella, superiore ed inferiore - Contraffazione di marchi mediante la commercializzazione online di calzature sneakers recanti il medesimo segno sulla parte laterale della tomaia - Concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 1, 2 e 3, cod. civ..
SENTENZA
n. 1811/2023 pubbl. il 19/10/2023
(Presidente: dott.ssa Lina Tosi - Relatore: dott. Luca Boccuni)
nella causa civile promossa
DA
GOLDEN GOOSE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Giovanni Casucci, Gianluigi Muscas, Serena Tavolaro e Andrea Piai, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Croce n. 2122, in forza di procura unita agli atti;
- ATTRICE -
CONTRO
MODA ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Noventa Padovana (PD), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv.to Guido Parmeggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico n. 26, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
CONTRO
CALZATURIFICIO L.T.M. di PIAZZOLLA FRANCESCA & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Barletta (BA), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Domenico Insaguine e Emanuella Maria Chiara Falcone, con domicilio presso la Cancelleria dell’intestato ufficio, in forza di procure in atti;
- CONVENUTA -
CONTRO
OVYE’ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Argelato (BO), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Maria Carla Stella e Simona Calò, con domicilio presso la Cancelleria dell’intestato ufficio, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA -
NONCHE’ CONTRO
CRETU ELENA;
- CONVENUTA CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELL’ATTRICE:
“In via preliminare, dichiarare la tardività della costituzione del Calzaturificio L.T.M. specificamente oltre i termini di cui all’art. 167 comma 2 cpc, e per l’effetto dichiarare l’intervenuta decadenza riguardo alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, come dedotto in narrativa. Nel merito, dichiarare che la condotta delle convenute di cui in narrativa costituisce violazione dei marchi della attrice di cui in narrativa e segnatamente registrazione EUIPO 1.7.2014 n. 13046198; registrazione nazionale UIBM, depositata il 17.1.2014 registrata il 7.10.2014 n. 1608974; registrazione nazionale UIBM, depositata il 17.1.2014 registrata il 7.10.2014 n. 1608973; registrazione nazionale UIBM, depositata il 12.7.2018 registrata il 29.5.2019. Dichiarare che la condotta posta in essere dalle convenute costituisce, altresì, una ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc. Per l’effetto, disporre l’immediato ritiro dal mercato UE e la distruzione ovvero l’assegnazione in proprietà all’attrice di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell’attrice di cui ai punti precedenti. Inibire alle convenute la continuazione degli illeciti di cui sopra, ossia commercializzazione, vendita, importazione, produzione, pubblicizzazione dei prodotti in contestazione in tutto il mercato UE, confermando quanto disposto nell’ordinanza che ha definito il procedimento ante causam comunicata in data 10.1.2020 e dal successivo provvedimento di reclamo, instaurato da Ovyè, comunicato in data 4.8.2020. Condannare le convenute ai sensi dell’art. 125 cpi (vi inclusa la restituzione degli utili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 3 cpi) e 2043 cc e 2600 cc al risarcimento dei danni subiti dall’attrice, nella misura da quantificarsi per l’Italia e l’intero ambito comunitario in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile o in quella che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, al risarcimento del danno all’immagine non inferiore ad euro 50.000,00.=. Fissare, ai sensi dell’art. 131 comma 2 cpi, una penale pari ad euro 1.000,00.= dovuta dalla convenute all’attrice per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di euro 5.000,00.= per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti e di euro 1.000,00.= per ogni prodotto importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato o, comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto Tribunale. Ordinare la pubblicazione del dispositivo della emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, Il Corriere della Sera, La Repubblica, nonché su due riviste di settore come Vogue ed Elle, che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, l’attrice a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alle convenute, nonchè sui siti internet delle convenute e sui loro profili facebook ed instagram, in lingua italiana ed inglese. Rigettare, in ogni caso, le domande riconveNzionali tutte e le eccezioni ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atti. In via subordinata, dichiarare l’arricchimento senza giusta causa da parte delle convenute nei confronti dell’attrice e, conseguentemente, condannare le medesime, ex art. 2041 cc, ad indennizzare l’attrice della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria, come da verbale di data 16.11.2022. In ogni caso condannare le convenute al rimborso di onorari, diritti e spese generali, IVA e CPA e spese di CTU della fase cautelare di prime cure, sia della fase di reclamo, sia del presente giudizio di merito”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA MODA ITALIA:
“In via principale, dichiarare l’assenza di qualsiasi interferenza tra le calzature commercializzate da Moda Italia ed i marchi azionati da Golden Goose. Respingere integralmente tutte le domande formulate da Golden Goose nei confronti di Moda Italia in quanto infondate in fatto ed in diritto. In subordine, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità dei marchi azionati da Golden Goose. Rigettare, quindi, in ogni caso, tutte le domande della ricorrente Golden Goose spa, anche istruttorie, in quanto infondate e non provate. Dichiarare comunque la diffusissima presenza sul mercato di calzature aventi una stella posta su lato esterno, anche con una o più punte della stella tagliate, con conseguente esclusione di ogni danno in capo a Golden Goose e, comunque, esclusione di danni addebitabili a Moda Italia; in subordine, determinazione in misura minimale e residuale, come ritenuta di giustizia, di ogni eventuale risarcimento cui fosse condannata Moda Italia. Con vittoria di spese di lite di ogni fase e grado, anche per eventuale consulenze tecniche e rimborso spese generali 15 % nonché CPA ed IVA se dovuta. In via istruttoria, come da verbale di data 16.11.2022”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA CALZATURIFICIO L.T.M. S.A.S.:
“In via preliminare, dichiarare la nullità o quantomeno l’inutilizzabilità del procedimento cautelare richiesto da Golden Goose spa e disposto dal Giudice designato del Tribunale di Venezia, per le ragioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta, con particolare riferimento alla palese violazione del termine perentorio di otto giorni per la notificazione del ricorso e del provvedimento, reso inaudita et altera parte, così come espressamente previsto ex art. 669 sexies comma 2 cpc, in riferimento a quanto statuito dall’art. 152 comma 2 e 153 cpc, come meglio precisato in atti ed escludere, conseguentemente, l’acquisizione del relativo incarto nel presente giudizio di merito. Accogliere il rilievo addotto dagli odierni concludenti di nullità del marchio registrato da Golden Goose spa secondo quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 26 cpi, eccezione rilevabile anche d’ufficio dal Giudice. In via subordinata ed in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da Golden Goose spa perché palesemente infondate prima che non provate, in ogni presupposto di fatto e di diritto, con conseguente rigetto delle richieste di inibitoria e di sequestro formulate da controparte, perché le stesse prive di ogni presupposto previsto per legge per la loro concessione. In via istruttoria, come da verbale di data 16.11.2022. In ogni caso, condannare Golden Goose al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OVYE’ S.R.L.:
“Nel merito, in via principale, respingere integralmente tutte le domande formulate dalla società Golden Goose spa nei confronti di Ovyè srl perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa in atti. In ogni caso, dichiarare l’assenza di qualsivoglia interferenza tra le calzature con stella Ovyè con tutti i marchi invocati da Golden Goose spa per tutte le ragioni esposte in atti. Per l’effetto, respingere integralmente tutte le domande di asserita contraffazione dei predetti marchi e/o di concorrenza sleale, formulate nei confronti della società Ovyè srl perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa in atti. In ogni caso, previo accertamento della carenza di distintività della comune figura di stella utilizzata da Ovyè srl e dell’assenza di qualsivoglia interferenza tra i rispettivi diritti di proprietà industriale, respingere integralmente tutte le domande formulate nei confronti di Ovyè srl di asserita concorrenza sleale ex art. 2598 cc e di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse nella narrativa in atti. In via di estremo subordine, accertare e dichiarare l’affollamento massiccio di calzature aventi una stella posta sul lato esterno con conseguente esclusione del danno o, comunque, abbattimento nella misura ritenuta di giustizia, di ogni eventuale risarcimento cui fosse condannata la società Ovyè srl per tutte le ragioni espresse nella narrativa in atti. In via istruttoria, come da verbale di data 16.11.2022. Con il favore delle spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 7.2.2020, regolarmente notificato, Golden Goose spa, impresa corrente in Milano ed operante nel settore della moda e calzaturiero, con clientela altamente fidelizzata, ha allegato che il suo prodotto di punta sarebbero le sneakers denominate “superstar” lanciate sul mercato fin dal 2007 e caratterizzate dalla presenza del marchio figurativo costituito da una stella posizionata obliqua sui lati della tomaia e priva delle due estremità, ovvero punte della stella, superiore ed inferiore. In particolare, l’attrice ha affermato che detto marchio figurativo sarebbe stato da ella registrato presso l’EUIPO in data 1.7.2014 al n. 13046198, così come sarebbe stato registrato presso l’UIBM in data 7.10.2014 al n.1608974, nonché registrato sempre all’UIBM in data 7.10.2014 al n. 1608973, registrazioni a cui avrebbe fatto seguito la registrazione del 29.5.2019 presso l’UIBM di analogo marchio a stella con la sola punta superiore tagliata.
L’attrice ha lamentato che certa Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, corrente in Barletta, si sarebbe resa responsabile della contraffazione di detti marchi, commercializzando, anche online, calzature sneakers recanti il medesimo segno sulla parte laterale della tomaia di propria produzione.
In particolare, Golden Goose ha affermato di avere originariamente appreso della presenza di dette calzature commercializzate presso il negozio sito in Mestre di certa Cretu Elena che, a seguito di sequestro penale, risultava essersi fornita da Moda Italia srl, apprendendosi che questa a sua volta si sarebbe rifornita appunto da Calzaturificio L.T.M.
L’attrice ha rammentato che, istruito il processo penale, l’imputato Mirko Ambrosin, legale rappresentante di Moda Italia sarebbe stato assolto in quanto sarebbe risultata la registrazione di un marchio costituito da due stelle concentriche, marchio reputato anticipante quello attoreo, nonostante la sua assoluta differenza rispetto a quello usato in modo del tutto notorio fin dal 2007 da parte di Golden Goose, assoluzione del tutto improvvida e infondata, in contrasto con la giurisprudenza che, in sede industrialistica, avrebbe sempre riconosciuto la tutelabilità del marchio attoreo.
Golden Goose ha rammentato di avere introdotto procedimento di descrizione che, disposto con provvedimento inaudita et altera parte e, quindi, confermato con ordinanza, avrebbe permesso di accertare la sussistenza della violazione e la sua entità, emergendo dagli esiti della misura il coinvolgimento nella condotta denunciata di Ovyè srl, così essendo chiesta ed ottenuta l’estensione della descrizione anche ai danni di quest’ultima.
Golden Goose, affermata la violazione delle sue privative, reputate notorie anche ai fini di quanto previsto in tema di tutela dei segni rinomati, ha convenuto in giudizio le ridette imprese, argomentando anche sul fatto che le medesime sarebbero responsabili per asserita concorrenza sleale.
Sotto quest’ultimo profilo, Golden Goose spa ha allegato che Cretu Elena, Moda Italia srl, Calzaturificio L.T.M. ed Ovyè srl con l’utilizzo del segno ad effigie di stella avrebbero plagiato le scelte stilistiche proprie dell’attrice, condotta rilevante ai sensi dell’art. 2598 n. 1) cc, risultando ripreso lo stesso stile delle calzature, ovvero il modello sneakers su cui la stella è applicata, l’abbinamento dei materiali e dei colori, il trattamento vintage di lacci, suola e punta, gli interni in pelle e spugna. Dette circostanze, a detta di Golden Goose, rileverebbero anche come condotta di concorrenza sleale per appropriazione di pregi o agganciamento, a norma dell’art. 2598 n. 2) cc, ovvero come approfittamento parassitario del lavoro stilistico, di ricerca e degli investimenti pubblicitari, a norma dell’art. 2598 n. 3) cc.
L’attrice ha, quindi, concluso chiedendo l’accertamento della violazione dei propri marchi e delle condotte concorrenzialmente sleali delle convenute da condannarsi a cessare le attività denunciate, con ritiro dal commercio delle calzature oggetto di lite e del relativo materiale pubblicitario e con conseguente loro distruzione o assegnazione in proprietà, fissazione di idonea penale dissuasiva, pubblicazione della emananda sentenza e risarcimento dei danni patrimoniali e non, i primi da liquidarsi secondo i criteri di cui all’art. 125 cpi, i secondi comprendenti il pregiudizio alla reputazione, all’immagine ed il danno morale.
Rimasta contumace Cretu Elena, dapprima si sono costituite Moda Italia srl e Ovyè srl, mentre solo in corso di causa si è costituita Calzaturificio L.T.M. sas.
Moda Italia srl ha allegato che Golden Goose, nel corso degli anni e prima della registrazione di marchi, avrebbe fatto uso dell’effigie della stella apposta sul lato della tomaia delle sneakers secondo modalità e fogge diverse, a volte con una sola punta appena tagliata in basso, a volte con tre punte tagliate, altre con tagliate due punte in basso, altre con la punta in basso tagliata in modo più evidente, altre ancora con nessuna punta tagliata, potendosi ben dire che le calzature dell’attrice non sarebbero affatto contraddistinte univocamente dal segno azionato in giudizio, segno che, quindi, non avrebbe acquisito notorietà sin dal 2007, mancandone la prova, posto che solo a partire dal 2014 Golden Goose si sarebbe concentrata sull’uso del segno registrato, ovvero la stella con le due punte tagliate, utilizzato in precedenza solo a volte, come riferito nella già rammentata sede penale dal teste Xotta, responsabile della produzione della società attrice.
Sempre in considerazione della deposizione del teste citato, Moda Italia ha evidenziato che le sneakers di parte attrice recherebbero sulla linguetta e sulla suola la sigla GGDB (Golden Goose Deluxe Brand), sigla assolutamente mancante nelle scarpe asseritamente in contraffazione, con ciò escludendosi qualsivoglia loro confondibilità, confondibilità esclusa anche in ragione del fatto che i modelli delle scarpe a confronto ricorderebbero quelli di molti altri marchi, essendo in ogni caso i materiali utilizzati nelle sneakers commercializzate dalla convenuta del tutto diversi da quelli utilizzati da Golden Goose, nonché essendo incomparabilmente differenti gli stessi prezzi praticati al pubblico.
Conseguentemente, Moda Italia srl ha evidenziato come correttamente il Giudice penale avrebbe assolto dalla imputazione il suo legale rappresentante, così come correttamente il Giudice di Trani avrebbe disposto il dissequestro delle calzature prodotte da Calzaturificio L.T.M. sas, escludendosi la possibilità di confusione tra i prodotti.
In ogni caso, Moda Italia, sempre prendendo spunto dall’istruttoria condotta nel dibattimento penale dinanzi al Tribunale di Padova, ha osservato che in detta sede sarebbe chiaramente emerso che il pubblico di riferimento non avrebbe mai attribuito rilevanza distintiva, ai fini di indirizzare l’acquisto, all’effige della stella se con punte tagliate e non tagliate.
Tutto ciò premesso, Moda Italia srl, in via riconvenzionale, ha chiesto la declaratoria di nullità dei marchi Golden Goose per difetto di loro novità, essendo anticipati da numerosi altri segni e, in particolare, dal segno a stella utilizzato da Calzaturificio L.T.M. sas, secondo la disciplina dell’art. 12 cpi; la nullità per difetto di capacità distintiva e per loro registrazione in malafede, considerati i diritti pregressi dei terzi, secondo la disciplina degli artt. 13 e 19 cpi. Peraltro, proprio in ragione del diffuso utilizzo sulle calzature dell’effige a stella, Moda Italia ha chiesto la declaratoria di volgarizzazione dei marchi attorei, con loro conseguente decadenza ai sensi dell’art. 26 cpi.
In ogni caso, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande proposte ai suoi danni, escludendosi la confondibilità, come già evidenziato, ed asserendo che i marchi di controparte sarebbero deboli.
Circa le domande attoree fondate sull’asserita concorrenza sleale, negata, per quanto già detto, la sussistenza della fattispecie imitativa, Moda Italia ha escluso la ricorrenza anche delle ipotesi riconducibili all’art. 2598 nn. 2) e 3) cc, rimarcando come ella avrebbe posto in commercio in ogni caso un numero modestissimo di calzature. Negata, infine, la sussistenza di danno risarcibile, Moda Italia ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di Golden Goose spa.
Ovyè srl, costituendosi in giudizio, in primo luogo ha contestato di fare parte della filiera produttiva e distributiva delle calzature prodotte da Calzaturificio L.T.M. sas e commercializzate da Moda Italia e Cretu Elena, mai avendo offerto in vendita o venduto le sneakers oggetto di lite, come già verificato da parte della Guardia di Finanza nell’operazione di sequestro delle calzature con stella a punta tagliata presso le menzionate altre convenute, salvo precisare che, nel corso del 2017, ella avrebbe posto in produzione, in ventiquattro esemplari, un prototipo di sneakers avente l’effige della stella, realizzata mediante punti traforati, calzature vendute a Cretu Elena, avendo poi cessato l’utilizzo di detta effige, considerato l’insuccesso del modello.
Proprio in riferimento a detta sporadica iniziativa imprenditoriale, Ovyè ha evidenziato che la misura della descrizione, inizialmente richiesta da Golden Goose nei confronti degli altri convenuti sarebbe stata estesa ai suoi danni solo perché presso Cretu Elena sarebbe stata acquisita la rimanenza di magazzino di solo otto scatole delle calzature anni prima realizzate per la medesima rivenditrice. Così la convenuta ha rammentato che, eseguita la descrizione presso di sé, sarebbero state acquisite altre paia di sneakers aventi sulla tomaia la presenza della effigie della stella senza alcuna punta tagliata, calzature estranee alle forniture alle altre convenute.
Ciò premesso, Ovyè srl ha evidenziato che i marchi azionati in giudizio, ivi compreso il marchio comunitario, sarebbero costituiti dalla effige di una stella con la punta superiore mozzata e con la parte terminale della punta inferiore mancante, essendo sempre stato affermato, negli stessi procedenti rammentati a proprio favore da parte attrice, il consistentissimo affollamento del mercato delle calzature aventi come effige una stella, ove la tutela sarebbe stata accordata a Golden Goose proprio con riferimento alle effigi a stella aventi le medesime caratteristiche delle punte superiore ed inferiore tagliate, riconoscendosi carattere distintivo al marchio attoreo solo in riferimento a detta espressione figurativa della stella, differente in tal modo dalle altre stelle utilizzate da altri brand.
Ciò premesso, Ovyè srl ha, in primo luogo, affermato che detto affollamento del settore sarebbe rilevante al fine di qualificare il marchio attoreo come segno debole, come peraltro riconosciuto da plurime decisioni dell’EUIPO, potendo anche minime differenze escludere l’interferenza, interferenza da escludersi in riferimento alle calzature prodotte dalla convenuta medesima. Peraltro, proprio in ragione della banalità ed uso comune della stella come elemento decorativo nel settore delle scarpe, Ovyè ha affermato che l’uso da parte sua di detto elemento non potrebbe costituire contraffazione del segno altrui, non essendo la propria stella utilizzata a fini distintivi, non avendone l’idoneità.
A detta della convenuta, ad escludere l’interferenza, dovendosi valutare la confondibilità secondo il paramento del consumatore medio normalmente attento, concorrerebbe il fatto che sulle proprie calzature sarebbe evidente il marchio “ovyé”.
Sulla scorta di dette considerazioni, la convenuta ha escluso la possibilità di configurare da parte sua alcuna condotta di concorrenza sleale imitativa, neppure potendosi affermare l’appropriazione dei pregi e lo sfruttamento parassitario dell’attività di impresa altrui per il suo uso della comune figura di stella non tagliata alle punte. Ovyè srl ha concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando anche la sussistenza e la quantificazione del danno asseritamente subito da Golden Goose.
A sua volta, Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, originariamente contumace, si è costituita in corso di causa, eccependo, in via preliminare, la nullità o quantomeno l’inutilizzabilità nel giudizio di merito dell’intero procedimento cautelare di descrizione promosso da Golden Goose, con il relativo raccolto materiale probatorio, posto che al decreto emesso inaudita at altera parte, in forza del quale sarebbero stati acquisiti gli elementi di prova della violazione, non avrebbe fatto seguito nel termine perentorio di otto giorni la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, così dovendosi applicare l’art. 669 sexies cpc. Inoltre, la convenuta ha anche evidenziato che il provvedimento cautelare neppure si sarebbe dovuto concedere, in difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, considerato che il difetto di qualsivoglia violazione delle privative altrui era già stato valutato dal Giudice penale, come più volte rammentato, essendo peraltro la nomina dell’ausiliario volta, in modo inammissibilmente esplorativo, ad acquisire le prove dell’illecito, acquisizione della prova preclusa in sede di consulenza tecnica dell’ufficio.
Anche Calzaturificio L.T.M., in via riconvenzionale, ha chiesto la declaratoria di decadenza del marchio attoreo ex art. 26 cpi per intervenuta volgarizzazione, così come ha affermato che ella, per il tramite del proprio sito, mai avrebbe offerto in vendita calzature con il segno attoreo contraffatto, posto che il medesimo non sarebbe stato nella sua libera disponibilità in quanto oggetto di indebita appropriazione da parte di una agenzia di comunicazioni, sito prontamente oscurato, non appena riavuto in disponibilità.
La convenuta ha, infine, negato qualsivoglia sua responsabilità per qualsivoglia illecito allegato da controparte, concludendo per il rigetto delle pretese attoree.
L’attrice ha, in primo luogo, azionato in giudizio quattro marchi registrati, tre in ambito nazionale ed uno comunitario. Il marchio comunitario figurativo n. 13046198, registrato l’1.7.2014, è costituito dall’effige di una stella a cinque punte caratterizzata dal fatto che la parte rivolta verso il basso è tagliata nella parte terminale e dal fatto che la punta rivolta verso l’alto è quasi interamente mozzata (doc. G.1 di fascicolo attoreo). Il marchio nazionale n. 1608974, registrato in data 7.10.2014, è rappresentato come marchio di posizione collocato sulla parte laterale della tomaia di una scarpa tipo sneaker e costituito da una banda che dal collo della scarpa prosegue declinando verso la parte posteriore per poi proseguire, sempre declinando, verso la parte mediana della suola, nonché da una stella a cinque punte con le caratteristiche analoghe a quelle già descritte, ove il taglio della punta superiore è corrispondente alla presenza della banda già descritta e il taglio di quella inferiore è corrispondente alla suola, stella posizionata sulla parte della tomaia più prossima al tallone (doc. n. G.2 fascicolo attoreo). Il marchio nazionale n. 1608973, registrato il 7.10.2014, è anch’esso un marchio di posizione costituito da una stella avente le medesime caratteristiche già descritte, collocata sul lato della tomaia in corrispondenza del collo della sneaker (doc. m. G.3 di fascicolo attoreo). Infine, il marchio figurativo nazionale registrato in data 29.5.2019 è costituito da una stella a cinque punte analoga a quella rappresentata nel marchio figurativo comunitario, con la differenza che nel marchio nazionale la punta rivolta verso il basso non è tagliata (doc. n. 139 di fascicolo attoreo).
In via preliminare, è necessario verificare la fondatezza delle domande di nullità e decadenza sollevate tempestivamente dalle parti, dovendosi rilevare che Calzaturificio L.T.M. sas si è costituita tardivamente, ovvero ormai preclusa la possibilità di proporre, a sua volta, domande riconvenzionali o eccezioni di nullità o decadenza dei marchi attorei, considerando che le nullità e le decadenze oggetto di giudizio non sono rilevabili d’ufficio.
Conseguentemente debbono essere esaminate esclusivamente le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Moda Italia srl che, in primo luogo e come già accennato, ha chiesto la declaratoria di nullità dei marchi Golden Goose per difetto di loro novità, essendo anticipati da numerosi altri segni di terzi e, in particolare, dal segno a stella utilizzato da Calzaturificio L.T.M. sas, secondo la disciplina dell’art. 12 cpi, sostanzialmente corrispondente, per il marchio figurativo comunitario azionato in giudizio, a quanto prevede l’art. 8 Reg. UE n. 1001/2017 in tema di impedimenti relativi alla registrazione.
In argomento, è sufficiente evidenziare che l’unico soggetto legittimato a far valere la nullità della registrazione per difetto di novità è il titolare del diritto anteriore, secondo quanto previsto dall’art. 122 comma 2 D.Lgs. n. 30/2005, applicabile anche l’azione riconvenzionale di nullità del marchio comunitario in forza di quanto previsto dall’art. 129 comma 3 Reg. UE n. 1001/2017 e per quanto si desume dal già citato art. 8 del medesimo regolamento, secondo cui il marchio è escluso dalla registrazione a seguito dell’opposizione del titolare del diritto anteriore, con la conseguenza che non può essere pronunciata la declaratoria di nullità delle registrazioni dei marchi fatti valere in giudizio da Golden Goose per difetto di novità, essendo stata la domanda proposta da soggetto non legittimato e che non rivendica la titolarità di diritti anteriori in conflitto.
Neppure detta legittimazione può reputarsi fondata sul fatto che Moda Italia, in quanto facente parte della filiera distributiva ed avente causa dei prodotti di Calzaturificio L.T.M. sarebbe legittimata ad opporre il preuso del marchio a stella in titolarità di quest’ultima. In effetti, detta legittimazione non può affermarsi per il fatto che il semplice acquisto dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore in titolarità dell’alienante non comporta alcuna attribuzione di diritti sul segno, diversamente dal caso in cui il marchio fosse dato in licenza.
Come visto, Moda Italia, a ciò certamente legittimata, fa valere la nullità dei marchi attorei anche sotto il profilo dell’asserito difetto di loro capacità distintiva, secondo quanto previsto dall’art. 13 D.lgs. n. 30/2005, a cui deve aggiungersi la disciplina di cui all’art. 7 Reg. UE n. 1001/2017, in tema di impedimenti assoluti alla registrazione. Il rilievo in questione non è mosso in ragione del fatto che i segni attorei avrebbero carattere descrittivo del prodotto contrassegnato, bensì in considerazione del fatto che la figura della stella sarebbe utilizzata in modo diffuso nel settore delle calzature, ancora prima della registrazione dei marchi attorei, come espressione sostanzialmente ornamentale e non percepita come marchio. In altre parole, la foggia a stella difetterebbe di capacità distintiva in quanto consisterebbe esclusivamente in un segno divenuto di uso comune nel commercio di settore percepito dal consumatore medio di riferimento come elemento ornamentale della calzatura.
Ovviamente, a fronte della presunzione di validità del marchio registrato, l’onere di dare la prova del difetto della capacità distintiva del segno è a carico di chi contesti la validità, prova che, nel caso di specie, consiste nell’accertamento della concreta diffusione della stella come semplice ornamento della calzatura ancora prima del deposito delle domande di registrazione dei marchi per cui è causa.
In argomento, Moda Italia ritiene di dare contezza della sua difesa in ragione delle risultanze delle prove orali assunte in sede penale e già rammentate. In primo luogo, è prodotto il verbale della deposizione del teste Paolo Franchi, già agente di commercio per calzaturificio L.T.M. il quale ha affermato che la sua mandante, già dal 2010/2011, aveva posto in commercio calzature con apposta l’effige di una stella. Ovviamente detta deposizione testimoniale, al di là della questione relativa alla concreta forma di detta stella che dalle dichiarazioni del teste non si comprende, non è in alcun modo idonea a dare riprova del fatto che la stella fosse un segno percepito dal consumatore medio quale semplice ornamento della calzatura, in ragione dell’ampia diffusione dell’uso di detta effige. Analogamente è priva di rilievo la deposizione resa, sempre in sede penale, dal teste Lioni Enrico, anch’egli operante nel settore del commercio di calzature, il quale ha affermato come già dal 2010/2011 erano presenti sul mercato calzature recanti l’effige della stella. La deposizione in punto è talmente generica, non essendo dato capire il grado di diffusione dell’effige in questione nel mercato calzaturiero e le ditte produttrici, che non è in alcun modo possibile verificare se i marchi figurativi e di posizione dell’attrice non potessero essere registrati in quanto segni di uso comune percepiti dal consumatore medio come semplici ornamenti della calzatura. Peraltro, nella presente sede non può in alcun modo essere valorizzata la deposizione di detto testimone nella parte in cui è affermato che la stella sarebbe stata usata come mero abbellimento delle calzature, essendo dette affermazioni evidente espressione di un inammissibile giudizio rispetto alla domanda posta se secondo il teste dette stelle fossero usate per copiare i segni distintivi della parte offesa, quasi a voler significare che l’utenza acquistasse il prodotto non in ragione del messaggio comunicato dalla stella quale segno distintivo, ma semplicemente perché attratta dall’effige intesa come elemento decorativo della calzatura.
Va aggiunto che le prove orali richieste in tema dalle parti convenute e reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, vanno considerate, così come articolate, irrilevanti, generiche o inammissibilmente valutative.
Peraltro, in forza del principio dell’acquisizione, assume rilevanza esaminare i documenti prodotti dalla convenuta Ovyè (docc. nn. 13b e 19), in quanto comunque parte integrante del materiale probatorio disponibile e prodotto tempestivamente in atti, anche se dalla convenuta che non ha sollevato questioni circa la validità dei marchi azionati in giudizio. Detti documenti rappresenterebbero la prova della presenza di numerosi produttori di scarpe sneakers che recherebbero l’effige della stella posizionata sulla parte laterale della tomaia (scarpe Lamberjack; Adidas – collezione Stan Smith; Ebello; Tony Wild; Glik’s; John Lewis; Fashiter; Chicco; Innerternet; Civico 38; et cetera), tuttavia, da tali documenti non è in alcun modo possibile risalire all’epoca della commercializzazione, anche a mezzo internet dei modelli di calzatura in discussione, ovvero se anteriori alla registrazione dei marchi azionati in giudizio (doc. n. 13b), così come risulta che i modelli di calzatura sarebbero stati presenti sul mercato a mezzo web a far data dal 2016 ed a seguire, ovvero successivamente ai primi tre marchi registrati dell’attrice, e in molti casi anche successivamente alla registrazione del quarto marchio.
Dette considerazioni appaiono dirimenti al fine di escludere che posa reputarsi provato che il marchio a stella sarebbe stato registrato in difetto del carattere di distintività oggetto di contestazione, anche a prescindere dall’esame se l’effige e la posizione delle stelle delle calzature sinora menzionate siano o meno comparabili alla stella “Golden Goose”.
In ogni caso, deve evidenziarsi che “la generica figura di una stella non può costituire parametro di valutazione del carattere distintivo del segno Golden Goose”, essendo i marchi registrati caratterizzati, non solo dalla peculiare conformazione “deformata” della stessa con le punte tagliate, ma anche dalla posizione dell’effige, elementi capaci, quindi, di ricondurre il prodotto contrassegnato alla sua origine imprenditoriale.
Ebbene, detta capacità distintiva del segno si è sicuramente affermata in ragione dell’uso inteso che del marchio è stato fatto dalla sua titolare, anche successivamente alla sua registrazione. Assume particolare rilevanza la copiosa produzione documentale effettuata da parte attrice (docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 17, 20, 24 e 25) da cui risulta l’intensissimo utilizzo del marchio, in particolare del marchio di posizione n. 1608973, mediante sua rappresentazione a scopi pubblicitari in numerosissime riviste e pubblicazioni, non solo di moda, ma anche generaliste, come ad esempio La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Panorama, Grazia, Il Giornale, a diffusione, non solo nazionale ma anche comunitaria, a partire dal 2010 e con progressiva intensificazione nel 2013 ed a seguire.
Non può, dunque, in alcun modo affermarsi che i segni oggetto di causa difettino di capacità distintiva, capacità riaffermata dall’uso inteso del segno che ha progressivamente rafforzato la sua idoneità di ricondursi alla propria origine imprenditoriale Golden Goose a cui la stella è sempre associata, anche nelle pubblicazioni rammentante.
L’intenso utilizzo dell’effige a stella posizionata sulla parte laterale della tomaia delle calzature è poi riconfermato dal fatto, attestato dall’attrice, che esso risulta anche esposto sulle calzature utilizzate da note personalità dello spettacolo, nonchè dal fatto che il segno di posizione “Golden Goose” appare nel videoclip della pop star britannica Noel Gallagher, già front man degli storici Oasis, diffuso su Youtube fin dal 2012 con visualizzazioni di circa quattro milioni di utenti (vedasi memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc).
Detti elementi fanno ritenere che il segno in questione, non solo non può reputarsi marchio debole, ma vieppiù deve reputarsi marchio notorio o rinomato.
Neppure può affermarsi che i marchi attorei siano stati registrati in malafede, con conseguente loro nullità, non essendo precisato da parte di Moda Italia quali specifici diritti altrui e di quali titolari siano stati scientemente lesi dall’attrice al momento del deposito delle domande di registrazione.
Quanto alla pretesa decadenza, l’art. 26 cpi prevede che il marchio si volgarizzi ai sensi dell’art. 13 comma 4, decadenza analogamente prevista per i marchi comunitari dall’art. 58 comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1001/2017, secondo cui il marchio decade se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato, così perdendo la sua originaria capacità distintiva.
Nel caso di specie, va osservato che la convenuta Moda Italia, pur invocando la decadenza per volgarizzazione, non ha precisato esattamente se i marchi attorei siano decaduti per l’inattività della titolare o per la sua attività, così divenendo segni abituali nel commercio, perdendo la loro capacità distintiva. In ogni caso e per quanto già motivato in precedenza, circa l’uso intenso che del marchio è stato fatto da Golden Goose e tale da ricondurre alla origine imprenditoriale del prodotto la stella “deformata” con le punte tagliate posizionata sulla tomaia delle scarpe, va recisamente escluso che i marchi attorei abbiano perduto la loro capacità distintiva successivamente la registrazione, non potendosi sottacere, peraltro, la varie iniziative giudiziali ed amministrative promosse dall’attrice per tutelare i segni in questione da possibili contraffazioni o violazioni, così come attestato in atti.
Riaffermata la piena validità e tutelabilità dei marchi azionati in giudizio, va esaminata la questione inerente alla allegata contraffazione addebitata alle parti convenute.
La prova del coinvolgimento delle convenute nelle asserite condotte contraffattive emerge, in primo luogo, dagli esiti della descrizione disposta ante causam e di cui Calzaturificio L.T.M. invoca la nullità o l’inutilizzabilità nel presente giudizio di cognizione, posto che al decreto emesso inaudita at altera parte, in forza del quale sarebbero stati acquisiti gli elementi di prova della violazione, non avrebbe fatto seguito nel termine perentorio di otto giorni la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, così dovendosi applicare l’art. 669 sexies cpc. Il fascicolo della descrizione è stato ritualmente oggetto di acquisizione nella presente sede contenziosa ed il materiale acquisito anche oggetto di provvedimento di desecretazione. Che detto materiale probatorio possa certamente essere utilizzato ai fini del giudizio consegue dal fatto che è infondata la difesa mossa dalla convenuta Calzaturificio L.T.M. sas, proposta già in sede di conferma del decreto descrittivo e odiernamente reiterata. In effetti, l’art. 129 comma 4 cpi, prevede l’applicabilità al procedimento di descrizione delle norme contenute nel libro IV, titolo I del codice di procedura civile, in tanto in quanto risultino compatibili con le misure speciali previste per la tutela della proprietà industriale, evidenziandosi che l’istituto della descrizione è strumento sui generis non propriamente assimilabile ad alcuna delle cautele di diritto comune, nonché dovendosi rimarcare che la fruttuosità della misura dipende dal fatto che essa venga, non solo disposta, ma anche eseguita a sorpresa presso l’asserito contraffattore che, diversamente, avrebbe l’agevole possibilità di sottrarre o occultare la prova della violazione della privativa altrui.
Ebbene, il termine previsto dall’art. 669 sexies cpc per la notifica del decreto emesso inaudita et altera parte non risulta compatibile che le esigenze indicate. Infatti, l’effetto a sorpresa della disposta descrizione sarebbe vanificato ove le operazioni descrittive fossero precedute dalla notificazione del decreto autorizzativo nel termine indicato, considerato che le operazioni in questione sono del tutto peculiari richiedendo, non solo l’intervento dell’ufficiale giudiziario competente per territorio, ma anche l’intervento dell’ausiliario descrittore nominato con il decreto, con conseguenti problematiche di carattere organizzativo, aggravate, come nel caso di specie, ove dette operazioni debbano svolgersi presso soggetti e luoghi diversi. La previsione del termine ristretto di otto giorni per la notificazione del decreto, secondo il disposto dell’art. 669 sexies cpc, è incompatibile con l’esigenza di attuare la descrizione prima che la notificazione pervenga al contraffattore, essendo così pienamente giustificata la deroga prevista dall’art. 129 comma 4 cpi applicata dal Giudice che ha emesso il decreto inaudita et altera parte.
Quanto, poi, all’affermata inammissibile esploratività del rimedio disposto dal Giudice della cautela, si osserva che l’acquisizione della prova della violazione della privativa, oltre che della prova della entità di essa, sono l’oggetto tipico della misura che può essere disposta anche per il solo ragionevole sospetto della violazione, violazione che appunto l’attuazione della descrizione ha potuto riscontrare.
Ora, il rimedio descrittivo è stato eseguito sia presso Calzaturificio L.T.M. in Barletta, sia presso Moda Italia in Noventa Padovana, sia presso Elena Cretu in Mestre, sia presso Ovyè in Bologna, a seguito di estensione del rimedio anche nei confronti di quest’ultima.
Dal verbale di descrizione presso Moda Italia del 28.6.2019 risulta che la convenuta è una mera impresa commerciale che si è rifornita da Calzaturificio L.T.M. (sono state reperite 32 fatture di acquisto dal ridetto produttore, unico fornitore della calzature oggetto di descrizione recanti la stella sulla tomaia), merce tuttavia a sua volta rivenduta e non reperita presso la stessa. A sua volta, la convenuta Moda Italia, nelle proprie difese non ha mai contestato che la merce acquistata da Calzaturificio L.T.M. e poi rivenduta sia corrispondente alle calzature che si assumono contraffatte e ritrovate presso la sua fornitrice.
In effetti, dal verbale di descrizione del 21.6.2019 presso Calzaturificio L.T.M. emerge che sono state rinvenute n. 29 paia di scarpe in magazzino n. 30 paia di calzature in zona produzione ed una dozzina di tomaie. Di dette calzature è stata acquisita in sede descrittiva riproduzione fotografica. Tutte le calzature in questione sono tipo sneakers e recano sulla parte laterale della tomaia l’effige della stella a cinque punte, sia nella versione delle punte superiore ed inferiore tagliate, sia nella versione della stella con la sola punta superiore tagliata, sia nella versione della stella collocata sulla tomaia senza punte tagliate e la cui punta superiore si estende sopra il riporto su cui sono alloggiati i fori per il lacci, sia in una ultima versione ovvero con una effige in cui si notano esclusivamente delle punte inferiori.
Quanto alla posizione di Cretu Elena, rimasta contumace, va subito evidenziato che a seguito di descrizione presso la medesima, in Mestre, non sono state reperite sneakers di produzione Calzaturificio L.T.M. Tuttavia, dal verbale 3.7.2019, risulta che la stessa convenuta ha dichiarato di avere acquistato fino al novembre del 2016 calzature dalla sua fornitrice Moda Italia srl la quale, per sua asserzione, si è rifornita dalla produttrice Calzaturificio L.T.M., calzature peraltro in parte oggetto del sequestro penale a cui si è fatto cenno. Ebbene, in atti dette calzature oggetto di sequestro risultano riprodotte in immagine dalla stessa convenuta Moda Italia (doc. n. 10 di fascicolo di parte convenuta), fotografie che rappresentano delle sneakers recanti sulla tomaia l’effige della stella a cinque punte con le punte superiore e inferiore tagliate, oltre che senza taglio della punta inferiore.
Infine, deve evidenziarsi che dal verbale delle operazioni di descrizione eseguite presso Cretu Elena emerge che la stessa ha acquistato altre sneakers dalla fornitrice Ovyè srl, le cui immagini sono state oggetto di acquisizione tanto che la descrizione è stata estesa nei confronti di quest’ultima. Dette calzature descritte presso Elena Cretu sono caratterizzate dalla presenza di una stella a cinque punte applicata sulla tomaia della calzatura senza punte tagliate e la cui punta superiore si estende sopra il riporto su cui sono alloggiati i fori per il lacci, nonché caratterizzate dalla presenza di una stella a cinque punte, con le punte superiore ed inferiore tagliate, realizzata traforando a punti la tomaia
Per quanto motivato, la filiera delle sneakers sinora descritte vede Calzaturificio L.T.M. quale prima fornitrice, Moda Italia quale prima acquirente, a sua volta fornitrice di Cretu Elena.
A detta filiera è estranea Ovyè srl la quale risulta, invece, avere fornito altre sneakers a Cretu Elena, calzature caratterizzate dalla presenza di una stella a cinque punte applicata sulla tomaia della calzatura senza punte tagliate e la cui punta superiore si estende sopra il riporto su cui sono alloggiati i fori per il lacci, già descritte presso la stessa Cretu, oltre che l’affermata limitata fornitura di calzature recanti la stella a punti traforati.
Passando a considerare la questione dell’interferenza con i marchi attorei da parte dei segni presenti sulle sneakers sinora descritte e reperite presso le imprese convenute, si deve premettere che la tutela apprestata dai segni registrati afferisce non ad una “generica” effige di stella genericamente posizionata sulla tomaia della scarpa, ma alla stella “deformata” secondo la conformazione rappresentata dai marchi registrati e secondo la posizione di detta effige sulla parte laterale della tomaia della scarpa.
Conseguentemente, il giudizio di contraffazione andrà condotto, secondo i consueti parametri di giudizio, tra i segni così come registrati ed i segni apposti sulle scarpe in asserita contraffazione.
Ebbene, i canoni usuali di valutazione a cui si è fatto cenno sono sostanzialmente costituiti dal fatto che l’esame dell’interferenza tra segni deve essere fatto considerando in termini globali le caratteristiche dei segni stessi; dal fatto che il giudizio di confondibilità deve essere svolto secondo il parametro del consumatore medio del settore ed in prospettiva diacronica, il consumatore medio non avendo occasione di confrontare contemporaneamente i segni; dal fatto che la minore somiglianza tra i segni può essere compensata dalla forte affinità ovvero identità dei prodotti contrassegnati e viceversa (principio della interdipendenza dei fattori pertinenti); dal fatto che la comparazione va condotta secondo la simile espressione fonetica, letterale e concettuale dei segni (trattandosi di marchi figurativi e di posizione, la valutazione di interferenza andrà fatta in ragione della similitudine visiva e del messaggio concettuale che i segni trasmettono al consumatore medio).
Si deve aggiungere, considerato che la questione è stata sottoposta all’attenzione del Giudice, che il giudizio di confondibilità è, poi, condizionato dal gradiente di capacità distintiva del segno asseritamente contraffatto, posto che per evitare l’interferenza con il marchio avente capacità distintiva forte sarà necessaria maggiore differenziazione da esso, essendo sufficienti elementi di differenziazione minori nel caso di segno distintivo debole. È opportuno precisare che il segno si qualifica come forte o debole, in rapporto alla sua capacità distintiva, per cui è forte il marchio che non ha alcuna attinenza descrittiva del prodotto mentre è debole il segno che più si avvicina al prodotto contrassegnato in termini descrittivi. Nel caso che occupa e ribadendo che i marchi Golden Goose non sono una generica effige di stella, deve ritenersi che essi, in quanto tali, non evocano il prodotto contrassegnato e sue qualità, dovendosi peraltro considerare che la loro capacità distintiva è stata nel tempo secondarizzata in termini rafforzativi, in ragione dell’uso intenso che la titolare ha fatto del segno. Sicuramente, non può dirsi che i marchi azionati in giudizio siano segni distintivi deboli, dovendosi anzi riaffermare, per quanto già detto, che il marchio “Golden Goose” può anche considerarsi notorio o rinomato, potendo sussistere la sua violazione anche nei casi di contraffazione non confusoria, tale da comportare un agganciamento alla notorietà del segno.
In primo luogo, deve affermarsi l’indebita interferenza con marchi attorei dell’effige a stella a cinque punte, con punte superiore ed inferiore tagliate, reperite presso Calzaturificio L.T.M., acquistate da Moda Italia srl e vendute anche a Cretu Elena, per quanto già detto. In effetti, il segno a stella di dette calzature ha la medesima posizione e conformazione della stella “deformata” del marchio nazionale di parte attrice n. 1608973, oltre che la stessa conformazione del marchio comunitario di parte attrice n. 13046198.
Analogamente deve affermarsi l’interferenza del segno a stella posizionato sulla tomaia delle sneakers nella versione della stella deformata a cinque punte, con la sola punta superiore tagliata, essendo elemento scarsamente differenziante la presenza della punta inferiore integra, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti di valutazione è già considerati.
Quanto al segno della stella senza punte tagliate e la cui punta superiore si estende sopra il riporto su cui sono alloggiati i fori per i lacci, la contraffazione deve essere affermata in ragione della tutela apprestata all’ordinamento per i marchi notori o rinomati.
Predendo in considerazione detta ultima versione dell’effige delle sneakers in contraffazione, che maggiormente si allontana dai marchi di Golden Goose già citati, e comparando i segni a confronto, dal punto di vista visivo può dirsi che essi presentano un grado di somiglianza medio, posto che, il consumatore normalmente avveduto è in grado di riconoscere nell’effige “Golden Goose” una stella a cinque punte, pur se due di esse sono tagliate in modo più o meno evidente, così come certamente riconosce nell’effige delle sneakers in contraffazione una stella a cinque punte. Peraltro, essendo il marchio attoreo un segno di posizione, assume rilevanza anche la collocazione del marchio sul prodotto. Così, sempre dal punto di vista visivo ed a conferma della somiglianza tra i segni, la posizione della stella nelle calzature oggetto di giudizio è la stessa della stella rivendicata nel marchio attoreo, così come è la stessa l’inclinazione della stella che segue il collo della tomaia della scarpa. Anche il confronto concettuale tra i segni, poi, conduce ad affermare un grado di somiglianza medio.
Peraltro, tenuto conto che il marchio Golden Goose è da reputarsi marchio notorio, assumere rilevanza il fatto che esso è tutelato anche senza che si verifichi un rischio di confusione, dovendosi affermare la violazione per il semplice fatto che l’utilizzo del segno, senza giusto motivo, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, di modo che sulla base di quanto sinora motivato ben può affermarsi che l’uso della stella senza punte tagliate evochi la rinomanza del marchio “Golden Goose”, consentendo al contraffattore di trarne indebito vantaggio sul mercato di riferimento.
Di detta violazione debbono reputarsi responsabili, ancora una volta, Calzaturificio L.T.M., Moda Italia e Cretu Elena, per quanto già in precedenza evidenziato.
Di converso, l’interferenza deve essere esclusa in riferimento all’effige riportata sulle sneakers in asserita contraffazione e costituita da una forma in cui si notano esclusivamente delle punte inferiori. Detta effige non ricorda affatto nel consumatore medio la figura della stella “Golden Goose”.Venendo ad esaminare le domande rivolte nei confronti di Ovyè srl, pur essendo emerso che la stessa sia estranea alla filiera riconducibile a Calzaturificio L.T.M., va rammentato che a seguito dell’attuazione della descrizione presso detta convenuta sono state reperite sneakers che sulla tomaia della scarpa recano la stella a cinque punte avente le medesime caratteristiche di quelle reperite presso le altre convenute, ovvero la stella senza punte tagliate e la cui punta superiore si estende sopra il riporto su cui sono alloggiati i fori per il lacci. Per quanto già detto, dunque, anche Ovyè deve reputarsi responsabile di contraffazione del marchio attoreo.
Come accennato dalla stessa convenuta, la descrizione eseguita presso Cretu Elena ha messo in evidenza la presenza presso la medesima di calzature Ovyè, per un numero ridotto, che recano sulla tomaia l’effige di una stella realizzata punzonando la tomaia e che ha la stessa conformazione e posizione della stella di cui al marchio n. 1608973 e che la convenuta afferma essere rimanenza di un tentativo non riuscito di lancio di nuovo modello. Anche in questo caso non può negarsi l’interferenza per i motivi già affermati, non essendo dirimente al fine di escludere la contraffazione il fatto che la stella sia realizzata con punti traforati sulla tomaia della sneaker.
Infine, non possono reputarsi fondate le difese variamente proposte dalle convenute secondo cui l’interferenza tra i segni dovrebbe essere esclusa in quanto le calzature Golden Goose non sarebbero confondibili posto che esse recherebbero sulla linguetta e sulla suola l’acronimo GGDB (Golden Goose Deluxe Brand), ovvero per il fatto che le calzature Ovyè recherebbero il segno distintivo della stessa produttrice, ovvero per il fatto che la stella apposta sulle sneakers in contraffazione avrebbero mero significato ornamentale e non distintivo, ovvero ancora perché le calzature in contraffazione sarebbero vendute a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelle di parte attrice.
In effetti, al fine di escludere l’interferenza non rileva il fatto che la stella nelle sneakers in contraffazione, secondo l’intenzione della produttrice, sia stata apposta per intenti non distintivi, posto che la sua presenza oggettivamente connota in modo più che evidente le calzature di un elemento che l’attrice rivendica come proprio marchio.
Quanto alla presenza di altri elementi distintivi sulle calzature, deve semplicemente notarsi che la stella “Golden Goose”, è percepibile in modo immediato ed evidente sulle sneakers in contraffazione, finendo per associare il prodotto contraffatto con la titolare dei marchi, essendo gli altri segni menzionati del tutto recessivi.
Infine, il fatto che il prezzo delle Golden Goose sia nettamente superiore non esclude in alcun modo il fenomeno contraffattivo della post sale confusion.
Vanno, poi, considerate le domande volte ad accertare che le imprese convenute sarebbero responsabili per concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 nn. 1) 2) e 3) cc, avendo collocato sul mercato sneakers che, non solo recherebbero i segni contraffatti, ma anche riprenderebbero gli elementi stilistici e di forma delle sneakers Golden Goose.
Se può essere affermata la concorrenza sleale imitativa del segno attoreo, per quanto già argomentato anche circa l’uso che Golden Goose spa ha fatto di esso, diverse sono le considerazioni da fare in riferimento alla concorrenza sleale imitativa, per appropriazione di pregi e parassitaria affermata per il fatto che le convenute avrebbero posto sul mercato sneakers che riprenderebbero gli elementi stilistici di quelle attoree, con riferimento alla sagoma/modello, agli abbinamenti di materiali e colori, ai trattamenti vintage di lacci, suole e punta, agli interni in pelle e spugna.
Per la verità, parte attrice, nel proprio atto introduttivo del giudizio, non trovando le allegazioni in questione migliore integrazione negli scritti assertivi di cui all’art. 183 comma 6 n. 1) cpc, si è limitata ad affermare la violazione delle regole della leale concorrenza in riferimento a due modelli di proprie scarpe, asserendo per il primo la concorrenza sleale posta in essere da parte di due sneakers prodotte da Calzaturificio L.T.M., nonché per il secondo la concorrenza sleale da parte di una calzatura di produzione Ovyè e commerciata da Cretu Elena (pagg. 16 e 17 dell’atto di citazione).
Essendo queste le allegazioni assertive fondanti la domanda attorea, va subito esclusa la ricorrenza della concorrenza sleale per appropriazione di pregi che si concreta nella diversa ipotesi in cui l’imprenditore, in comunicazioni rivolte al mercato, affermi come proprie le attività o i prodotti altrui con i relativi pregi.
Quanto all’imitazione servile, deve affermarsi che le sneakers di parti convenute, così come rappresentate in atto di citazione riprendono il caratteri formali delle sneakers Goolden Goose quanto a conformazione delle calzature, inserti e la stessa stella di cui sinora si è discusso, essendo le caratteristiche Goolden Goose elementi distintivi delle fattezze delle stesse in grado di ricondurre il prodotto al suo produttore.
Riconosciuta la concorrenza sleale imitativa, la domanda ex art 2598 n. 3) cc rimane assorbita.
In definitiva, deve dichiararsi che le convenute Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, Moda Italia srl, Ovyè srl e Cretu Elena sono responsabili della violazione dei marchi di Golden Goose spa secondo quanto già precisato, oltre che di imitazione servile dei medesimi, nonché responsabili di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) cc, in riferimento alle fattezze delle calzature attoree indicate in atto di citazione.
Conseguentemente, le convenute vanno condannate a cessare e, comunque, a non reiterare le condotte di contraffazione dei marchi attorei e di concorrenza sleale, secondo quanto motivato, ovvero a cessare e non reiterare le condotte di commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione, in qualsivoglia modo o forma, delle calzature recanti i segni descritti in motivazione, e delle calzature imitative di cui si è detto, dovendosi altresì condannare le medesime a ritirare dal mercato le calzature dalle stesse immesse sul mercato che rechino detti segni in contraffazione ed il relativo materiale pubblicitario, secondo quanto già motivato, entro il termine di giorni 150 dalla pubblicazione della presente sentenza. Vista la domanda di parte attrice, dette calzature e materiale pubblicitario vanno assegnati in proprietà di Golden Goose spa. Infine, visto il valore medio delle calzature attoree, deve fissarsi idonea penale dissuasiva a carico delle convenute e per l’importo di euro 250,00.= per ogni paio di calzature di cui si è detto che dovessero essere commercializzate, offerte in vendita o pubblicizzate, in qualsiasi modo e forma, in violazione della inibitoria, nonché di euro 100,00.= per ogni giorno di ritardo nell’esatto adempimento della condanna di ritiro dal mercato.
La causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione sulle ulteriori domande di risarcimento dei danni e pubblicazione dell’emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta le domande di nullità e decadenza dei marchi attorei proposte in giudizio, secondo quanto indicato in parte motiva;
2. dichiara le convenute Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, Moda Italia srl, Ovyè srl e Cretu Elena responsabili della violazione dei marchi dell’attrice Golden Goose spa secondo quanto indicato in parte motiva, nonché responsabili di imitazione servile dei medesimi marchi, oltre che responsabili di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1) cc, in riferimento alle fattezze delle calzature attoree indicate in atto di citazione;
3. condanna le convenute Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, Moda Italia srl, Ovyè srl e Cretu Elena a cessare e, comunque, a non reiterare le condotte di contraffazione dei marchi attorei e di concorrenza imitativa, secondo quanto indicato in parte motiva, ovvero a cessare e non reiterare le condotte di commercializzazione, offerta in vendita e pubblicizzazione, in qualsivoglia modo o forma, delle calzature recanti i segni descritti in motivazione e delle calzature imitative delle fattezza di quelle attoree, secondo quanto indicato in parte motiva;
4. condanna le convenute Calzaturificio L.T.M. di Piazzolla Francesca & C. sas, Moda Italia srl, Ovyè srl e Cretu Elena a ritirare dal mercato le calzature dalle medesime immesse sul mercato e che rechino detti segni in contraffazione ed il relativo materiale pubblicitario, secondo quanto indicato in parte motiva, entro il termine di giorni 150 dalla pubblicazione della presente sentenza;
5. assegna dette calzature e materiale pubblicitario in proprietà di Golden Goose spa;
6. fissa penale a carico delle convenute per l’importo di euro 250,00.= per ogni paio di calzature di cui si è detto che dovessero essere commercializzate, offerte in vendita o pubblicizzate, in qualsiasi modo e forma, in violazione della inibitoria che precede, nonché di euro 100,00.= per ogni giorno di ritardo nell’esatto adempimento della condanna di ritiro dal mercato che precede;
7. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo giudizio di merito.
Venezia, 18 ottobre 2023
Il Presidente
Dr.ssa Lina Tosi
Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni