Tribunale Torino 13/05/2025 [Brevetti per invenzione - Brevetto europeo denominato “Insert of metallic material to be installed in thermoplastic and thermosetting materials” - Contraffazione di brevetto - Concorrenza sleale]

Brevetti per invenzione - Brevetto europeo denominato “Insert of metallic material to be installed in thermoplastic and thermosetting materials” - Domanda per accertare e dichiarare che la produzione e/o commercializzazione da parte della convenuta di inserti metallici costituisce contraffazione del brevetto europeo attoreo nonché atto di concorrenza sleale - Eccepito dalla convenuta che la contraffazione sarebbe stata “inconsapevole” essendo stata la lavorazione degli inserti oggetto di causa suddivisa in due fasi, una progettuale, di competenza della convenuta stessa, e una esecutiva di competenza di soggetto terzo - Accoglimento del ricorso - Esclusa la sussistenza di un'ipotesi di contraffazione inconsapevole - Presunzione di colpa derivante dall’avvenuta commercializzazione dei prodotti - Validità del brevetto - Accertamento Tecnico Preventivo.

 

SENTENZA

n. 2311/2025 pubbl. 13/05/2025

(Presidente: dott. Ludovico Sburlati - Relatore: dott. Alberto La Manna)

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4173/2023 promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell’avv. CAPORALE MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLINI, 22, TORINO, presso il difensore avv. CAPORALE MARCO

ATTORE


contro

CP_1, con il patrocinio dell’avv. BALDASSARRE PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA MOROSINI, 18 10128 TORINO presso il difensore avv. BALDASSARRE PAOLA

CONVENUTO


Oggetto: contraffazione brevetto e risarcimento danni.


CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo ex artt. 696 bis e 693 cpc e 128 Cpi del Tribunale di Torino, sez. I civile RG 21584 – 2020, Giudice dott. Sburlati, tra le parti Parte_2 CP_1

- Accertate e dichiarare che la produzione e/o commercializzazione da parte della convenuta degli inserti metallici per cui è causa costituisce contraffazione del Brevetto Europeo n. EP 2 314 891 B1 della Parte_3, nonché atto di concorrenza sleale a più diversi titoli e illecito civile;
- Inibire la convenuta dalla prosecuzione dell’illecito, imponendo una penale di euro 1.000,00= per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inibitoria e di euro 1.000,00= per ogni atto compiuto in violazione dell’emananda inibitoria, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno;
- Ordinare la pubblicazione della sentenza a cura dell’attrice e a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sui seguenti quotidiani: “La Stampa” e “Il Corriere della Sera”;
- Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall’attrice da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 125 C.p.i. nella misura che verrà quantificata in corso di causa o che emergerà dalle risultanze processuali e dalle presunzioni che ne deriveranno, o in subordine in via equitativa;
- Condannare la convenuta, in alternativa, al risarcimento del lucro cessante, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione degli inserti metallici per cui è causa;
- Con vittoria di spese, competenze di causa, anche per la fase relativa all’Accertamento Tecnico
Preventivo;
In Via Istruttoria: omissis


Per parte convenuta
In via istruttoria: omissis


Nel merito
Respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa

Accertarsi la responsabilità aggravata di Favatà ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, ove occorra in via riconvenzionale, dichiararsi tenuta e condannarsi quest’ultima società al risarcimento dei danni a favore di Contr nella misura che verrà determinata da codesto Ill.mo Tribunale in corso di causa

In via riconvenzionale e salvo gravame

Accertare e dichiarare la nullità della frazione italiana del brevetto EP2314891B1 per i motivi di cui in narrativa, ossia, per carenza dei requisiti di brevettabilità In via subordinata riconvenzionale e salvo gravame

Nella denegata e non creduta ipotesi di totale o parziale accoglimento delle domande avversarie sul presupposto della validità del brevetto per cui è vertenza e della sussistenza di contraffazione da parte di Contr accertare e dichiarare che trattasi di contraffazione inconsapevole e, per l’effetto, liquidare i danni in via equitativa

In ogni caso

Con vittoria di ogni spesa di lite relativa ad ogni fase e grado di giudizio

Si dichiara la mancata accettazione del contraddittorio sulle domande eventualmente nuove ed eccezioni formulate ex adverso per la prima volta in questa sede.


Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


I fatti oggetto di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.2.2023 la Parte_1 conveniva in giudizio la CP_1 riferendo di operare nel settore della torneria automatica di precisione e di essere titolare del brevetto europeo n. EP2314891 denominato “Insert of metallic material to be installed in thermoplastic and thermosetting materials”; che il 12 marzo 2020 copia del brevetto veniva notificato alla CP_1 con la diffida a porre in essere condotte lesive dello stesso; che dopo uno scambio di corrispondenza e la consegna dei campioni degli inserti contestati, veniva verificata l’interferenza degli stessi con il brevetto europeo della Pt_3 .

Precisava, in particolare, che il brevetto constava di una rivendicazione indipendente e 6 rivendicazioni dipendenti e sottolineava che le gole circonferenziali dei campioni forniti dalla Contr presentavano pareti coniche come quelle di cui alla rivendicazione indipendente del brevetto.

Riferiva, ancora, che, alla luce di tali risultanze la Pt_3 introduceva un giudizio di accertamento tecnico sui campioni degli inserti della CP_1 nel quale veniva nominato CTU l’ing. Per_1 che accertava la validità del brevetto attoreo nonché la contraffazione degli inserti metallici della CP_1 con il brevetto medesimo; che, a seguito di tale consulenza, veniva altresì disposta CTU contabile che accertava spese affrontate per fare fronte alla contraffazione pari ad € 14.906,23 cui andavano aggiunte le spese della CTU tecnica e di quella contabile cui andavano aggiunti gli importi di € 37.362,49 per le conseguenze negative derivanti dall’illecito riferito alla componente CH10 ed € 5.331,38 riferito alla componente CH 17.5 per un totale complessivo di € 73.427,00= oltre interessi e rivalutazione; che il CTU contabile per il caso di riconoscimento di una contraffazione inconsapevole determinava l’utile ante imposta del contraffattore in € 8.049,93. Sosteneva, comunque, che non ricorresse nel caso di specie ipotesi di contraffazione inconsapevole avendo la CP_1 acquistato il materiale per produrre i particolari in questione da altra società, ove era evidenziato che le matrici erano coperte da brevetto della società Parte_3 , e avendo continuato, comunque, a vendere i particolari anche dopo la diffida del 12.3.2020 e pure successivamente. Sottolineava, quindi, come il danno dovesse essere risarcito secondo i criteri di cui all’art. 125 co. 1 cpi e non in base alla retroversione degli utili di cui all’art. 125 co. 3. Chiedeva, pertanto, l’accertamento della contraffazione denunciata, l’inibitoria alla continuazione dell’illecito con la disposizione delle penali e della pubblicazione della sentenza, oltre al risarcimento del danno patito.

Si costituiva la convenuta contestando la pretesa avanzata e chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Eccepiva preliminarmente la nullità della citazione per mancanza di allegazioni sui danni patiti e di specificazione degli atti di concorrenza sleale denunciati. Nel merito sosteneva in primo luogo la invalidità del brevetto europeo EP2314891B1 per carenza di attività inventiva.

Contestava in particolare le conclusioni cui era giunto il consulente nell’accertamento preventivo laddove arrivava ad affermare che l’affermazione indicata nella descrizione allegata alla domanda di brevetto “con un inserto secondo tale idea di soluzione …” sarebbe idonea a soddisfare il requisito di chiara e completa descrizione, ex art. 51 CPI, della funzione tecnica della scanalatura 16.

Evidenziava comunque che la soluzione del problema tecnico che il brevetto intendeva risolvere era già compreso nello stato della tecnica e già utilizzata da altri professionisti del settore e in particolare ne disegno tecnico di Parte_4 dell’8.9.1995.

Contestava, inoltre, l’insussistenza di qualsiasi elemento di contraffazione non presentando i due prodotti le caratteristiche della rivendicazione 1 del brevetto attoreo atteo che le pareti laterali della gola circonferenziale di detti prodotti erano perpendicolari rispetto all’asse centrale del corpo e, quindi, le pareti stesse non erano coniche diversamente dalla caratteristica h) della rivendicazione 1 del brevetto. In via subordinata sosteneva ancora che l’oggetto del brevetto fosse insussistente come brevetto di invenzione potendo al più essere qualificato come modello di utilità essendo per quest’ultimo una attività inventiva di grado minimo rispetto al brevetto per invenzione e rappresentando la caratteristica essenziale dell’oggetto tecnico rivendicato nel brevetto attoreo era stata proprio la “configurazione, ossia, conformazione delle gole”. Riferiva, ancora, che l’odierna convenuta aveva fatto eseguire le lavorazioni dei particolari oggetti di causa alla Parte_5 per cui in caso di conferma della contraffazione la stessa dovrebbe essere qualificata come contraffazione inconsapevole.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la nullità della frazione italiana del brevetto EP2314891B1, rigettarsi le domanda attoree e, in caso di accoglimento delle stesse, liquidare il danno equitativamente per la contraffazione inconsapevole.

Respinte le istanze di CTU e istruttoria testimoniale, con provvedimento del 31.1.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

La validità del brevetto NumeroDi_1 Il brevetto EP2314891B1 (EP 891) la cui frazione italiana è in questa sede oggetto di contestazione, riguarda un inserto di materiale metallico destinato ad essere inserito in un materiale plastico che presenta le caratteristiche indicate nella rivendicazione indipendente 1 ovvero: - una scanalatura longitudinale su almeno una delle facce della superficie laterale prismatica, estendentesi lungo la direttrice della superficie laterale; e - una gola circonferenziale, sulla superficie laterale prismatica, che presenta pareti laterali coniche e interseca la scanalatura longitudinale. Tali caratteristiche hanno come effetto tecnico quello di consentire la penetrazione ottimale della materia plastica lungo la superficie laterale dell’inserto, evitando o riducendo al minimo la formazione di vuoti.

L’inserto si presenta come nelle figure sotto riportate Laddove su ciascuna faccia della superficie laterale prismatica 14 è ricavata una rispettiva scanalatura longitudinale 16. Inoltre, sulla stessa superficie laterale prismatica 14 sono ricavate due gole circonferenziali 18, che si estendono su rispettivi piani fra loro paralleli e reciprocamente distanziati e che intersecano ciascuna delle scanalature longitudinali 16 ricavate sulla superficie laterale 14 e ciascuna gola circonferenziale 18 ha sezione trapezoidale e presenta pertanto pareti laterali 18A, 18B coniche. In merito alla denunciata nullità del brevetto attoreo per mancanza di attività inventiva, il CTU ha chiaramente posto in evidenza che il problema tecnico discusso nel brevetto EP’891, relativo ad ottenere una penetrazione ottimale della materia plastica lungo la superficie laterale dell’inserto, evitando o riducendo al minimo la formazione di vuoti (v. pagina 2 della traduzione del brevetto EP’891), viene risolto dalla soluzione oggetto della rivendicazione 1 del brevetto EP’891 non già grazie alla sola caratteristica h) (detta gola circonferenziale (18) è ricavata in modo da intersecare detta scanalatura longitudinale), ma, bensì, grazie alla combinazione di tale caratteristica con le altre caratteristiche e), f) e g) ( e) su almeno una delle facce di detta superficie laterale prismatica è ricavata una rispettiva scanalatura longitudinale (16), f) estendentesi lungo la direttrice di questa, ed in cui g) detta gola circonferenziale (18) è ricavata in modo da intersecare detta scanalatura longitudinale).

Lo stesso CTU spiega chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, il passo della descrizione del brevetto EP’891 che discute la funzione della configurazione conica della singola gola circonferenziale, rappresenta un insegnamento circa l’importanza di una siffatta configurazione per riempire la gola circonferenziale con la materia plastica in modo completo, ma non suggerisce in alcun modo che tale caratteristica da sola possa risolvere il suddetto problema tecnico e dunque che la scanalatura longitudinale potrebbe anche non essere prevista.

Ciò premesso la consulenza ha messo in evidenza il fatto, non contestato tra le parti, che le anteriorità indicate dalla parte convenuta tra cui il disegno Spila si differenziano rispetto alla soluzione indicata dal brevetto proprio per le citate caratteristiche e), f) e g). Il CTU ha ancora evidenziato che con riferimento alla tecnica nota a disposizione “solamente il documento di anteriorità US-2005/084362A1 fornisce un insegnamento per migliorare il flusso del materiale plastico lungo l'inserto, durante la fase di stampaggio ad iniezione del materiale plastico sull’inserto.

L’insegnamento fornito è di prevedere inserti presentanti una sezione trasversale non circolare al fine di aumentare la sezione di flusso definita fra la parete interna del foro che alloggia l'inserto e la superficie laterale esterna dell'inserto medesimo” per cui “per risolvere il suddetto problema tecnico, in vista del documento US-2005/084362A1 il tecnico del settore avrebbe potuto adottare sezioni trasversali con forme nuove per gli inserti dei disegni A1-A5, SPILA, esattamente al fine di migliorare la penetrazione del materiale plastico lungo la superficie laterale dell’inserto” (CTU ing. Per_1 pag. 41).

Spiega ancora il consulente che nelle anteriorità indicate dalla convenuta e, in particolare, i disegni A1- A5, Pt_4 e A6 non è rinvenibile alcun tipo di incentivo, secondo il criterio del problem solution approach, a combinare insieme due soluzioni anteriori. Viene, inoltre, specificato che “la soluzione oggetto della rivendicazione 1 non si limita a prevedere in una stessa soluzione due caratteristiche (una gola circonferenziale e una scanalatura longitudinale) già note nella tecnica singolarmente, ma le predispone in una configurazione in cui esse cooperano fra loro e determinano un effetto tecnico congiunto, che è quello di ottenere una penetrazione ottimale della materia plastica lungo la superficie laterale dell’inserto, evitando o riducendo al minimo la formazione di vuoti” (CTU ing. 44), risultato che non è raggiunto dalla tecnica nota. Per_1 pag. Osserva la convenuta che le conclusioni del consulente sarebbero errate perché non supportate dalla descrizione con riferimento alla cooperazione tra la gola circonferenziale e la scanalatura longitudinale in contrasto con l’art. 51 Cpi.

L’eccezione è chiaramente priva di fondamento come, peraltro, evidenziato dallo stesso CTU, atteso che il punto 003 della descrizione fa esplicitamente riferimento al complesso dell’inserto come descritto nel precedente punto 002 ove sono menzionati come caratteristiche essenziali sia la gola circonferenziale sia la scanalatura longitudinale. Lo stesso CTU, in risposta all’osservazione formulata dalla convenuta già in sede di consulenza, ha avuto modo di chiarire che il paragrafo 12 che descrive la funzione della configurazione conica della singola gola circonferenziale rappresenta un insegnamento circa l’importanza della configurazione conica della gola circonferenziale per riempire la medesima gola con la materia plastica in modo completo, ma non suggerisce in alcun modo che tale caratteristica da sola possa risolvere il suddetto problema tecnico e, dunque, che la scanalatura longitudinale potrebbe anche non essere prevista. Conclusione, questa, che il Collegio ritiene condivisibile alla luce del dettato sopra richiamato della stessa descrizione del brevetto.

Per quanto poi attiene la prova della effettiva predivulgazione di quelle che la parte convenuta afferma essere le citate anteriorità che priverebbero il brevetto attoreo del requisito dell’attività inventiva, si evidenzia che, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte in merito al fatto che tali anteriorità, comunque, non sarebbero idonee e sufficienti a consentire al tecnico del settore di adottare la medesima soluzione individuata dal brevetto, è irrilevante verificare se tale predivulgazione vi sia o meno effettivamente stata. Ancora, in merito alla contestazione relativa al fatto che la soluzione individuata dal brevetto in esame dovrebbe essere qualificata come modello di utilità e non invenzione, si rileva trattarsi di eccezione infondata.

Lo stesso CTU ha, infatti, avuto modo di chiarire che non vi è alcuna ragione ontologica per cui la soluzione oggetto di protezione debba essere tutelata come modello di utilità piuttosto che come invenzione. E’ evidente, quindi, che la soluzione delineata dalla rivendicazione non può essere qualificata come “modello consistente in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” secondo quanto indicato dall’art. 82 Cpi, trattandosi invece di una soluzione che riguarda un inserto di materiale metallico con le caratteristiche essenziali di cui alla rivendicazione indipendente 1 e non consiste in alcun modo in una combinazione o configurazione di più parti. Per l’insieme di tali ragioni, pertanto, il brevetto deve essere ritenuto valido.

La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere, pertanto, respinta. La contraffazione. Per quanto attiene la domanda di contraffazione ritiene il Collegio che la stessa sia fondata e debba trovare accoglimento.

Gli inserti della convenuta si presentano così caratterizzati: Si tratta, in particolare, di un inserto più grande, avente una superficie prismatica a sei lati e dotato di due gole circonferenziali, e un inserto più piccolo, avente sempre una superficie prismatica a sei lati, ma dotato di una singola gola circonferenziale. E’ pacifico che tali inserti presentono le caratteristiche del brevetto attore nelle lettere da a) a g) mentre viene contestato il fatto che presentino anche la caratteristica h) ovvero le parti laterali della gola circonferenziale non sarebbero coniche ma perpendicolari. Le analisi fatte eseguire dalla parte attrice alla società Metrologia Spa non specificamente contestate dalla convenuta e, comunque, condivise dal CTU hanno verificato, in realtà, che le gole circonferenziali sono coniche. E’ stato riscontrato, in particolare, che “nel campione più grande le pareti delle due gole circonferenziali presentano un’inclinazione, rispetto alla normale all’asse centrale del corpo dell’inserto, di 9°25’, 9°76’ e 9°08’; nel campione più piccolo le pareti dell’unica gola circonferenziale presentano un’inclinazione di 8°95’ e 9°48’” (CTU pag. 48).

Alla luce di tali evidenze si concorda, quindi, con la valutazione del CTU circa la sussistenza dell’interferenza tra gli inserti della convenuta e l’abito di protezione della rivendicazione 1 del brevetto attoreo. Il risarcimento del danno. Parte attrice formula domanda di risarcimento del danno tanto con riferimento al danno emergente che al lucro cessante. Parte convenuta si oppone a tale domanda evidenziando, in particolare, che la contraffazione sarebbe stata “inconsapevole” essendo stata la lavorazione dei due inserti suddivisa in due fasi, una progettuale di competenza della CP_1 una esecutiva di competenza di soggetto terzo, laddove i disegni tecnici recavano il particolare delle pareti laterali perpendicolare e che, in ogni caso, i disegni erano forniti alla CP_1 a altro cliente terzo.

Dispone in materia l’art. 125 Cpi che: “1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

Stabilisce la Suprema Corte che “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale"), nel testo modificato dall'art. 17 d.lgs. n. 140 del 2006, alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale” (Cass. 2.3.2021 n. 5666). Tale principio può anche essere esteso al rapporto tra il margine di profitto, ovvero il lucro cessante e la retroversione dell’utile di cui al terzo comma dell’art. 125 Cpi.

Afferma ancora la Suprema Corte che “in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (c.d. "retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art.125, c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo” (Cass. 29.7.2021 n. 21832). In proposito la consulenza eseguita in sede di accertamento preventivo ha verificato che la contraffazione afferisce i componenti contrassegnati con la sigla “CH-10” nei documenti di vendita dell’attrice e con la matrice “EX10” e “1788” nelle fatture di acquisto ricevute nonchè i componenti contrassegnati con la sigla “CH-17.5” nei documenti di vendita di parte ricorrente e con la matrice “1876” nelle fatture di acquisto ricevute dal fornitore Metallurgica San Marco S.P.A..

Il CTU ha verificato, quindi, che nel periodo di contraffazione (anni 2020-2021) non vi è stata una contrazione delle vendite relative al prodotto CH-10 per cui non è configurabile un danno derivante da una immediata diminuzione patrimoniale, essendo quantificabile invece il danno relativo alle spese affrontate dal danneggiato per contrastare la contraffazione, a titolo di spese per accertamento dell’illecito, spese legali e di consulenza tecnica per un totale di € 14.906,23 cui dovrà essere aggiunto anche il compenso pagato all’ing. Per_1 pari ad € 12.688,00 nonchè alle spese della CTU contabile pari ad € 3.138,90 per un totale di € 30.733,13. In merito al lucro cessante che concerne sia le conseguenze economiche negative per il danneggiato che i benefici realizzati dall’autore della violazione, la CTU ha effettuato le verifiche secondo il criterio del Margine Operativo Lordo (MOL) cd. incrementale, dato dalla differenza tra i ricavi caratteristici e i costi variabili incrementali relativi alla specifica produzione (o commercializzazione) dei beni in contraffazione senza considerare i costi di struttura, i costi commerciali, amministrativi e generali, i costi di produzione per mano d’opera, manutenzioni e servizi produttivi interni, oltre agli ammortamenti, agli accantonamenti, alle componenti finanziarie e straordinarie. L’adozione di tale criterio di valutazione non è stato oggetto di specifica contestazione tra le parti. Sulla base di tale criterio il consulente ha, quindi, individuato con riferimento al prodotto CH-10 un margine operativo lordo pari ad € 37.362,49 in relazione a 200.425 pezzi venduti.

Con riferimento invece al componente CH-17.5 è stato determinato il MOL incrementale conseguito da Contr nell’importo di € 5331,38 in relazione a 50.775 pezzi venduti. Per un totale di € 42.693,87. Il CTU effettua poi la quantificazione del solo utile della convenuta in relazione agli inserti in oggetto che è risultato pari ed € 8049,93 per gli anni 2020/2021. Tale ulteriore quantificazione, operata dal consulente per l’ipotesi di contraffazione inconsapevole, non è applicabile al caso di specie. In particolare, non si ritiene che ricorrano nel caso di specie i presupposti di una contraffazione inconsapevole come sostenuto dalla convenuta a sostegno della richiesta di limitazione del danno al minor importo dell’utile calcolato ai fini della retroversione. La giurisprudenza di merito ha, in proposito, avuto modo di affermare che “la vendita di un prodotto contraffatto, infatti, integra, almeno in via presuntiva, violazione quantomeno colpevole della privativa industriale salvo prova contraria: invero le privative sono soggette ad un regime di pubblicità, e, quindi, ad una presunzione di conoscenza da parte degli operatori economici” (Tribunale Milano 14.1.2016 n. 472).

Nel caso in esame è pacifico che i prodotti oggetto di contestazione sono stati commercializzati dalla CP_1 a quale si presume, pertanto, che fosse ben a conoscenza dell’esistenza del brevetto attoreo ed era nelle condizioni di verificare se i prodotti venduti fossero o meno interferenti con tale titolo di privativa. Affermare che i disegni sulla base dei quali sono stati fatti gli inserti e la lavorazione degli stessi sono stati eseguiti da soggetti terzi rispetto alla CP_1 on vale a vincere la presunzione di colpa derivante dall’avvenuta commercializzazione di tali prodotti, trattandosi comunque di prodotti la cui interferenza con il brevetto attoreo poteva essere verificata dalla stessa CP_1 essendo la stessa stato il soggetto che ha trasmesso i disegni all’esecutore e che, all’esito, dell’esecuzione ha materialmente posto in vendita i beni in oggetto.

Nel caso di specie, pertanto, non ravvisandosi ipotesi di contraffazione inconsapevole e in base ai principi sopra enunciati secondo cui, in presenza di una domanda risarcitoria ricomprendente anche il lucro cessante la retroversione può costituire il limite inferiore del risarcimento richiesto, deve essere, pertanto, liquidato il danno nella maggiore misura del mancato guadagno di cui all’art. 125 co.1 Cpi come calcolato dal CTU e non della retroversione degli utili di cui all’art. 125 co. 3 Cpi.

Il danno complessivamente accertato ammonta, pertanto, ad € 73.427,00, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri di cui alle SU 1712/95 dal 31.12.2021 (data finale del periodo preso in considerazione del CTU) alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.

 

Conclusioni.

In conclusione, pertanto, deve essere respinta la domanda di accertamento della nullità del brevetto EP ‘891, deve essere accertata la contraffazione del brevetto stesso da parte degli inserti metallici della convenuta con conseguente inibitoria della prosecuzione dell’illecito e relative penali.

Non si ritiene necessaria la pubblicazione della sentenza sui quotidiani indicati dall’attrice in relazione all’attualità della lesione e al fatto che le misure disposte sono da ritenersi sufficientemente riparatorie rispetto al pregiudizio patito.

Deve essere altresì accolta la domanda di risarcimento danni nell’importo sopra indicato. Deve, infine, essere disposta la trasmissione della sentenza all’UIBM ai sensi dell’art. 122 co. 8 Cpi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ricomprendendosi nell’unico ammontare liquidato anche le spese di atp.

Deve essere, infine, liquidato il compenso per la mediazione da porsi a carico della convenuta.


P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accerta e dichiara che gli inserti metallici oggetto di causa prodotti e commercializzati dalla convenuta CP_1 costituiscono contraffazione del brevetto attoreo EP 2 314 891 B1;

Respinge la domanda di accertamento della nullità della frazione italiana del brevetto EP 2 314 891 B1; Inibisce alla convenuta la produzione e commercializzazione degli inserti metallici oggetto di causa;
Dispone la penale di € 5 per ogni singolo inserto venduto in violazione della presente sentenza;

Condanna la CP_1 a pagare alla Parte_1 a titolo di risarcimento del danno l’importo di € 73.427,00, oltre rivalutazione e interessi secondo i criteri di cui alle SU 1712/95 dal 31.12.2021 alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo; Respinge la domanda di pubblicazione della sentenza;

Manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza all’UIBM ex art. 122 co.8 cpc;

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, comprensive di quelle di atp, che si liquidano in € 16700,00 (di cui € 3680,00 per fase studio € 2620,00 per fase introduttiva, € 6200,00 per fase istruttoria, € 4200,00 per fase decisionale) oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Condanna la parte convenuta a rimborsare le spese di mediazione delegata che si liquidano in € 3008,00 di cui € 1008,00 per l’attivazione ed € 2000,00 per la fase di negoziazione.

 

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale delle Imprese di Torino del 9 maggio 2025.



Il Presidente
Dr. Ludovico Sburlati

 

Il Giudice estensore
Dr. Alberto La Manna