Tribunale Milano 21/11/2014 [Disegno o modello - Contraffazione - Registrazioni internazionali multiple di modelli relativi a profilati in alluminio per finestre e porte scorrevoli - Violazione del diritto di privativa]

SENTENZA

n. 13820/2014 pubbl. il 21/11/2014 RG n. 68210/2012

(Giudice: dott. Pierluigi Perrotti)

 

Oggetto: contraffazione di disegno e modello.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 15.10.2013

DA

JMD SAS

rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sena, Paola Tarchini e Vincenzo Urso, come da procura notarile del 26.9.2012, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Milano – corso Venezia, 2

- ATTORE -

CONTRO

BODEGA G. & C. SPA

 rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Esposito, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.2.2011, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano – via Vincenzo Monti, 8

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per JMD sas

1) accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta Bodega G. & C. spa delle registrazioni internazionali per disegno e modello n. DM/062711 e n. DM/063016 dell’attrice JMD S.a.s.;

2) inibire alla convenuta Bodega C. & G. spa la prosecuzione degli illeciti di cui sopra

3) ordinare a Bodega G. & C. spa il ritiro dal mercato dei profilati d’alluminio costituenti contraffazione delle registrazioni internazionali per disegno e modello n. DM/062711 e n. DM/063016 dell’attrice JMD S.a.s. e la distruzione dei mezzi specifici per la loro produzione;

4) condannare la convenuta Bodega G. & C. spa al risarcimento dei danni derivati dagli illeciti di cui copra, nella misura che il Tribunale riterrà sulla base dei documenti prodotti e delle risultanze di causa e anche in via equitativa;

5) ordinare la pubblicazione del dispositivo dell’emananda sentenza, con rilievo non inferiore ad un quarto di pagina, a cura dell’attrice JMD sas e a spese della convenuta Bodega G. & C. spa sui quotidiani Corriere della Sera di Milano e Sole 24 Ore con intestazione delle relative fatture direttamente a quest’ultima;

6) disporre a carico di Bodega G. & C. spa una penale di € 100.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’emananda sentenza e di € 10.000,00 per ogni profilato d’alluminio costituente contraffazione delle registrazioni internazionali per disegno e modello n. DM/062711 e n. DM/063016 dell’attrice JMD S.a.s. che dovesse essere commercializzata successivamente all’emissione della sentenza

 

Per Bodega G. & C. spa

1) respingere integralmente le domande formulate dall’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti;

2) accertare la presenza dei requisiti di cui all’art. 96 cpc per l’effetto, condannare la JMD sas al risarcimento dei pregiudizi patiti dalla Bodega G. & C. spa a causa della presente iniziativa giudiziaria, risarcimento da liquidarsi secondo equità nella misura che l’Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con atto di citazione notificato in data 15.10.2013 JMD sas conveniva in giudizio Bodega G. & C. spa (di seguito Bodega).

Esponeva di essere titolare di due registrazioni internazionali multiple di modelli disegno relativi a profilati in alluminio per finestre e porte scorrevoli, recanti il n. DM/062711 e il n. DM/063016, registrazioni da ultimo rinnovate, rispettivamente, a far data dal 25.10.2012 e dal 17.12.2012. Nel 2003 JMD aveva affidato a Bodega la realizzazione industriale dei predetti disegni di profilati, comunicando tutte le necessarie specifiche tecniche. Questa collaborazione si era protratta senza problemi per circa due anni. Nel corso di una causa di contraffazione radicata dinanzi all’autorità giudiziaria di Mauritius contro una società denominata Kosi Muebles aveva scoperto che Bodega nel corso del 2012 aveva prodotto e venduto profilati in replica dei propri modelli registrati. Nella relativa fattura, datata 6.6.2012, erano riportati dei codici tecnici corrispondenti a quelli riportati sulle matrici messe a disposizione nel 2003. Tale condotta integrava gli estremi della contraffazione delle sue privative, ai sensi dell’art. 41 cpi.

Concludeva chiedendo l’accertamento della violazione, con inibitoria, penale, ordine di distruzione, pubblicazione della sentenza e risarcimento di tutti i danni. Bodega si costituiva con comparsa depositata il 13.2.2013.

Evidenziava che il rapporto commerciale con JMD era proseguito ben oltre il 2005. L’attore aveva inoltrato il suo ultimo ordine il 6.9.2011, ordine regolarmente evaso e pari all’importo di € 132.259,50. JMD aveva trascurato di ritirare una parte della predetta merce che quindi continuava a giacere inesitata presso i propri magazzini. Precisava di non avere mai perfezionato alcuna vendita con Kosi Muebles alla quale era stata trasmessa soltanto una nota pro forma, peraltro priva della sottoscrizione del legale rappresentante della società.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, con la condanna di controparte per lite temeraria.

Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 18.6.2014.

2. La domanda di accertamento della contraffazione svolta dall’attore è fondata e come tale deve essere accolta.

Vi è infatti la prova documentale dell’inoltro di un’offerta commerciale da parte di Bodega ad un cliente residente all’estero, avente ad oggetto profilati di alluminio in replica dei modelli registrati di titolarità di JMD (v. doc. 7 attore).

In questo documento commerciale i prodotti risultano identificati in base a codici alfanumerici – TB30680 e TB30681 – perfettamente corrispondenti a quelli utilizzati da JMD nei propri disegni tecnici per la realizzazione esecutiva delle privative registrate, disegni a suo tempo messi a disposizione della Bodega per la produzione dei profilati ordinati alla stessa convenuta. L’allegazione svolta dalla convenuta in ordine alla sottoscrizione del documento da parte di soggetto non autorizzato invero non ha trovato alcun riscontro in corso di causa.

È infine pacifico che la semplice offerta in vendita costituisca violazione della privativa, in conformità all’univoco dato letterale dell’art. 41 cpi.

Non è stata invece raggiunta in giudizio la prova certa dell’effettivo perfezionamento della vendita della merce. In primo luogo, non è emersa alcuna prova dell’avvenuto pagamento, in tutto o in parte del prezzo. Non vi sono inoltre riscontri della spedizione né della consegna della merce indicata nella pro-forma, né risulta che vi sia stata l’annotazione del corrispondente documento fiscale nella contabilità di Bodega. Tenuto conto della quantità di merce offerta in vendita – diverse tonnellate di lavorati di alluminio – risulta altamente improbabile che vi possa essere stato un trasferimento intercontinentale non corredato dalla necessaria documentazione di trasporto e fiscale.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve ritenere accertata la contraffazione da parte del convenuto dei due modelli di titolarità di JMD, con la conseguente inibitoria di ogni ulteriore attività di offerta in vendita dei prodotti contraffatti e la fissazione di una penale adeguata, come da dispositivo.

Ai fini del risarcimento del danno si deve tenere conto del fatto che si è trattato di un episodio isolato, probabilmente derivante dalla volontà di liberarsi di un’ingombrante giacenza di magazzino residuata in capo alla Bodega dopo la cessazione della pregressa collaborazione con JMD. Tale episodio, pur non essendosi tradotto in una commercializzazione effettiva, ha comunque cagionato un danno imprenditoriale all’attore, quanto meno sotto forma di illecita compressione di fruttuose prospettive di conquista ed ampliamento di clientela nel territorio dello Stato di Mauritius. Tali prospettive non appaiono peraltro solo teoriche, ove si consideri che JMD già operava in questo mercato estero, come si può ricavare dall’esistenza di un contenzioso giudiziario proprio con lo stesso potenziale cliente di Bodega.

In difetto di elementi più precisi, si procede alla liquidazione del danno con un criterio equitativo e si reputa pertanto congruo riconoscere all’attore l’importo, omnicomprensivo e già rivalutato, di € 6.000,00, prossimo al 10% del valore dell’offerta commerciale indicata nella nota pro-forma. A tale somma si dovranno poi aggiungere gli ulteriori interessi in misura legale decorrenti dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Vista la limitata dimensione della vicenda e la già ricordata episodicità dell’illecito, il Tribunale ritiene che non occorra dare seguito alla pubblicazione della presente sentenza.

3. Le spese seguono il criterio della soccombenza, con i temperamenti che seguono.

Si deve evidenziare che all’udienza del 9.10.2013 il direttore generale di Bodega ha sottoposto alla controparte una proposta transattiva che prevedeva la definizione della vertenza con il pagamento di una somma omnicomprensiva di € 6.000, impegnandosi per il futuro a non produrre e commercializzare prodotti interferenti con le privative azionate dall’attore. Il convenuto completava l’ipotesi conciliativa inserendo anche un riferimento ad un ulteriore elemento, estraneo alla presente controversia, chiedendo cioè il riconoscimento del proprio pieno diritto a disporre di merce in giacenza, del valore di c.ca 10.000 Euro, oggetto di un precedente ordine da parte di JMD e mai ritirata, senza effettuare alcuna commercializzazione dei prodotti ma soltanto per recuperare la materia prima.

JMD ha declinato l’offerta ritenendola incongrua.

Visto l’esito della lite, si può dire accertato che parte attrice abbia rifiutato un’offerta sostanzialmente equivalente al risultato conseguito con la presente sentenza, confidando nell’integrale accoglimento della propria tesi, rivolta a vedere accertata la commercializzazione effettiva dei prodotti in contestazione.

Al momento della formulazione della proposta conciliativa erano già state allegate agli atti da Bodega le proprie scritture contabili, riferite al periodo giugno – dicembre 2012 (v. doc. 4 convenuta), ed era pertanto già acclarata la mancata annotazione in contabilità di una fattura corrispondente alla nota pro – forma del 6.6.2012. In sostanza vi erano già tutti gli elementi utili per un compiuto apprezzamento del probabile esito del giudizio. La scelta di rifiutare l’offerta nei termini indicati al verbale d’udienza del 18.10.2013 ha pertanto implicato la rinuncia al conseguimento immediato della stessa utilità conseguita con la sentenza, da ritenersi – almeno in parte – senza giustificato motivo, con la conseguente compensazione integrale delle spese di lite successive a tale momento, in particolare della quota delle spese riferibile alla c.d. fase decisoria. In base ai rilievi che precedono, visti gli artt. 91 e 92 c.p.c. e il d.m. n. 55/2014, tenuto conto anche dell’oggetto e della difficoltà della controversia ed avuto riguardo all’entità dell’importo effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa a titolo di risarcimento dei danni, si liquidano in favore di JMD complessivi € 3.200,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 480,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, ponendo tale importo a carico di Bodega.

 

PQM

 

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accerta e dichiara che l’offerta in vendita, effettuata in qualsiasi forma e con qualunque modalità, da parte di Bodega G. & C. spa dei modelli di profilati di alluminio identificati dai codici prodotto n. TB30680 e n. TB30681 costituisce contraffazione dei modelli internazionali registrati con il n. DM/062711 e con il n. DM/063016, di titolarità di JMD sas;

- inibisce a Bodega G. & C. spa la prosecuzione e la reiterazione di tali illeciti e fissa in € 5.000,00 la somma dovuta per ogni eventuale violazione accertata dopo la notificazione della presente sentenza;

- condanna Bodega G. & C. spa al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di JMD sas dell’importo omnicomprensivo e già rivalutato di € 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo;

- dispone la compensazione integrale delle spese di lite con riferimento alle attività processuali svolte dopo l’udienza del 18.10.2013 e relative, in particolare, alla c.d. fase decisionale e per l’effetto condanna Bodega G. & C. spa al pagamento delle residua quota delle spese di lite, liquidata in complessivi € 3.680,00, di cui € 3.200,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed € 480,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, in favore di JMD sas.

 

Così deciso in Milano, il 13 novembre 2014.

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2014

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