Camera Arbitrale di Milano 13/10/2015 [Nome a dominio - Procedura di riassegnazione del nome a dominio "oliocongedi.it" - Esito: rigetto]

DECISIONE

 

Ricorrente: CONGEDI LUIGI FRANTOIO OLEARIO di Luigi Congedi - rappresentata dall’avvocato Livio Costantino

Resistente: OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI S.R.L. - Rappresentata dal Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Collegio (unipersonale): Dr. Fabrizio Bedarida

 

Svolgimento della procedura

Con deposito di ricorso perfezionatosi il 31/07/2015 presso Camera Arbitrale di Milano, la CONGEDI LUIGI FRANTOIO OLEARIO, con sede legale in Ugento (LE), via Mare snc, rappresentata dall’avv. Livio Costantino, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio OLIOCONGEDI.IT, assegnato a OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI S.R.L..

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

a) il dominio OLIOCONGEDI.IT è stato assegnato a OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI S.R.L. il 29 settembre 2014;

b) il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore challenged;

c) digitando l’indirizzo www.oliocongedi.it viene visualizzata una pagina web che mostra in posizione centrale in alto un ovale riportante i colori della bandiera Italiana, la silhouette di olive e foglie d’ulivo e la scritta “oleificio Congedi dal 1912” segue un testo in cui viene menzionato l’oleificio Congedi e in cui si danno informazioni sull’olio Congedi: utilizzo, qualità, premi e riconoscimenti e il numero telefonico per la vendita diretta. Cliccando sui link presenti sulla pagina si viene rediretti su www.olioterranostra.it sito di vendita di olio d’oliva arricchito con immagini, video, testi afferenti al prodotto olio d’oliva e i contatti dell’azienda Terranostra S.A.S.

Il 7 agosto, successivamente alla conferma da parte del Registro dei dati del Registrante, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all’indirizzo risultante dal database del Registro, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico.

Il solo reclamo era stato anticipato tramite posta elettronica il 6 agosto u.s..

Il 24 agosto la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che del plico risultava essere stata effettuata la consegna il giorno 20 agosto, fissando quindi il termine per la presentazione di eventuali repliche al 24 settembre 2015.

Il 24 settembre u.s. si è perfezionato il deposito delle repliche da parte di OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI SRL che la Segreteria ha provveduto in pari data ad inoltrare via posta elettronica al reclamante.

Il dr. Fabrizio Bedarida, contattato dalla Segreteria il 24 settembre, accettava l’incarico il giorno stesso, accettazione immediatamente comunicata alle parti dalla Segreteria.

 

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente, Congedi Luigi Frantoio Oleario, asserisce di svolgere l’attività commerciale di produzione e vendita di olio extravergine di oliva dal 1989.

L’attività di impresa avviata dal Sig. Antonio Congedi, padre dell’attuale titolare (Luigi Congedi) risalirebbe invece agli anni ’50 del secolo scorso.

La Ricorrente documenta la propria iscrizione del 1989 al Registro delle Imprese, di aver ottenuto riconoscimenti e di aver partecipato a fiere ed eventi per promuovere e far conoscere il proprio olio.

La Ricorrente ha poi documentato di detenere il nome a dominio oliocongedi.com registrato il 29 maggio 2008 e la registrazione italiana per il marchio CONGEDI figurativo, n.0001495352 depositato il 12 settembre 2011 e concessa il 6 giugno 2012.

La Ricorrente, riferendosi poi alla normativa relativa al marchio di fatto, asserisce di vantare diritti sul nome CONGEDI, in virtù dell’uso concreto ed effettivo del segno nell’ambito dell’attività imprenditoriale negli anni, almeno dal 2007. A sostegno di ciò la Ricorrente deposita copia di alcune fatture di vendita.

In merito ai motivi del reclamo la Ricorrente sostiene:

1. che Il nome a dominio contestato, oliocongedi.it, è identico al nome a dominio oliocongedi.com della Ricorrente, differendo da questo per la sola estensione “.it”;

2. che Il nome a dominio contestato è utilizzato solo come “ponte” verso il sito www.olioterranostra.it;

3. che la registrazione e l’uso del dominio contestato integrano un atto di concorrenza sleale in quanto idonei a creare confusione nei consumatori con i prodotti e con l’attività del sig. Congedi Luigi;

4. di aver diffidato la Terra Nostra di Congedi Mirko (precedente titolare del dominio) dall’utilizzo del dominio oliocongedi.it e di non aver avuto riscontro a tali richieste;

5. che la OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI SRL e la Terra Nostra Di Congedi Mirko sono tra di loro collegate, in particolare afferma che la prima produce l’olio mentre la seconda lo vende con il nome commerciale TERRA NOSTRA;

6. che il dominio contestato è altresì confondibile con il marchio aziendale CONGEDI della Ricorrente, nulla valendo l’aggiunta nel dominio del termine generico “olio”;

7. che tanto la precedente titolare del dominio quanto l’attuale Resistente non hanno alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Nello specifico la Ricorrente sostiene che la Resistente non abbia fatto uso in buona fede del dominio oliocongedi.it per l’offerta al pubblico dei propri prodotti. Che la OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI SRL subentrata alla Terra Nostra Di Congedi Mirko nella registrazione del nome a dominio olio congedi.it, era a conoscenza al momento della registrazione delle contestazioni mosse dalla Ricorrente;

8. che la Resistente non è conosciuta come ente commerciale con il nome OLIO CONGEDI corrispondente al nome di dominio in contestazione;

9. che la Resistente usa il dominio con l’intento di sviare la clientela della Ricorrente;

10. che il dominio contestato è stato registrato per impedire alla Ricorrente di utilizzare il nome OLIO CONGEDI in un nome di dominio corrispondente;

11. che tra la Ricorrente e la Resistente esiste un diretto rapporto di concorrenzialità;

12. che il Sig. Mirko Congedi, legale rappresentante della Resistente, conosce bene il Sig. Luigi Congedi (il Ricorrente) con il quale ha legami di parentela, conseguentemente al momento della registrazione del dominio contestato non poteva non conoscere l’attività del Ricorrente nonché l’esistenza di diritti della ditta di quest’ultimo sul nome ad esso corrispondente.

 

Posizione della Resistente

La Resistente, OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI S.R.L., afferma e documenta di essere una società fondata nel 1993 (e come tale indicata nella sua denominazione sociale nel registro delle imprese) e di far parte insieme alla s.a.s.

Terra Nostra di Congedi Mirko (fondata nel 2000 e come tale indicata nella sua denominazione sociale nel registro delle imprese) di una più ampia e comune attività agricolo‐olearia dei germani Renato e Mirko Congedi, dagli stessi ereditata dal loro padre e che risale a molti decenni. Sostiene e documenta poi che il Sig. Renato Congedi con il proprio patronimico gestisce attività di tal genere sin dal 1983.

La Resistente sostiene poi che i fratelli Mirko e Renato Congedi conducono da molti anni, e da tanto tempo prima dell’impresa individuale Ricorrente, un’intensa attività agricola ed olearia. Afferma e documenta inoltre che dal 1993 ad oggi vi è prova dell’utilizzo su carta intestata e sulle etichette delle bottiglie d’olio del patronimico CONGEDI; che la s.a.s. Terra Nostra di Congedi sin dalla sua costituzione ha utilizzato il patronimico CONGEDI nella denominazione sociale, sulla carta intestata e nella corrispondenza ed ha avuto dal 2001 l’autorizzazione all’imbottigliamento dell’olio con uso dell’etichetta del segno distintivo «Terra Nostra di Congedi – Congedi dal 1912».

La Resistente inoltre afferma e documenta, tra le altre, quanto segue:

1. che dal 2002 l’impresa s.a.s. Terra Nostra di Congedi si inserisce nel portale vendite di Italystore con vendite online utilizzando il patronimico CONGEDI;

2. che nel 2006 l’impresa s.a.s. Terra Nostra di Congedi è stata sponsor ufficiale del “premio barocco” a Gallipoli, con annesso spazio espositivo e distribuzione di oltre 10.000 brochure con l’uso del patronimico CONGEDI;

3. che nel 2006 l’impresa s.a.s. Terra Nostra di Congedi è stata inserzionista per la produzione e vendita di olio sull’«atlante enogastronomico d’Italia 2006» distribuito con il settimanale Panorama per oltre 900.000 copie su tutto il territorio nazionale;

4. che nel 2007 l’impresa s.a.s. Terra Nostra di Congedi è stata inserzionista per la produzione e vendita di olio sulla rivista di viaggi Dove;

5. che le imprese dei signori Renato e Mirko Congedi dal 2007 partecipano a concorsi oleari ricevendo premi di primo livello;

6. che nel 2007 l’impresa s.a.s. Terra Nostra di Congedi ha registrato il marchio italiano “CONGEDI – Terra Nostra dal 1912” registrazione n. 0001237840 – usato sin dall’inizio in comune con la Oliortofrutticola Congedi in licenza per la produzione e vendita di olio;

7. che nel 2010 la s.r.l. Oliortofrutticola Congedi ha registrato la propria denominazione sociale come marchio italiano n. 0001432582 e la usa in comune con la s.a.s. Terra Nostra di Congedi per la produzione e vendita di olio;

La Resistente oltre a basarsi sulle affermazioni su esposte e documentate, contesta argomentando in modo puntuale le affermazioni e pretese della Ricorrente richiedendo infine il rigetto del ricorso.

 

Motivi della decisione

Il Regolamento all’art. 3.6 ‐ Trasferimento del nome a dominio sottoposto a opposizione – prevede che siano sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:

a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che

b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che

c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni “a)” e “c)” di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto “b)” del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

1) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure

2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure

3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

 

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio

L’articolo 3.6 (a) appena citato, prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l’identità del segno o la sua confondibilità con “...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome...”.

Nel presente caso la Ricorrente ha documentato di detenere il nome a dominio oliocongedi.com, registrato il 29 maggio 2008, e la registrazione italiana per il marchio CONGEDI figurativo, n.0001495352 depositato il 12 settembre 2011 e concesso il 6 giugno 2012.

Questo Collegio ritiene pertanto che la Ricorrente abbia dimostrato l’identità del segno con il dominio della Ricorrente e la confondibilità con un marchio su cui la Ricorrente vanta dei diritti.

Risulta dunque accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio con “un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui la Ricorrente vanta diritti”.

 

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

L’art. 3.6 (b) del Regolamento, come su visto, prevede che “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Con riferimento quindi al secondo dei requisiti richiesti per ottenere la riassegnazione del dominio a favore della Ricorrente, occorre sottolineare che, sebbene la Ricorrente abbia asserito l’inesistenza di un qualsiasi titolo o legittimo diritto in capo alla Resistente sul nome Olio Congedi, quest’ultima, con la propria difesa, ha asserito e documentato di avere quantomeno un concorrente ed analogo diritto sul nome a dominio contestato.

In particolare la Resistente OLIORTOFRUTTICOLA CONGEDI S.R.L., ha documentato: A) di essere una società fondata nel 1993 e che nella propria denominazione sociale comprende il patronimico CONGEDI; B) di essere attiva da decenni nel settore agricolo‐oleario; C) di essere titolare di un marchio CONGEDI figurativo rivendicante la protezione per “Oli e grassi commestibili”; D) di avere utilizzato per decenni il patronimico CONGEDI nella propria attività; E) che il nome CONGEDI è il cognome del legale rappresentante della Resistente.

Per quanto sin qui esposto il Collegio ritiene che la Resistente ai sensi dell’Art. 3.6 del Regolamento, abbia dimostrato: l’esistenza di un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio contestato; di avere fatto un uso in buona fede di un nome corrispondente al nome a dominio prima di avere avuto notizia dell’opposizione; e di essere conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con un nome corrispondente al nome a dominio registrato. Alla luce delle argomentazioni che precedono e della documentazione prodotte dalle parti, il Collegio conclude che la Resistente abbia diritto sul Nome a Dominio Contestato e ritiene, pertanto, che la ricorrente non abbia fornito la prova della sussistenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio, come previsto dall’art. 3.6 lettera b).

 

c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

In considerazione di quanto su discusso in merito all’insussistenza del requisito richiesto dall’art. 3.6 lettera b) del regolamento, il Collegio ritiene superfluo ogni esame relativo al terzo e ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio contestato, ossia che il dominio sia stato registrato e venga usato in malafede.

 

P.Q.M.

 

Il ricorso è respinto.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 13 ottobre 2015

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