MFSD 18/09/2014 [Nome a dominio - Procedura di riassegnazione del nome a dominio "in-beauty.it" - Esito: accoglimento]

DECISIONE

ai sensi del “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it” e del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it””

 

Nella Procedura n. 09/2014 promossa da:

ALESSANDRO TONELLI, nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale INBEAUTY di ALESSANDRO TONELLI

- Ricorrente -

nei confronti di

SIMONETTA VALENTINI, nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale WEBINTESA di SIMONETTA VALENTINI

- Resistente -

 

NOME A DOMINIO CONTESTATO: in-beauty.it

ESPERTO DESIGNATO: Avv. Abg. Fabio Maggesi

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

- Il Ricorrente inviava al Registro del ccTLD “.it” (‘Registro’) lettera di opposizione relativa al nome a dominio in-beauty.it. A seguito del ricevimento di tale lettera, il Registro apponeva all’indicato nome a dominio la dicitura ‘challenged’.

- In data 27.06.2014: il ‘Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute’ MFSD (di seguito ‘MFSD’ o il ‘PSRD’) riceveva reclamo con il quale il Ricorrente introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3 del vigente ‘Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it’ (di seguito il ‘Regolamento’), per ottenere il trasferimento del suddetto nome a dominio inbeauty.it attualmente assegnato al Resistente.

- In pari data MFSD, verificata la regolarità della documentazione, comunicava, a mezzo posta elettronica, al Registro della ricezione del reclamo che introduceva la procedura in oggetto.

- In data 07.07.2014 MFSD, a seguito della conferma dei dati da parte del Registro, informava il Resistente della presentazione del reclamo a mezzo raccomandata a.r., trasmettendo, contestualmente, copia del reclamo e dell'allegata documentazione.

- In data 05.08.2014 il Resistente riceveva il plico inviatole da MFSD ivi compresa la relativa documentazione allegata.

- In data 03.09.2014 MFSD riceveva l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta consegna del plico al Resistente e provvedeva contestualmente ad inviare relativa comunicazione al Registro.

- Essendo decorsi il 30.08.2014 i termini per il deposito di un eventuale replica (25 giorni dalla consegna del reclamo), procedeva alla nomina dell’Esperto costituente il Collegio Unipersonale, Avv. Abg. Fabio Maggesi. il quale in pari data accettava di decidere la procedura de quo e riceveva il plico contenente il reclamo, e l’allegata documentazione.

 

ALLEGAZIONI DEL RICORRENTE

Il ricorrente afferma di essere titolare della impresa individuale ‘INBEAUTY di Tonelli Alessandro’.

Evidenzia di essere titolare di un nome a dominio avente URL www.inbeauty.it mediante il quale portale esercita e promuove la propria attività. Il ricorrente, altresì, dichiara di essere titolare del segno distintivo (marchio di impresa per il caso di specie) INBEAUTY® registrato in data antecedente alla data di registrazione del dominio del Resistente. Il ricorrente, titolare dell’impresa individuale indicata in epigrafe, asserisce che la ditta della propria impresa - avente come ‘cuore’ la parola ‘INBEAUTY’ - possa confondersi con il dominio del Resistente, in quanto il trattino inserito tra le parole In e BEAUTY (in-beauty per il caso di specie) non altera il significato del nome (“è identico alla denominazione della propria ditta ed al nome del proprio dominio registrato – oltretutto in data antecedente alla data di registrazione del dominio della resistente”). Il Ricorrente asserisce, altresì, che il nome a dominio del Resistente è da considerarsi identico al proprio marchio di impresa considerando tale operazione illecita.

Il Ricorrente, inoltre, ritiene che la registrazione del dominio sia stata effettuata in mala fede, in quanto:

- “Era sufficiente effettuare una ricerca su un motore di ricerca per accorgersi dell’esistenza della nostra azienda e della presenza sul nostro sito www.inbeauty.it del nostro nome INBEAUTY registrato come marchio ( ® ) e dello stesso settore di attività. Operando nello stesso settore di attività era evidente che la registrazione” (del nome a dominio da parte della resistente).

Ritiene, infine, il Ricorrente che, “con l’intento di risolvere la questione in modo veloce ed economico abbia prima manifestato la richiesta a EUROSHOP 1 S.r.l., azienda riportata nel sito www.in-beauty.it come ideatrice del marchio IN BEAUTY, contattandola telefonicamente e, visto il rifiuto, facendogli inviare una lettera del nostro legale (lettera alla quale EUROSHOP 1 S.r.l. non ha mai risposto).

Successivamente alla richiesta di opposizione al dominio, il Resistente ha rimosso il sito internet, con l’evidente intenzione di eliminare la prova della coincidenza dei marchi e l’infondatezza della nostra richiesta. Tuttavia il marchio ed il nome in-beauty/inbeauty sono reperibili anche al sottodominio www.pisa.in-beauty.it. Inoltre, le informazioni presenti sul sito www.in-beauty.it prima della richiesta di opposizione sono reperibili sul sito archive.org archivio storico dei siti internet”

 

ALLEGAZIONI DEL RESISTENTE

Il Resistente non ha inviato alcuna replica in termini, rinunciando di fatto ad ogni difesa. In applicazione dell’art. 4.6 del Regolamento la controversia deve essere dunque decisa sulla base del solo reclamo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) Identità, confondibilità e diritti

L’articolo 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento stabilisce che il primo requisito da verificare, ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, è che esso “sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome”.

Per il caso di specie, esaminati gli atti, le allegazioni del Ricorrente, la pagina web dello stesso, l’identificativo del nome a dominio del Resistente nonché la facilità del rilevamento del medesimo nome, a seguito di semplice ricerca nei motori di ricerca ed in ultima analisi la indubbia identificazione del prodotto merceologico speso dallo stesso (che risulterebbe similare a quello speso dal Resistente) si ritiene che sussista il requisito della confondibilità del nome contestato con il dominio oggetto della presente procedura.

Fuori da ogni dubbio, inoltre, è da considerarsi esistente il diritto del Ricorrente nel voler tutelare il proprio marchio aziendale, in quanto, oltretutto, precedentemente registrato (in termini di dominio e di segno distintivo).

A ragione della decisione si ritiene inoltre:

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

A mente del richiamato art. 3.6 del Regolamento, “il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure c) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Si è già osservato come, nel caso di specie, il registrante non abbia svolto alcuna attività difensiva e quindi, pur tenuto a provare quanto sopra e messo nelle condizioni di farlo, non vi abbia provveduto, rinunciando a dimostrare di avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione. Altresì, si ritiene che, stante il tenore del segno distintivo opposto, lo stesso sia stato utilizzato da parte Resistente per scopi di natura commerciale con l’intento di sviare l’utente di internet ovvero la clientela del Ricorrente e che non abbia mai vantato alcun titolo in tal senso. Stante comunque la mancata volontà di probazione il nominato Collegio Unipersonale stabilisce quanto già affermato in relazione dei soli atti e memorie indicati dal Ricorrente.

c) Registrazione ed uso del nome a dominio in mala fede

L’articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento stabilisce che il terzo requisito da verificare sia quello che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Per il caso di specie ed a seguito di giusta disamina, delle doverose verifiche effettuate online e della dichiarazione espressa da parte del Ricorrente si è appurato che:

1) L’utilizzo del segno distintivo INBEAUTY, riportato in URL con la dicitura IN-BEAUTY dal Resistente, (stante fuor di dubbio il diritto dello stesso Ricorrente di spenderlo perché marchio aziendale regolarmente registrato, ditta e identificativo del prodotto merceologico venduto), risulta chiara operazione di concorrenza sleale, così come disciplinata dal già noto disposto dell’art. 2598 c.c.. Per la fattispecie occorsa tale operazione concorrenziale risulta acclarata, in aggiunta anche dalla desunta consapevolezza da parte del Resistente dell’esistenza del diritto opposto, poiché facilmente rinvenibile da una preliminare, semplice e sommaria supervisione del proprio sito web (www.inbeauty.it). La presente anche ai sensi e per gli effetti del disposto dell’Art. 12, comma 1, lett. d, del Codice della Proprietà Industriale

2) La circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, al solo scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivo di confusione con il marchio del Ricorrente è altresì dimostrata:

- dalla rinuncia del Resistente di produrre attività difensive al fine di dimostrare un eventuale diritto o titolo relativo a nome a dominio oggetto di opposizione;

- dalla immediata messa offline del sito web di cui si chiede la rassegnazione a seguito della richiesta di opposizione al dominio da parte del Ricorrente;

- dalla desunta ed espressa temerarietà, posta in essere ulteriormente dal Resistente, di proseguire, a seguito della su indicata messa off-line, delle diffide nonché della ricevuta di opposizione dell’odierna procedura, con la spendita del segno distintivo INBEAUTY in ulteriori siti web, così come già indicati dal Ricorrente e facilmente rilevabili digitando nei motori di ricerca la keyword INBEAUTY. Peraltro, un terzo sito Internet è raggiungibile all’indirizzo www.pisa.in-beauty.it (dominio di secondo livello di www.pisa.it e fortemente indicizzato stante la medesima indicazione delle parole chiave IN e BEAUTY nell’URL riportato). Nuovamente, infatti, anche nel qui indicato sottodominio è rilevabile l’esistenza, oltretutto, della medesima Società EUROSHOP 1 S.r.l., precedente referente dell’opposto nome a dominio (medesima società che ha disatteso la richiesta bonaria presentata dal Resistente e che ha, ritiene l’odierno Collegio, temerariamente valutato di mettere offline il sito web oggetto dell’odierna decisione proseguendo la spendita del segno distintivo in ulteriore sito web ad oggi non opposto);

- dalla desunta volontà di promuovere in rete un segno distintivo, visibile ancora oggi nel sottodominio indicato, che chiaramente riporti ad una classe merceologica similare a quella opposta. Per il caso di specie, infatti, la notorietà acquisita in Rete nonché la dicitura IN e BEAUTY precedentemente registrate (come dominio al Registro e come segno distintivo agli uffici di pertinenza) si ritiene siano state spese con la consapevolezza di una maggiore acquisizione di clientela derivante dall’esistenza di un segno distintivo già precedentemente presente in Internet.

L’Esperto ritiene pertanto che siano verificate le circostanze di cui alle lettere a) e a d) dell’art. 3.7 del Regolamento.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio Unipersonale nominato, in accoglimento del reclamo presentato dalla Ricorrente, dispone il trasferimento del nome a dominio in-beauty.it da WEBINTESA di SIMONETTA VALENTINI a INBEAUTY di ALESSANDRO TONELLI.

Manda alla Segretaria del PSRD per la pubblicazione della presente decisione ai sensi dell'art. 4.16 del Regolamento, e per la comunicazione al Registro, al Ricorrente ed al Resistente.

Così deciso in Roma, 18 settembre 2014.

 

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