La decadenza del marchio registrato: interesse ad agire e nozione di uso effettivo

L’interesse all’agire nelle cause di declaratoria di decadenza per non uso del marchio sussiste in capo a tutti gli operatori del settore cui la privativa si riferisce che rinvengono nella presenza del marchio un ostacolo all’esercizio della loro attività.

Sussiste un uso effettivo del marchio allorché questo assolva la sua funzione essenziale di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, con esclusione, pertanto, di quegli usi tesi soltanto a conservare le prerogative conferite dalla privativa. In particolare: a) l’uso dei marchi online o sui social network Youtube, Instagram, Facebook, per quanto nuovo nei mezzi di visualizzazione che consente di interagire direttamente con il consumatore, resta ancorato ai tradizionali criteri e requisiti di valutazione dell’effettivo uso e di un’eventuale contraffazione, indagine demandata, caso per caso, al giudice nazionale; b) con riguardo al marchio nazionale, lo spazio geografico di riferimento è quello domestico; c) deve considerarsi uso del marchio idoneo ad evitare la decadenza anche quello esclusivamente pubblicitario; tuttavia un particolare segno non può essere tutelato ove non sia virtuosamente ed effettivamente destinato al mercato di riferimento; d) la mera visibilità di un sito sul mercato nazionale non è sufficiente per predicare un uso effettivo, essendo necessario che il sito sia specificatamente destinato al consumatore nazionale, ossia che vi sia una specifica offerta destinata a quel settore.

L’uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio registrato può essere ridotto e discontinuo, ma non può essere meramente simbolico, o riferibile a quantitativi di prodotti irrilevanti; l’impiego deve rispondere ad un ragionevole requisito di effettività, al fine di conservare la capacità di distinzione del prodotto e testimoniare una certa presenza dell’impresa produttrice o distributrice sul mercato e che sia almeno potenzialmente adatto ad incidere sulla sfera dei concorrenti.

L’onere di fornire la prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio,a carico dell’attore, deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa.