Marchio dell’Unione Europea: registrabilità e tutela dei marchi composti da numeri e provvedimenti cross border nei confronti di convenuto residente in altro Stato Membro

In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro.

Iin quest’ultimo caso la giurisdizione nazionale appare fondata sul disposto dell’art. 8, comma 1, n. 1), Reg. n. 1215/2012, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all’art. 4, comma 1, dello stesso testo normativo – un soggetto domiciliato in uno Stato Membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi sia domiciliato quando tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

La portata extraterritoriale di una pronuncia fondata sulla contraffazione di un marchio dell’Unione Europea è limitata all’ipotesi in cui occorra assicurare al marchio le funzioni sue proprie, pregiudicate dal terzo. Dunque l’efficacia del provvedimento deve essere limitata ad un unico Stato Membro (ovvero ad una parte soltanto del territorio dell’Unione) nell’ipotesi in cui il convenuto fornisca la prova che l’uso del segno in questione non è idoneo a pregiudicare o non pregiudica le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici.

In materia di marchio, è ammessa la possibilità di registrazione di tutti i segni grafici, compresi i numeri, purché abbiano un carattere distintivo in quanto non siano descrittivi del prodotto.

In ogni caso, la registrabilità di lettere e cifre come marchio non impedisce ai terzi di utilizzare gli stessi segni in funzione descrittiva, quali “strumenti di linguaggio”, in quanto siano inseriti in altre parole, numeri o elementi composti ove la lettera o la cifra non sia dotata di autonoma capacità distintiva.

Il requisito della rinomanza del marchio sussiste quando esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Per compiere tale valutazione può tenersi conto, inter alia, di elementi quali la quota di mercato detenuta dal marchio, della notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e della durata temporale della presenza del marchio sul mercato.

La valutazione in merito al rischio confusorio tra due marchi va compiuta globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, con particolare riguardo alla somiglianza dei marchi e a quella tra i prodotti o servizi designati, da valutarsi in rapporto d’interdipendenza. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa. Il rischio di confusione tra marchi è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del segno anteriore. Infatti i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà acquisita sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi in conflitto deve compiersi in modo sintetico avendo riguardo all’insieme degli elementi che costituiscono il segno. Partendo prima dalla somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei due segni in conflitto per poi pervenire ad un giudizio sintetico sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Non può ammettersi che il diritto esclusivo di marchio su un segno costituito da cifre o numeri impedisca ad altri operatori di inglobare la stessa cifra o lo stesso numero nel proprio logo, quando nel segno posteriore tale segno perda il suo carattere distintivo autonomo, non costituendo cioè il nucleo ideologico, identificativo del marchio in conflitto.