Marchi “in serie”: carattere distintivo e contraffazione

Il giudizio di confondibilità rilevante per il giudizio di novità formulato dall’EUIPO è del tutto indipendente dal giudizio di confondibilità in concreto formulato dal giudice nazionale con riferimento alla contraffazione tra i medesimi segni.

Affinché possa essere invocato l’ampliamento del carattere distintivo del singolo segno a seguito dell’utilizzo seriale o molteplice del suo nucleo concettuale – costituito da un elemento verbale – all’interno di svariati segni “fratelli” che inglobano all’interno tale medesimo nucleo, è necessaria la presenza di alcuni requisiti. Questi sono: (i) l’esistenza di almeno due marchi accomunati dallo stesso nucleo concettuale, come lo stesso elemento verbale nel caso di specie; (ii) la prova dell’uso effettivo in commercio dei marchi che costituiscono la serie; (iii) la sussistenza di un rischio di confusione derivante dalla possibilità di associazione tra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio contestato presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie; e (iv) la sussistenza di caratteristiche tali da consentire di ricollegare il marchio registrato alla serie.

Il lemma “ENA” richiama un elemento costitutivo dei denti, lo smalto, che in lingua inglese viene appunto chiamato Enamel. Pertanto, la dicitura “ENA” non è distintiva per prodotti adibiti ad uso dentale in quanto essa è costituita dal prefisso di “ENAMEL” e descrive appunto l’ambito di utilizzazione del bene, che è quello dentale.

Una domanda di accertamento della concorrenza sleale per confusione e/o per violazione dei principi delle correttezza professionale che rimandi agli stessi fatti costitutivi su cui è fondata la domanda di contraffazione non può ritenersi né generica né indeterminata.