Presupposti del litisconsorzio necessario e rinomanza del marchio. Interesse ad agire per la decadenza di un marchio nazionale e caratteri dell’uso idoneo ad evitare la decadenza

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando la situazione giuridica azionata è strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, e la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi.

Al fine di determinare il ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, occorre verificare se le domande proposte in giudizio sono volte ad ottenere un provvedimento che incida, in senso costitutivo, modificativo o estintivo, su situazioni giuridiche di contitolarità, ovvero riguardi rapporti obbligatori plurisoggettivi unici o comunque inscindibilmente connessi.

La condizione dell’interesse ad agire compete, con riguardo all’azione di decadenza di un marchio nazionale, a tutti gli operatori economici presenti nel settore cui si riferisce la privativa e a quelli che sono prossimi ad entrarci, poiché il marchio cui è diretta l’azione costituisce – in un’ottica di concorrenza anche potenziale – un ostacolo all’esercizio della loro attività.

Al fine di dimostrare tale condizione non è invece richiesta la dimostrazione di un interesse più specifico, quale la commercializzazione di prodotti specificamente interferenti con la privativa oggetto di attacco.

Al fine di provare la rinomanza del proprio marchio è sufficiente che questo sia conosciuto da una significativa parte del pubblico nazionale specializzato, entro un certo ambiente (nel caso di specie, tale prova risulta essere fornita alla luce dell’allegazione che il servizio alberghiero in oggetto “Villa d’Este”, contraddistinto dal segno litigioso, è un albergo di antica tradizione sin dalla fine dell’800, tra i più noti in Italia ed in Europa.

Esso ha inoltre vinto premi e conseguito riconoscimenti non solo nazionali; ha ospitato e ospita tuttora star di fama internazionale con grande risalto sulla stampa; ed è sede di importanti Congressi).

Con riguardo alla decadenza del marchio per non uso, alla luce della funzione distintiva del marchio e in base allo statuto di libera appropriabilità dei segni, è meritevole della tutela solo quel marchio che sia oggetto di reale interesse da parte del titolare e che, dunque, abbia raggiunto nel suo utilizzo una certa soglia di significatività attraverso una presenza reale sul mercato, idonea a radicare un collegamento del marchio rispetto al prodotto ed una seria presenza concorrenziale presso i consumatori.

L’uso di un marchio idoneo ad impedirne la decadenza deve essere un uso non meramente simbolico, ossia tale da rivelare di avere l’unico fine monopolistico di conservare il diritto senza volere affermare seriamente il marchio sul mercato, o in relazione a quantitativi di prodotto irrilevanti, o di frequenza sporadica.

L’uso di un marchio idoneo ad impedirne la decadenza può avvenire anche nelle forme dell’omaggio; non è invece necessario che esso prenda le forme della promozione pubblicitaria o che implichi uno sfruttamento economico.

L’uso di un marchio idoneo ad impedirne la decadenza deve coinvolgere il marchio come tale, ossia in funzione distintiva del segno o del prodotto.

Attesa la potenzialità espansiva del marchio celebre e la sua tutela extra-merceologica, più ampia rispetto a quello priva di tale qualità, esso non è soggetto a decadenza parziale.