Settore del cd. “packaging flessibile”: brevetti per invenzione, corretta applicazione del principio "problem-solution approach" e requisiti per la conversione in modello di utilità

Secondo il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n. 30/2005 (c.p.i.) “un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva”.

Il brevetto deve dunque fondarsi sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, “tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da tradursi in un'attività creativa che non sia esecuzione di idee già note. Il problema tecnico, peraltro, anche se non esplicitato nella descrizione, deve essere chiaramente individuabile, al fine di determinare in che cosa consista l'originalità dell'invenzione senza che sia affidato a ricostruzioni postume, che non trovino effettivo riscontro nella parte descrittiva del brevetto” (Trib. Milano sent. n. 885/2017).

La corretta applicazione del problem-solution approach prevede che:

• siano identificate l’arte nota più prossima all’invenzione e le differenze tra l’oggetto della rivendicazione indipendente e tale arte nota,
• sia individuato il problema tecnico affrontato dall’invenzione brevettata
• e sia valutato se, partendo dalla predetta arte nota e dalla considerazione del problema tecnico, il trovato oggetto della privativa sarebbe risultato ovvio per la persona esperta del ramo.

Con riguardo alla conversione del brevetto in modello di utilità ex art. 76, comma 3, c.p.i., in forza del quale “il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità”, occorre tenere presente che, secondo il disposto dell’art. 82 c.p.i., “possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”. L’art. 86 c.p.i. fa poi espresso rinvio delle disposizioni sulle invenzioni industriali anche ai modelli di utilità.

Pertanto, mentre l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore (cfr. Cass. n. 21565/2021).

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo o una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego.

Caratteristica giuridica del modello di utilità è la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore (Cass. n. 19715/2012) “mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti un incremento di efficienza o di comodità d'impiego” (Cass. n. 8510/2008).