Louboutin e la suola rossa. La saga continua e il caso si riapre davanti alla CGUE

La domanda è: può essere tutelata come marchio d’impresa una forma in combinazione con un colore? Il concetto di “forma che dà valore sostanziale al prodotto” che secondo la direttiva sui marchi comunitari ne esclude la registrabilità come marchio, può comprendere anche altre caratteristiche come il colore?

La nozione di forma che dà valore sostanziale al prodotto di cui all’articolo 3[1], paragrafo 1, lettera e), punto iii, della direttiva 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, si riferisce esclusivamente al valore intrinseco della forma, non consente di tener conto della reputazione del marchio o del suo titolare e deve essere interpretato nel senso che può applicarsi a un segno costituito dalla forma del prodotto e che rivendica la tutela per un colore specifico.

Così l’avvocato generale della Corte Europea (caso C-163/2016) ha concluso il suo parere il 27 giugno scorso nel caso relativo alla suola rossa apposta su scarpe da donna con tacco, registrato come marchio d’impresa dalla casa di moda del lusso di Louboutin, affermando inoltre che la direttiva europea sui marchi potrebbe applicarsi e tutelare una forma combinata ad un colore (in questo caso, tacchi alti e colore rosso vivo) e che il rosso di Louboutin non è né un segno di posizione né un marchio di colore, ma va qualificato come marchio di forma; si tratterebbe nella sostanza di “un marchio consistente nella forma del prodotto e nella ricerca di una protezione per un colore in relazione a quella forma”.

I fatti

Il tribunale distrettuale dell’Aia (Rechtbank Den Haag), Paesi Bassi, sospendendo la causa tra Louboutin e un concorrente che aveva impiegato la suola rossa nelle scarpe da lui commercializzate ed era stato citato da Louboutin per contraffazione, aveva chiesto alla CGUE di chiarire se il concetto di “forma” che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva sui marchi comunitari esclude la registrazione del segno come marchio d’impresa (segno che consiste esclusivamente nella forma che dà valore sostanziale al prodotto), comprendesse anche altre caratteristiche, non legate alla forma, come il colore (nel caso di specie la suola rossa della scarpa). Se la corretta interpretazione del concetto di forma che dà valore sostanziale al prodotto fosse questa, il marchio di Louboutin potrebbe ricadere nell’esclusione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iii) ed essere dichiarato nullo, al contrario, qualora si ritenesse che la nozione di «forma» non possa riferirsi ai colori di un prodotto, gli impedimenti alla registrazione di cui al menzionato articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sarebbero inapplicabili, cosicché il marchio di Louboutin sarebbe salvo.

L’avvocato generale nelle sue conclusioni ha sottolineato che per valutare correttamente il concetto di forma che “dà valore sostanziale” deve farsi riferimento al solo valore connaturato alla forma stessa indipendentemente dalla reputazione del marchio o da quella del titolare del marchio e ha precisato comunque che il marchio di Louboutin si qualifica come marchio di forma “un marchio che consiste nella forma del prodotto e che cerca di tutelare un colore rispetto a quella forma”.

Nell’ambito di tali conclusioni, dovrà pronunciarsi la CGUE; la Grande Sezione della Corte ha infatti deciso di riaprire il caso per chiarire cosa effettivamente il legislatore europeo abbia inteso con il termine “forma” nell’art. 3 della direttiva sui marchi comunitari e, con l’ordinanza del 12 ottobre 2017, ha convocato le parti per una nuova udienza che si terrà il prossimo 14 novembre.

Vedremo come andrà a finire…

[1] «1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: (…) e)      i segni costituiti esclusivamente: i)      dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii)      dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii)      dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; (…)».