Accertamento negativo di contraffazione in via d’urgenza "in risposta" ad un'opposizione. Possibile?

di Alessia Rizzoli

​In seguito al deposito di un’opposizione presso l’UIBM contro una registrazione di marchio, l’opponente - invece di ricevere una memoria difensiva - si è visto notificare un ricorso ai sensi degli artt. 700 e 669-bis e ss. c.p.c., e 120, comma 6-bis, c.p.i..

Quindi la richiedente il marchio nazionale, invece di seguire il procedimento amministrativo, ha adìto il Tribunale instaurando un’azione cautelare affinché venisse dichiarato che l’utilizzo del marchio richiesto non costituisce violazione dei marchi dell’opponente.

Si precisa che l’opponente si era limitato a presentare opposizione, senza mai contestare l’uso del marchio.

L’ordinanza della sezione specializzata del Tribunale di Bologna ha prima di tutto ritenuto necessario riscontrare l’esistenza o meno dello specifico presupposto del periculum in mora, essendo pur sempre un’iniziativa ex art. 700 c.p.c.: "la più nota giurisprudenza afferente il tema delle azioni cautelari di accertamento negativo - emesse ai sensi dell’art. 120 c.p.i. - ha ribadito anche in tale specifico ambito l’esigenza, quale autonomo presupposto della tutela richiesta in via cautelare, di un effettivo, concreto ed attuale periculum in mora".

Ha poi puntualizzato che il periculum in mora non può discendere tout court dalla situazione di "oggettiva incertezza", <<altrimenti risolvendosi nella nozione, apodittica ed inaccettabile, del "periculum in re ipsa">>, ma deve essere riconosciuto "in termini di incidenza reale e non di semplice potenzialità".

Parte ricorrente (la richiedente nel procedimento di opposizione) si era limitata ad indicare una situazione di incertezza, senza allegare un qualsiasi fatto o rischio concreto (come ad esempio l’espulsione dal mercato o la perdita di notevoli investimenti), esprimendosi in termini giudicati "troppo generici e non incisivi": <<…l’opposizione alla registrazione del marchio "Led Performance", depositata da controparte, ha un immediato ed evidente ricasco sul pacifico corso imprenditoriale di "Greenplux", che di quel marchio fa uso e che si vede pertanto esposta ad una situazione di incertezza circa eventuali pretese avversarie in relazione al proprio operato, connesso alla commercializzazione di prodotti recanti il marchio contestato …>>.

Non vi era stata alcuna intimazione da parte della titolare della privativa circa l’uso del marchio oggetto di opposizione. Quindi il ricorso è stato respinto in quanto <<nella presente vicenda non emerge quella più seria, grave ed immediata "necessità", che vale altrimenti a giustificare l’azione di accertamento negativo in via cautelare>>.

Viene escluso il danno irreversibile perché non è stata determinata la misura dell’investimento della richiedente sul marchio contestato in sede di opposizione e neppure la proporzione del relativo valore "a rischio" rispetto al complessivo giro d’affari.

Possiamo concludere che l’accertamento negativo di contraffazione in via d’urgenza non è un’azione validamente esperibile per superare quella situazione di incertezza causa da un’opposizione.

Il rigetto del ricorso in sede cautelare per mancanza del periculum in mora lascia, però, spazio alla causa ordinaria: "la connessa situazione di giuridica incertezza troverebbe il suo rimedio tipico con l’instaurazione della causa di cognizione per accertamento negativo nel merito".