Il Tribunale delle Imprese di Bologna alza l’asticella per la protezione dei marchi non registrati

di Francesco Bonini

Il 30 Novembre 2017, il Tribunale delle Imprese di Bologna ha emesso la sentenza sul caso Sid Parma/ Sid Emilia (n. 2855/2017, pubblicato il 27 Dicembre 2017). Sid Parma SRL e Sid Emilia SRL sono entrambe produttrici di registratori di cassa, bilance, macchinari ed accessori per registratori di cassa. Sono state fondate rispettivamente nel 1995 e nel 1992.

Nel Dicembre 2015, Sid Parma ha citato in giudizio Sid Emilia, richiedendo la cancellazione della registrazione del marchio SID a nome della convenuta e la declaratoria del diritto dell’attrice all’uso di SID come marchio e denominazione sociale.

Sid Emilia ha depositato istanza riconvenzionale, richiedendo la cancellazione dei marchi, registrati a nome di Sid Parma, SID PARMA e SID FARMA e una declaratoria che l’uso, da parte di Sid Parma, dei segni contenenti SID costituisse violazione dei diritti anteriori di Sid Emilia.

I segni distintivi contrapposti e in comparazione erano; il marchio non registrato SID, i marchi registrati SID PARMA, SID FARMA e SID, e i nomi a dominio www.sidparma.it e www.sidfarma.it

La corte ha accolto l’istanza di cancellazione del marchio SID della convenuta e del marchio SID FARMA dell’attrice, ma ha respinto tutte le altre istanze.

La decisione è degna di nota, perché la corte ha definito requisiti più esigenti per la costituzione di un diritto su un marchi non registrato, rispetto alla giurisprudenza precedente.

La corte ha precisato che tale diritto non deriva meramente dall’uso, sebbene in questo caso l’uso fosse rilevante e continuato.

Le prove che vengono esibite, dovrebbero dimostrare che il segno ha acquisito “rinomanza” [l’equivalente dell’inglese “recognition”], secondo l’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale italiano.

Tale prova non deve essere solo quantitativa (numero di fatture, materiale pubblicitario ecc.) ma anche qualitativa: le indagini di mercato o le pubblicazioni di settore devono confermare la “presunzione” del diritto, che deriva dall’uso.

Le parti in causa hanno mancato nel provare la “rinomanza” generata dall’uso del marchio SID e pertanto il diritto di marchio non registrato non si è potuto attivare.

D’altra parte, la corte ha riconosciuto l’uso contemporaneo, in buona fede e per lungo periodo dei segni SID PARMA e SID EMILIA.

Pertanto, la corte ha concesso la cosiddetta “convalidazione” di questi due denominazioni sociali, per analogia con la “convalidazione” prevista per i marchi registrati, tenendo conto dell’articolo 22 del Codice della Proprietà Industriale italiano.

La corte ha concluso che l’utilizzo dei segni convalidati è leale perché si è protratto simultaneamente per 20 anni, senza creare alcuna confusione per gli utilizzatori finali, che risultavano essere dei professionisti.

Al contrario, il marchio registrato SID per se, depositato 20 anni dopo la costituzione del diritto sul marchio SID EMILIA, è stato cancellato per difetto di novità, rispetto ai marchi SID PARMA e SID EMILIA.

Redazione: Avv. Francesco Bonini
Studio Bonini

Verifica: Avv. Angelica Torregiani Malaspina
Società Italiana Brevetti, Firenze

Fonte: Quest’articolo è stato pubblicato per la prima volta nell'INTA Bulletin del 1 Aprile 2018. Il copyright appartiene all’International Trademark Association, che ha permesso la traduzione (dall’inglese) e la pubblicazione su SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale, secondo quanto stabilito nelle sue direttive interne.