Le “varianti innovative” non sono sufficienti (da sole) ad attribuire carattere distintivo a un marchio di forma

di Ilaria Gargiulo

Se un marchio tridimensionale consiste nella forma del prodotto per il quale è richiesta la registrazione, la presenza di una “variante innovativa” rispetto alle forme usuali di tale prodotto non è sufficiente di per sé a dimostrare che il marchio possiede quel carattere distintivo necessario affinché possa essere validamente registrato.

E’ quanto stabilito nella sentenza del Tribunale Europeo dello scorso 16 maggio che, nel confermare la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO, ha ribadito la necessità che un marchio consenta sempre al consumatore medio – ragionevolmente informato – di distinguere il prodotto in esame rispetto a quelli di terzi.

Il marchio oggetto di causa consisteva in una sfera per massaggio terapeutico (depositato per articoli fisioterapici e strumenti di massaggio) a forma di proiettile, risultante dall’unione di più elementi di design, divisi da una fascia di colore contrastante, che creavano quarantadue angoli. La società titolare della domanda di marchio - la Triggerball GmbH - aveva sostenuto come questi elementi fossero sufficienti ad attribuire al segno un carattere innovativo rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato; circostanza negata dalla Commissione di ricorso e poi confermata dal Tribunale anche per assenza di sufficienti prove e in particolare per l’assenza di un confronto tra il marchio richiesto e le sfere per massaggi conosciute.

La sentenza conferma quanto già più volte stabilito dalla giurisprudenza in tema di esame del requisito della capacità distintiva dei marchi di forma. I criteri in base ai quali svolgere tale esame sono i medesimi previsti dalla legge per tutte le categorie di marchi, tuttavia i Giudici nazionali ed europei hanno spesso evidenziato come, in concreto, può risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma rispetto ad uno denominativo o figurativo e che non possono ritenersi sufficienti la novità o l’originalità di un segno se queste non sono decisive ai fini di apprezzarne la distintività. 

Ciò in quanto il consumatore medio non è abituato a presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione e la percezione del segno di forma può essere differente rispetto a quella di un segno tradizionale (cfr. Corte UE C-238/06). Di conseguenza, solo quando un marchio si discosta in maniera significativa dalla norma e dagli usi di settore può assolvere alla propria funzione di indicatore di origine e può quindi considerarsi dotato di capacità distintiva. La presenza di tale requisito giustifica, infatti, la concessione del diritto esclusivo di marchio quale eccezione al principio di libera concorrenza.