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1 febbraio 2019

Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: il Tribunale di Milano chiarisce i presupposti per l’esclusione del principio dell'esaurimento del marchio

di Alice Fratti

La distribuzione selettiva viene definita dall’art. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 330/2010 come quel sistema nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni oggetto del contratto solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.

Il divieto di rivendita dei prodotti a rivenditori estranei alla rete costituisce dunque la caratteristica distintiva della distribuzione selettiva, poiché attraverso di essa i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che rispondono a determinati standard di competenza professionale, il che consente al produttore di garantire uniformità del servizio nei punti vendita, gestione coordinata della logistica, formazione di personale specializzato e controllo della fase di smaltimento dei prodotti non venduti.

Il Tribunale di Milano, in due recenti giudizi cautelari aventi ad oggetto la rivendita di prodotti cosmetici da parte di rivenditori non autorizzati, ha sanzionato l’interferenza con la rete di distribuzione selettiva qualificando tale condotta in termini di contraffazione di marchio e ha confermato i presupposti che rilevano ai fini dell’esclusione del principio dell’esaurimento del marchio dopo la prima immissione in commercio.

La prima azione cautelare, promossa da L’Oreal ed Helena Rubinstein nei confronti di un rivenditore estraneo alla loro rete di distribuzione selettiva e deciso con ordinanza del 19 novembre 2018, aveva ad oggetto la rivendita di prodotti a marchio "Giorgio Armani", "Lancome", "Cacharel", "Yves Saint Laurent Beauté" e altri di cui le ricorrenti sono licenziatarie, all’interno di punti vendita della resistente e tramite il suo e-commerce. Le ricorrenti lamentavano in particolare (i) l’inoperatività del principio dell’esaurimento del marchio a causa dell’alterazione del packaging avvenuta tramite la rimozione dell’Anti-Diversion Code; (ii) la carenza del consenso all’immissione in commercio per i prodotti provenienti da importazione parallela da paesi non facenti parte dello spazio economico europeo; (iii) e la consapevole violazione del sistema di distribuzione selettiva.

Anche il secondo giudizio cautelare, promosso da Landoll, quale titolare dei marchi "Nashi" e "Nashi Argan", e deciso con ordinanza del 18 dicembre 2018, aveva ad oggetto la rivendita di prodotti cosmetici professionali a marchio della ricorrente effettuata da un rivenditore estraneo alla rete sul proprio sito internet e su una nota piattaforma di e-commerce.

Entrambe le decisioni si pongono in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che, ai fini dell’esclusione del principio dell’esaurimento, richiede la sussistenza dei seguenti presupposti: (i) che il sistema di distribuzione selettiva sia conforme alle norme antitrust; (ii) che la sua adozione sia necessaria per tutelare i prodotti contraddistinti dal marchio, il che si verifica in particolare per i prodotti di lusso; (iii) che le modalità di rivendita poste in essere dai terzi estranei alla rete siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine di lusso e prestigio che il produttore cerca di mantenere proprio attraverso l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva, o comunque che sussista un effetto confusorio circa l’esistenza di un legame commerciale tra il titolare del marchio e il rivenditore non autorizzato.

 

(i) La legittimità del sistema di distribuzione selettiva

Il primo presupposto che il titolare del marchio deve essere in grado di provare consiste nella legittimità del relativo sistema di distribuzione selettiva, ossia nella sua conformità alla normativa antitrust.

Per giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea un sistema di distribuzione selettiva deve ritenersi conforme alle regole di cui all’articolo 101 del Trattato CEE qualora la selettività sia resa necessaria da particolari esigenze tecniche, legate alle peculiarità dei prodotti commercializzati che richiedono particolari servizi di assistenza pre e post-vendita che non tutti i rivenditori sono in grado di fornire, ed anche da quella di tutelare il prestigio e la rinomanza del marchio, purché la selezione dei distributori sia fondata su "criteri oggettivi d'indole qualitativa, riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti", che siano "stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali" e "valutati in modo non discriminatorio" (CGUE, 11 dicembre 1980, C-31/80; CGUE, 13 ottobre 2011, C‑439/09).

Più di recente, in un noto caso avente ad oggetto la rivendita su una piattaforma e-commerce di prodotti cosmetici di lusso, è stato confermato che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato primariamente a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria sopra indicati (CGUE, 6 dicembre 2017, C-230/16, "Coty").

Spetta al giudice nazionale, chiamato a giudicare se sussistano «motivi legittimi» affinché il titolare del marchio possa opporsi all’ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti, verificare se i contratti di distribuzione selettiva siano conformi al diritto antitrust. In particolare, che l’accordo di distribuzione non contenga le restrizioni fondamentali di cui all'articolo all’art. 4, Regolamento (UE) n. 330/2010 (prezzo, territorio, vendite al consumatore e vendite incrociate), o che sia esentato dal regolamento di esenzione per categoria di cui all’art. 3 (quota di mercato non superiore al 30%) e che sia conforme alle tre condizioni previste per la distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi dal paragrafo 175 degli Orientamenti sulle restrizioni verticali della Commissione Europea, ossia che (i) la natura del prodotto e le sue caratteristiche siano tali da rendere necessaria l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva per conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto; (i) la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa stabiliti indistintamente, resi disponibili per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio; (iii) e che i criteri stabiliti non vadano oltre il necessario.

Entrambe le decisioni qui in commento, dopo aver esaminato i contratti di distribuzione di L’Oreal e Landoll, hanno concluso che i criteri qualitativi da essi predisposti ed utilizzati nella selezione dei soggetti autorizzati risultano del tutto coerenti con l’intento di salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti oggetto di distribuzione, sono stabiliti indistintamente, applicati in modo non discriminatorio e proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

È stato in particolare osservato che le "condizioni generali di vendita applicate da L’Oreal, in armonia con le linee guida della Commissione al regolamento UE 330/2010, specificano espressamente che i prodotti che ne costituiscono l’oggetto sono destinati ad essere commercializzati su tutto il territorio dello spazio economico europeo attraverso una rete di distributori selettivi autorizzati sulla base di criteri qualitativi che vengono analiticamente descritti … stabiliscono infatti nel dettaglio la qualità e la localizzazione dei punti vendita, le caratteristiche dell’insegna e del punto vendita e le competenze professionali minime dei rivenditori autorizzati" (ordinanza L’Oreal, p. 11). Nella medesima prospettiva, nell’ordinanza Landoll è stato anche osservato che l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva "appare finalizzato anche a garantire tramite l’accertata preparazione professionale dei soggetti autorizzati - o tramite un’adeguata attività di formazione e di specializzazione - l’utilizzazione appropriata dei prodotti in relazione alle esigenze della clientela finale così contribuendo anche sotto tale profilo all’esigenza di salvaguardare l’immagine ed il prestigio del prodotto" (ordinanza Landoll, p. 3).

 

(ii) Prodotti di lusso

Accertata l’esistenza e la liceità del sistema di distribuzione selettiva, occorre valutare se esso sia necessario per tutelare i prodotti oggetto della distribuzione, il che si verifica in particolare per i prodotti di lusso.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza comunitaria ha osservato che la qualità dei luxury goods non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso, la quale costituisce un elemento essenziale di detti prodotti affinché essi siano distinti, da parte dei consumatori, da altri prodotti simili. Un danno a tale aura di lusso può dunque compromettere la qualità stessa dei prodotti (cfr. CGUE, 6 dicembre 2017, C-230/16; CGUE, 23 aprile 2009, C‑59/08).

I prodotti di lusso, proprio in considerazione delle loro caratteristiche e della loro natura, possono richiedere l’attuazione di un sistema di distribuzione selettiva per preservarne la qualità e garantirne l’uso corretto. Tuttavia, non è stato però indicato alcun criterio per stabilire quando un prodotto possa essere ritenuto "di lusso".

Nei due casi esaminati dal Tribunale di Milano i prodotti oggetto del giudizio sono stati pacificamente ritenuti riconducibili ad una fascia di immagine di prestigio, quindi in tale sede non è stato necessario alcun approfondimento circa l’applicabilità degli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria.

Gli insegnamenti rinvenibili in Coty riguardavano specificatamente i prodotti di lusso poiché questo era l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma appare opportuno domandarsi se essi possano trovare applicazione anche in relazione a prodotti di natura diversa. Sembra infatti ragionevole ritenere che le motivazioni che giustificano la legittimità delle clausole nell’ambito della distribuzione di prodotti di lusso possano trovare applicazione anche in altre situazioni in cui sussistano le medesime esigenze di salvaguardia che legittimano l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva e l'accesso dei rivenditori a piattaforme e-commerce di terzi sia comunque idoneo a pregiudicare gli obiettivi legittimi perseguiti con la scelta di tale forma di distribuzione, come ad esempio quello di garantire una consulenza pre-vendita che consenta l’uso corretto del prodotto.

 

(iii) La sussistenza del pregiudizio

Il titolare del marchio deve poi provare che le modalità di rivendita poste in essere dal terzo estraneo alla rete siano tali da arrecare pregiudizio alla reputazione del marchio e all’immagine di lusso e prestigio che il produttore cerca di mantenere proprio attraverso l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva.

Entrambe le decisioni in commento si pongono in linea con l’orientamento particolarmente restrittivo, già più volte condiviso dal Tribunale di Milano, secondo cui la sussistenza della rete di distribuzione selettiva, quand’anche lecita ed avente ad oggetto beni di lusso, non esclude di per sé l’esaurimento delle facoltà esclusive, essendo necessaria anche l’esistenza di un pregiudizio al marchio causato dal terzo in relazione alle specifiche modalità di commercializzazione dei prodotti (cfr. Trib. Milano 13 marzo 2016).

La prova del pregiudizio costituisce senz’altro il presupposto più controverso, poiché implica una valutazione, da parte del giudice, delle specifiche modalità di vendita del terzo e delle condizioni applicate dal titolare ai suoi rivenditori autorizzati.

Sotto questo profilo, l’ordinanza L’Oreal qui in commento ha chiarito che non sarebbe comunque sufficiente dimostrare che la modalità adottate dal rivenditore estraneo alla rete siano in contrasto con gli standard qualitativi richiesti ai distributori autorizzati (quindi con le condizioni previste dai contratti di distribuzione selettiva), ma è comunque necessario accertare in concreto la sussistenza di un pregiudizio. Si legge infatti nell’ordinanza che "le modalità di vendita previste dal sistema di distribuzione selettiva L’Oréal non costituiscono parametro di liceità delle condotte della resistente. Come già chiarito da questo Tribunale, le condizioni di vendita stipulate dal titolare del diritto con i rivenditori, in quanto clausole aventi efficacia inter partes, non sono opponibili a terzi ai sensi dell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.. Le modalità di vendita cash & carry non sono ontologicamente incompatibili con il prestigio e l’aura di lusso del marchio…per giustificare un’eccezione al principio dell’esaurimento non sarebbe peraltro sufficiente il pericolo o la possibilità di un grave pregiudizio, ma occorre la sua effettiva sussistenza. Ne consegue che il pregiudizio deve risultare da specifiche circostanze di fatto e che quindi non appare sufficiente allegare l’esistenza di una particolare modalità di vendita da parte di terzi estranei alla rete, occorre bensì provare che tali modalità siano tali da arrecare, nel caso concreto, un grave pregiudizio all’aura di prestigio del marchio" (ordinanza L’Oreal, p. 12, in senso analogo ordinanza Landoll, p. 4).

Secondo il Tribunale non sarebbe dunque sufficiente dimostrare che le modalità adottate dal terzo non siano conformi a quelle imposte ai rivenditori autorizzati, ma sarebbe altresì necessario provare che esse siano effettivamente pregiudizievoli.

A tali conclusioni si potrebbe però obiettare che ciò che viene valorizzato dalla giurisprudenza comunitaria è la semplice assenza di controllo da parte del titolare del marchio nell’ambito di una vendita operata da rivenditori estranei alla rete, il che determina di per sé l’esistenza di un pregiudizio: "L’assenza di rapporto contrattuale tra il fornitore e le piattaforme terze osta…a che costui possa esigere, su una simile base, da tali piattaforme il rispetto dei requisiti qualitativi che esso ha imposto ai distributori autorizzati … una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell’ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura" (cfr. "Coty", pt. 48-49).

Sarebbe dunque ragionevole ritenere che ogni vendita che avviene al di fuori del sistema di distribuzione selettiva legittimamente creata dal titolare sia idonea a creare un pregiudizio, sia al titolare che alla sua rete di distributori autorizzati, che si impegnano a rispettare la condizioni specificatamente previste dal contratto per tutelare il prestigio e la rinomanza del marchio.

 

 


Avv. Alice Fratti - Dottore di ricerca in diritto industriale 
Studio Trevisan & Cuonzo