Aperta la consultazione sulle nuove linee guida per la concessione di licenze FRAND per brevetti essenziali 5G

di Daniele Roncarà

A seguito della pubblicazione della Comunicazione della Commissione Europea riguardante i brevetti essenziali (c.d. standard essential patent - SEP) in seno agli organismi di standardizzazione CEN e CENELEC sono stati istituiti due differenti gruppi di lavoro con lo scopo di delineare un codice di best practice per la negoziazione e la concessione di licenze su SEP.

Dopo che il primo gruppo di lavoro (WS-SEP), sostenuto da IP Europe, ha prodotto una prima bozza di Linee guida per le licenze di brevetti essenziali nell’ambito della tecnologia 5G e dell’IoT, è ora il momento del secondo gruppo di lavoro (WS-SEP2), supportato dal Deutsches Institut für Normung (DIN) e presieduto congiuntamente da Fair Standards Alliance e ACT | The App Association. Il 29 gennaio 2019 è stata infatti pubblicata dal gruppo di lavoro, ed è ora aperta alla consultazione, una bozza di linee guida su principi e procedure per negoziare licenze su SEP per le tecnologie 5G ed i dispositivi IoT.

Il documento costituisce un’utile lettura per tutti coloro che si interessano di licenze in materia di SEP e propone una serie di principi fondamentali, di cui vengono di seguito si elencano i più rilevanti:

1. Provvedimenti inibitori: i titolari di brevetti essenziali non dovrebbero poter minacciare o richiedere misure escludenti, inclusi provvedimenti inibitori, salvo il caso di circostanze eccezionali e soltanto laddove una remunerazione FRAND non possa essere ottenuta all’esito di un procedimento di merito (ad esempio laddove sussista un rischio di insolvenza dell’asserito contraffattore).
2. Disponibilità della licenza: una licenza FRAND dovrebbe essere resa accessibile a chiunque intenda implementare il relativo standard inclusi i fornitori di componentistica a monte. Inoltre, le richieste dei produttori di coinvolgere i fornitori nelle negoziazioni con i titolari dei brevetti essenziali non dovrebbero essere considerate come un indice di indisponibilità ("unwillingess") a negoziare una licenza da parte del produttore.
3. Trasparenza: i titolari di brevetti essenziali dovrebbero fornire ai potenziali licenziatari informazioni sufficienti per valutare la natura FRAND dell’offerta anche con riguardo a licenze comparabili. I titolari di SEP non dovrebbero sfruttare il loro vantaggio informativo in relazione al valore del portafoglio o a precedenti licenze e non dovrebbero strumentalizzare richieste di confidenzialità o accordi di non divulgazione per limitare la possibilità dei licenziatari di valutare il portafoglio in un’ottica FRAND (in riferimento a questo ultimo aspetto la bozza di linee guida fornisce anche una lista esemplificativa dei documenti che i titolari di brevetti essenziali dovrebbero fornire per rispettare i propri obblighi FRAND).
4. Metodologie per l’individuazione del valore FRAND del portafoglio: in linea con la posizione assunta dalla Commissione nella sua comunicazione sui brevetti essenziali, le metodologie di individuazione del valore FRAND del portafoglio non dovrebbero "includere alcun elemento derivante dalla decisione di includere la tecnologia nello standard" e dovrebbero tener conto del fenomeno del c.d. royalty stacking per fissare "un tasso aggregato ragionevole per lo standard".

Tutti i soggetti interessati potranno inviare commenti alla bozza di documento fino al 28 marzo 2019.